Sentencia Definitiva N° 341/2026

Montevideo, 13 de octubre de 2026 SENTENCIA Nº341/2026 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CONTRA ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . ACCIÓN DE NULIDAD” – Ficha Nº 654/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno , actuando como juez subrogante, la suscrita, Dra. Lucía Techera Tealdi. RESULTANDO: 1) Con fecha 24 de setiembre de 2025, compareció en autos la Dra. BB en representación de AA, demandando la nulidad de la Resolución dictada con fecha 22 de julio de 2025 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM), mediante la cual se concedió el registro de la marca “ MONOBLOCK G” (denominativa) para distinguir los productos/servicios comprendidos en la s Clases Internacionales Nº6 y 19 , por el conjunto, sin derechos privativos sobre l os términos “MONOBLOCK” y “G” (fs. 12 y ss.). 2) En su demanda relata que inicialmente, la DNPI concedió el registro de la marca con derechos exclusivos y contra dicho acto, CC interpuso recursos administrativos, sobreviniendo el acto administrativo encausado, revocando únicamente en cuanto a los derechos privativos, el cual le fue notificado personalmente con fecha 28 de julio de 2025, habiendo deducido la presente acción al amparo del art. 54 del CCA. 3) En lo medular, indica que la DNPI ya reconoció que el término “MONOBLOCK” es distintivo en su informe de fecha 11 de octubre de 2024 cuando, al referir a las otras marcas de su representada “GALA MONOBLOCK”, “PROBBA MONOBLOCK”, etc., indicó que sobre ellas ya se poseía derechos privativos, encontrándose registrados con dicho término dentro de la Clase N°19, únicamente los productos correspondientes a las marcas de la accionante. Al respecto, arguye que allí la Administración habría reconocido sus derechos adquiridos y que las expresiones no han pasado al uso general. Asimismo, refirió a la familia de marcas de las que es titular y que contienen el término “MONOBLOCK”, el que es asociado por el público en general, con tal origen empresarial, contando con gran trayectoria en el mercado. Finalmente, solicitó la citación de CC al amparo del art. 65 del CCA. 4) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede y subsanadas las observaciones , por Decreto Nº 1659/2025, se confirió el correspondiente traslado a la contraria, quien compareció a evacuarlo con fecha 7 de noviembre de 2025, bregando por la confirmación del acto , aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando citar al mismo tercero (fs. 25 y ss.). 5) En su contestación de demanda, la Administración afirma que el acto administrativo fue dictado conforme a Derecho. En particular, manifiesta que el término “MONOBLOCK” se encuentra comprendido entre las nulidades del art. 4, numerales 9, 10 y 11 de la Ley N°17.011 puesto que es utilizado por los comerciantes de la industria de la construcción para hacer referencia a una sola pieza de aluminio, hierro, madera, etc., en construcciones transportables. Indica que, en tal sentido, incluso la propia marca de la a ctora “GALA MONOBLOCK” fue concedida sin derechos privativos, oportunidad en la cual, la Administración ya puntualizó en la vulgarización del término. Finaliza citando doctrina y jurisprudencia sobre los conceptos de descriptivo, etc., a efectos de confirm ar en la necesidad de no conferir los derechos privativos mencionados. 6) Mediante Decreto Nº 2095/2025 se advirtió que ambas partes solicitaron citar al mismo tercero, haciéndose lugar a la solicitud, el que fue emplazado y compareció con fecha 5 de febrero de 2026, a contestar la demanda y deducir tercería coadyuvante con la demandada. Así, en lo medular, sostuvo que resulta claro que cuando un particular adopta una denominación genérica y descriptiva como la de autos y le agrega determinados elementos para identificar productos, se trata de un signo “débil” que debe “ compartir necesariamente con los competidores del sector…”. En este caso, la denominación “MONOBLOCK” es ampliamente utilizada en la industria para describir las características de ciert os productos lo que la hace pasible de la nulidad del art. 4. 7) Conferido el respectivo plazo, las partes ofrecieron prueba con fecha 3 y 5 de marzo de 2026, sin que comparecieran a proponer contraprueba, prueba sobre prueba, etc. Mediante Sentencia Interlocutoria N°210/2026, la magistrada subrogante de tal oportunidad, se pronunció respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 8) Por Decreto Nº1104/2026, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron la demandada y tercerista fecha 22 y 24 de junio de 2026 . Finalmente, mediante Decreto N° 1305/2026, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en esta instancia, por tratarse de un proceso susceptible de apelación ( fs. 16 vto.). Con fecha 19 de agosto de 2026, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida. 9) Se deja constancia de que, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso por Actas Nº43/2026 y 61/2026 que la suscrita actuara como subrogante de la presente Sede desde 16 de julio al 31 de agosto y desde el 21 de setiembre al 9 de octubre del 2026; en virtud de ello, y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley N°15.750, el art. 209 del CGP y el art. 183 del CCA, es que se dicta la presente providencia en tiempo y forma. CONSIDERANDO: 1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará los actos administrativos accionados, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que n o haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria ” (Tarigo, E nrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “ El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en e lla se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, A ugusto. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accion e sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que , urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal, se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de fs. 11 y ss., del Expediente Nº202 5-8-4-0000267 (A.A) el acto por el que se concedió el registro, la impugnación de CC y el acto encausado, notificado a la accionante con fecha 28 de julio de 2025 que revocó el anterior, únicamente en cuanto a la concesión de derechos privativos. La demanda fue presentada el 24 de setiembre de 2025, en tiempo hábil y al amparo del art. 54 del CCA. Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que denegó los derechos privativos con relación a los términos de la marca antes registrada por la actora. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Sentencia Interlocutoria Nº210/2026, dictada por la magistrada subrogante de dicha oportunidad, se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “determinar si la Resolución de la DNPI de fecha 22 de julio de 2025, que revocó parcialmente la Resolución de fecha 11 de abril de 2018 eliminando los derechos privativos sobre los términos MONOBLOCK y G del registro bajo Acta N° 472.167, fue dictada acorde a Derecho, o si en cambio debe ser anulada por ilegítima” y el de la prueba en determinar: “(i) si el término MONOBLOCK constituye una denominación g enérica, descriptiva o de uso necesario en relación con los productos comprendidos en las Clases Internacionales 6 y 19, en los términos de los arts. 4 numerales 9, 10 y 11 y 7 de la Ley N° 17.011; y en definitiva, (ii) si la revocación parcial de los derechos privativos fue conforme a Derecho; todo tal como surge de los actos de proposición de las partes y el tercerista a fs. 12 a 16 vto., fs. 25 a 29 y fs. 52 a 56 vto., respectivamente”. Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispu esto en el art. 166 del CCA, se resolvió , en la misma oportunidad , tener por agregados: “los antecedentes administrativos ya aportados en formato digital por la parte demandada al contestar la demanda (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit. b) del CCA), según surge de la nota de fs. 30. Asimismo, se agregan los documentos aportados por la actora con la demanda (fs. 2 a 7), conteniendo el testimonio notarial de poder (Anexo A), la Resolución de la DNPI de fecha 11 de abril de 2018 y su notifi cación (Anexo B), y la Resolución de la DNPI de fecha 22 de julio de 2025 y su notificación (Anexo C). Se admite y se agrega la prueba documental aportada por el tercerista al comparecer (fs. 34 a 51), así como la aportada en su escrito de fs. 107, la que surge de fs. 73 a 106, conteniendo testimonio notarial autorizado por la Escribana Pública DD, que comprende: búsqueda de empresas del rubro carpintería de aluminio que utilizan en forma genérica la denominación MONOBLOCK en distint os países; y copia de las resoluciones de los procesos de las marcas MONOBLOCK Actas N°317.052 y 317.109, promovidas por la actora en el año 1999 y desestimadas por la DNPI por considerarlas denominaciones descriptivas y genéricas para las Clases 6 y 19”, aclarándose que: “En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos”. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforma n el objeto del proceso , en tanto, siendo controvertibles, no fueron controvertidas (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto), siempre que se tratase de hechos personales o de terceros que pudo o debió conocer. En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, E nrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesit an ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, Luis. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "P roceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, analizados los actos de proposición de las partes, el centro de controversia radica en determinar si correspondía conferir la exclusividad requerida sobre el término “ MONOBLOCK”. Si bien se denegaron derechos privativos sobre ambos términos ( MONOBLOCK y G ), en la demanda todos los agravios se dirigen contra el primero de los términos. A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas ; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho 5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la distintividad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente , la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis y aplicación errónea de los hechos y derecho del caso, en tanto el término “MONOBLOCK” no puede ser considerado como vulgar o genérico, incluso en idioma extranjero , como para quedar incluido en los literales del art. 4 de la Ley N°17.011 y ser útil para denegar los derechos privativos requeridos. Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los m otivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia. El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de comp etencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” ( RUOCCO, Graciela y DELPPIAZO, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41 , resaltado agregado). Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la materia marcaria implica, no asiste razón a la parte actora por cuanto se comparte el análisis realizado en vía administrativa respecto al término y su inclusión en las nulidades del art. 4 antes mencionado. En efecto, en lo que refiere al marco normativo, el art. 4 de la citada Ley N°17.011 prevé que no podrán ser consideradas como marcas y, por tanto, serán absolutamente nulas : “9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios (…) 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. El numeral 12) p or su parte, establece que tampoco son registrables: “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Resulta requisito esencial de todo signo marcario su distintividad respecto de los productos o servicios de una empresa , con relación a los de otras. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas . Ello aplica para todo tipo de marcas, estén o no compuestas por más de un término, pudiéndose registrar el conjunto si éste de forma integral posee distintividad, pero reservándose la Administración la posibilidad de no conferir derechos privativos sobre algun o o todos los términos individualmente considerados, si éstos ingresan, como sucede en el caso, dentro de las prohibiciones del art. 4. Y, lo anterior, reside en un motivo muy sencillo y de toda razonabilidad: no puede permitirse que una o varias palabras que por sí solas se hayan vulgarizado, sirvan para describir las cualidades de algún tipo de producto o servicio o pertenezcan al uso general, sean “apropiadas” por el titular de una marca porque pertenecen al dominio público idiomático. A su vez, la nulidad será absoluta sin importar si la situación queda comprendida en una sola o varias de las prohibiciones del art. 4. En este caso, la Sede entiende que el término “MONOBLOCK”, a pesar de referir a una locución de un idioma extranjero, se ha vulgarizado en nuestro idioma y no puede ser apropiada por empresa alguna, sin importar si la misma distingue una característica esencial de los productos de la marca o no (lo que, incluso, también acaece en este caso, en tanto refiere a la cualidad de que el material de construcción esté en una sola pieza o bloque). Lo anterior surge acreditado de las actas de constatación aportadas por la tercerista a fs. 73 y ss., en las que se visualiza que dive rsas empresas ofertan productos denominados o descriptos con el término “MONOBLOCK” haciendo alusión, justamente, a la característica antes dicha. Véase que se ofrecen aberturas de aluminio en una sola pieza, puertas, rejas, etc., entre otras, de BLANCO & ESPINO ABERTURAS, Tienda WALUMINIO, Todo Plack. En términos trasladables a la especie y que esta decisora comparte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo analizó cómo un término que si bien no se relaciona con un producto puntual, pero aplicable a casi cualquiera, cabe dentro de las prohibiciones de la ley: “ De tal modo, “PROTEGE LO BUENO”, y su homónimo en inglés, refieren a vocablos descriptivos de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en la clase internacional N° 16, por lo que carecen del necesario requisito de distintividad” (Sentencia N°213/2026). La doctrina por su parte describe a la perfección lo que ocasionaría conceder el uso privativo en casos como el de autos: “ los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor… deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto ”, evidentemente se extraería del lenguaje al que todos podemos recurrir, una palabra de uso común (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, B de F, 2007, Pp. 45 y 48). Asimismo, la documental aportada por la actora no tiende a desvirtuar lo anterior, puesto que la concesión del registro con derechos privativos en otras jurisdicciones no tiene incidencia alguna en nuestro Derecho ni condiciona a la DNPI o a esta decisora. Tampoco se ha cuestionado en autos que la empresa sea conocida o que las marcas con las que trabaja lo sean. De hecho, por tal razón, por ya poseer marcas que fueron registradas y contienen el término, correspondía conceder ésta, pero no con derechos exclusivos, actuando razonable y coheren temente la DNPI. Por ende, tampoco se vislumbra afectación de los derechos adquiridos, perjuicios que, además, no fueron probados. Justamente, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que s e relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22, al regular la oposición de oficio de la DNPI, refiere expresamente a los derechos del consumidor. Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis marcario que viene de desarrollarse y resulta claro en este caso, que los elementos individualmente considerados que presenta la marca en vez de ser distintivos y originales, pueden tender a hacer caer al consumidor en confusión, porque no se configura la asociación de la frase con la persona jurídica que existe detrás, sino, más bien, con un término que pertenece al dominio público idiomático. En definitiva, se concluye que la Administración realizó una correcta valoración de los hechos, normas y reglas que rigen la distintividad marcaria y sus nulidades , motivó su decisión conforme surge de los A.A, aplicando la razonabilidad al caso; por ende, su decisión fue legítima. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No será admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por l o que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA SUBROGANTE DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 2°TURNO FALLA: 1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar , en el plazo de 60 días, los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio Subrogante