Sentencia Definitiva N° 340/2026

Montevideo, 13 de octubre de 2026 SENTENCIA Nº340/2026 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CONTRA ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . ACCIÓN DE NULIDAD” – Ficha Nº836/2025 y su acumulado “AA CONTRA ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD – Ficha N°837/2025” , venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno , actuando como juez subrogante, la suscrita, Dra. Lucía Techera Tealdi. RESULTANDO: 1) Con fecha 1 de diciembre de 2025, compareció en autos la Dra. BB en ambos expedientes, en representación de AA, demandando la nulidad de las Resoluciones dictadas con fecha 30 de enero de 2025 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM), mediante la s cuales se concedió el registro de la marca “ SIGNATURE SOUTH CONSULTING ” (mixta) para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases Internacionales Nº9, 35, 38 y 42, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “SIGNATURE” y “CONSULTING” (fs. 25 y ss. y 39 y ss.). 2) En su s demandas relata que los actos administrativos le fue ron notificados personalmente con fecha 4 de febrero de 2025 , habiendo interpuesto recursos de revocación y jerárquico en subsidio el día 18 de febrero. Indica que el acto conclusivo de la vía administrativa es la denegatoria ficta de los recursos operada en ambos casos y que, en consecuencia, los accionamientos se dedujeron en plazo. 3) Relata en su demanda que es proveedor líder latinoamericano que ofrece soluciones de emisión y recepción de documentos electrónicos basados en firma digital, entre los que se incluyen las facturas electrónicas. Así, en el año 2016, se asoció con CC, una em presa líder en Latinoam érica que ofrece soluciones de intercambio de documentos basados en firma digital, pasando a su ser accionista mayoritario. Sobre la marca, indica que la Administración reconoció expresamente que el término “SIGNATURE” es original al momento de concederle la marca de igual nombre a DD, otorgando derechos exclusivos, en la Clase Internacional N°35. Al respecto, indica que al momento de la solicitud, DD aún contaba con el registro, pero al no ser éste renovado en tiempo y forma, fue concedida la marca a la actora, lo que debió hacerse con derechos privativos también. Cita, con relación a la distintividad de tal término, otros antecedentes que a su criterio son similares y alega una vulneración del principio de igualdad. 4) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede, por Decretos Nº2394/2025 y 2394/2025, se confirió el correspondiente traslado a la contraria, quien compareció a evacuarlo con fecha 23 de diciembre de 2025, bregando por la confirmación del acto y aportando, a su vez, los antecedentes administrativos requeridos (fs. 48 y ss., y 43 y ss.). 5) En su contestación de demanda, la Administración afirma que el acto administrativo fue dictado conforme a Derecho. En particular, manifiesta que en la propia lista de marcas aportada por la accionante surge que el término “SIGNATURE” (“firma” en inglés) es de uso común en las Clases Internacionales N°35, 9, 38 y 42 y que , el hecho de que existan “casos donde por error la Administración no haya estable cido expresamente que el término no podía concederse con derechos privativos no incide en que no es apropiable en exclusividad” y, además, concedérselo de forma exclusiva a la actora implicaría afectar a esas otras marcas que menciona. Adicionalmente, afirma que muchas veces las marcas concedidas poseen distintividad en el conjunto pero que ello no implica que, cada término individualmente considerado, deje de ser de uso común. 6) Mediante Decretos Nº2686/2025 y 2685/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días a efectos de proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo éstas comparecido a ofrecerla (fs. 53 a 55 y 58 a 60 ). En la Ficha N°836/2025, por Decreto N°280/2025, la Sede, advertida de la existencia de ambos expedientes y de que podría configurarse el supuesto del art. 140 del CCA, confirió a las partes un plazo para pronunciarse al respecto y suspendió todas las actuaciones. 7) Mediante Sentencia Interlocutoria N°109/2026 dictada por el magistrado subrogante de tal oportunidad, se hizo lugar a la acumulación , la que se efectivizó en el expediente más antiguo . Por Decreto N°709/2026 se confirió plazo para ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba y oponerse a la prueba; no existiendo comparecencias, la Se de se pronunció respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA por Sentencia Interlocutoria N°216/2026. 8) Por Decreto Nº1126/2026, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 20 y 22 de julio de 2026. Finalmente, mediante Decreto N°1311/2026, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en esta instancia, por tratarse de un proceso susceptible de apelación ( fs. 43 ). Con fecha 19 de agosto de 2026 , las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida. 9) Se deja constancia de que, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso por ActaS Nº43/2026 y 61/2026 que la suscrita actuara como subrogante de la presente Sede desde 16 de julio al 31 de agosto y desde el 21 de setiembre al 9 de octubre del 2026; en virtud de ello, y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley N°15.750, el art. 209 del CGP y el art. 183 del CCA, es que se dicta la presente providencia en tiempo y forma. CONSIDERANDO: 1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará los actos administrativos accionados, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria ” (Tarigo, E nrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “ El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de f ondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, A ugusto. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciar se y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que , urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal, se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de fs. 51 y ss., del Expediente Nº202 5-8-4-0000306 (A.A) que las Resoluciones encausadas fueron dictadas por la DNPI con fecha 30 de enero de 2025 y notificadas a la accionante personalmente con fecha 4 de febrero de 2025 , habiendo interpuesto recursos de revocación y jerárquico en subsidio el día 18 de febrero. No existiendo pronunciamiento expreso de la Administración en ningún caso, con fecha 6 de setiembre de 2025 se configuró la denegatoria ficta. Las demandas fueron presentadas el 1 de diciembre de 2025, en tiempo hábil. Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de las decisiones que denegaron el registro de la marca con derechos privativos a la actora. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Sentencia Interlocutoria Nº216/2026, dictada en el cúmulo, por la magistrada subrogante de dicha oportunidad, se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “determinar si la Resolución de la DNPI de fecha 30 de enero de 2025, por la que se concedió el registro de la marca SIGNATURE SOUTH CONSULTING (mixta) sin derechos privativos sobre los términos SIGNAT URE y CONSULTING para las Clases Internacionales 9, 38 y 42, fue dictada acorde a Derecho, o si en cambio debe ser anulada por ilegítima” y el de la prueba en determinar: “(i) si el término SIGNATURE tiene carácter distintivo suficiente para otorgar derechos privativos en las clases involucradas, en los términos de los arts. 4 y 7 de la Ley N° 17.011; y en definitiva, (ii) si la concesión del registro sin derechos privativos sobre dicho término fue conforme a Derecho”. Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió , en la misma oportunidad , tener por: “los antecedentes administrativos ya aportados en formato digital por la parte demandada al contestar la demanda (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit. b) del CCA), según surge de la nota de fs. 55. Asimismo, se agrega la prueba documental ap ortada por la actora con la demanda (fs. 3 a 32), conteniendo: Resolución de la DNPI de fecha 30 de enero de 2025 y su notificación (Anexo B); dictamen de la DNPI por el cual se concedió el término SIGNATURE con derechos en Acta N° 457.175 (Anexo C); dicta men de la DNPI y Resolución recaída en la marca KIRKLAND SIGNATURE, Acta N° 428851, concedida a favor de Costco Wholesale con derechos privativos sobre toda la expresión para las Clases 5, 25 y 30 (Anexo D); y títulos certificados y apostillados de las mar cas SIGNATURE y variantes concedidas en las oficinas de marcas de Paraguay y Bolivia (Anexo E)”, aclarándose que: “En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento d e otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos”. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquellas cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforma n el objeto del proceso , en tanto, siendo controvertibles, no fueron controvertidas (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto), siempre que se tratase de hechos personales o de terceros que pudo o debió conocer. En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, E nrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, Luis. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los mode rnos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, analizados los actos de proposición de las partes, el centro de controversia radica en determinar si correspondía conferir la exclusividad requerida sobre el término “SIGNATURE”. Si bien se denegaron derechos privativos sobre ambos términos (SIGNATURE Y CONSULTING), en las demandas todos los agravios se dirigen contra el primero de los términos. A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas ; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho 5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la distintividad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente , la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis y aplicación errónea de los hechos y derecho del caso, en tanto el término “ SIGNATURE” no puede ser considerado como vulgar o genérico, incluso en idioma extranjero , como para quedar incluido en los literales del art. 4 de la Ley N°17.011 y ser útil para denegar los derechos privativos requeridos. Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se est á poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia . El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” ( RUOCCO, Graciela y DELPPIAZO, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Adminis tración. Montevideo. 2013. P.p. 41 , resaltado agregado). Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la materia marcaria implica, no asiste razón a la parte actora por cuanto se comparte el análisis realizado en vía administrativa respecto al término y su inclusión en las nulidades del art. 4 antes mencionado. En efecto, en lo que refiere al marco normativo, el art. 4 de la citada Ley N°17.011 prevé que no podrán ser consideradas como marcas y, por tanto, serán absolutamente nulas: “9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios (…) 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o ser vicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. El numeral 12) por su parte, establece que tampoco son registrables: “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Resulta requisito esencial de todo signo marcario su distintividad respecto de los productos o servicios de una empresa , con relación a los de otras. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas . Ello aplica para todo tipo de marcas, estén o no compuestas por más de un término, pudiéndose registrar el conjunto si éste de forma integral posee distintividad, pero reservándose la Administración la posibilidad de no conferir derechos privativos sobre alguno o todos los términos individualmente considerados, si éstos ingresan, como sucede en el caso, dentro de las prohibiciones del art. 4. Y, lo anterior, reside en un motivo muy sencillo y de toda razonabilidad: no puede permitirse que una o varias palabras que por sí solas se hayan vulgarizado, sirvan para describir las cualidades de algún tipo de producto o servicio o pertenezcan al uso general, sean “apropiadas” por el titular de una marca porque pertenecen al dominio público idiomático. A su vez, la nulidad será absoluta sin importar si la situación queda comprendida en una sola o varias de las prohibiciones del art. 4. En este caso, la Sede entiende que el término “signature”, a pesar de referir a una locución de un idioma extranjero , se ha vulgarizado en nuestro idioma y no puede ser apropiada por empresa alguna, sin importar si la misma distingue una característica esencial de los productos de la marca o no (lo que, incluso, también acaece en este caso, en tanto refiere a “firma” y la empresa, dentro de sus servicios ofrece documentos con firma digital). Lo anterior, incluso, surge de la propia descripción que se realiza en las demandas sobre el objeto de la actividad comercial de la actora. Ello determina, a criterio de esta sentenciante, que la falta de distintividad , vulgarización e inclusión en el lenguaje general de la palabra “ signature” por sí sola considerada, imposibilite la “privatización” de su uso marcario. En términos trasladables a la especie y que esta decisora c omparte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo analizó cómo un término que si bien no se relaciona con un producto puntual, pero aplicable a casi cualquiera, cabe dentro de las prohibiciones de la ley: “ De tal modo, “PROTEGE LO BUENO”, y su homónimo en inglés, refieren a vocablos descriptivos de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en la clase internacional N° 16, por lo que carecen del necesario requisito de distintividad” (Sentencia N°213/2026). La doctrina por su parte describe a la perfección lo que ocasionaría conceder el uso privativo en casos como el de autos: “ los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos produ ctos al público consumidor… deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto ”, evidentemente se extraería del lenguaje al que todos podemos recurrir, una palabra de uso común (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, B de F, 2007, Pp. 45 y 48). Asimismo, la documental aportada por la actora no tiende a desvirtuar lo anterior, puesto que la concesión del registro con derechos privativos en otras jurisdicciones no tiene incidencia alguna en nuestro Derecho ni condiciona a la DNPI o a esta decisora. Tampoco se ha cuestionado en autos que la empresa sea mundialmente conocida o que las marcas con las que trabaja lo sean. En lo que refiere a la presunta v ulneración del principio de igualdad, la DNPI no reconoce que en otros casos, haya conferido derechos privativos sobre el término. Incluso, de la documental de fs. 12 y ss., surge que se habría realizado tal análisis. Sin embargo, tres cuestiones se impone n en el caso, que no permiten trasladar tales conclusiones: (i) se trata de informes o resoluciones que datan de 6 a 8 años, tiempo en el cual perfectamente un término que al inicio no era vulgar, con el advenimiento de los documentos digitales y firma digital, puede haberse vulgarizado; (ii) privatizar ahora los términos podría incidir en las marcas antes registradas por dichos terceros y (iii) si bien se presentan tales informes o resoluciones y la DNPI parecería indicar que podría haberse tratado de un error, para entender que existió una violación al derecho de igualdad o a los derechos adquiridos o que, la Administración se excedió en sus potestades, debió haberse probado que se trata de situaciones idénticas, cuáles son los derechos “adquiridos” que ostenta la actora y cómo el cambio de criterio los afectó. Nada de ello sucede en el caso, por lo que la Sede no tiene elementos para anular las decisiones de autos. Justamente, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22, al regular la oposición de oficio de la DNPI, refiere expresamente a los derechos del consumidor. Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis marcario que viene de desarrollarse y resulta claro en este caso, que los elementos individualmente considerados que presenta la marca en vez de ser distintivos y originales, pueden tender a hacer caer al con sumidor en confusión, porque no se configura la asociación de la frase con la persona jurídica que existe detrás, sino, más bien, con un término que pertenece al dominio público idiomático. En definitiva, se concluye que la Administración realizó una correcta valoración de los hechos, normas y reglas que rigen la distintividad marcaria y sus nulidades , motivó su decisión conforme surge de los A.A, aplicando la razonabilidad al caso; por ende, su decisión fue legítima. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recompon erlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No será admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el a cto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA SUBROGANTE DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 2°TURNO FALLA: 1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administra tivo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar , en el plazo de 60 días, los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio Subrogante