Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno
Sentencia Definitiva N° 245/2026
8 de setiembre de 2026
- Ficha (IUE)
- 199/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Redactor
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Fallo: anula parcialmente
Texto de la sentencia
Montevideo, 8 de setiembre de 2026
SENTENCIA Nº245/2026
SENTENCIA DEFINITIVA
VISTOS:
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados "AA CON ESTADO –
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE
NULIDAD” - Ficha: 199/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno.
RESULTANDO:
1) Con fecha 3 de abril de 2025, compareció en autos el Sr. BB, en su calidad de socio administrador y en representación de AA., impetrando acción de nulidad contra el Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería , respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 11 de abril de 2023, mediante la cual se concedió el registro de la marca “CC” (mixta), Acta N°508.956, a favor de CC, para las clases internacionales 4, 18, 20, 29, 30, 31, 35 y 39 (fs. 3 y ss.).
2) En su demanda, relata que tal reso lución le fue notificada con fecha 17 de abril de 2023, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 27 de abril del mismo año. Señala que, con fecha 17 de diciembre de 2024 existió pronunciamiento expreso por parte de la Administración, resolución que le fuera notificada en fecha 28 de enero de
2025. Indica que, en consecuencia, el presente accionamiento se dedujo en plazo.
3) En lo particular, alega la existencia de una similitud fonética entre los términos “MEALS” y “MIL”, señalando que, si bien tienen significados conceptuales distintos, son fonéticamente idénticos. Expresa que “La pronunciación de ambas palabras es prácticam ente in distinguible, lo que genera una confundibilidad clara e innegable… El público, al oír las marcas mencionadas en medios como la radio o en cualquier otra comunicación oral, no cuenta con elementos suficientes para distinguirlas …La capacidad para disti nguirlas no depende solamente del aspecto gráfico, sino de cómo suenan…La coexistencia de ambas marcas en el mercado resulta inviable sin generar confusión significativa entre los consumidores. Es fundamental que las marcas se distingan también en el plano auditivo, lo que no sucede en este caso…el análisis de confundibilidad debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor medio, quien no examina los signos con detenimiento ni posee conocimientos técnicos…” (resaltado en el original, fs. 4 vto. y 5).
4) En tanto, arguye una deficiente motivación del acto que concede el registro de la marca de marras, al tiempo que alega una incorrecta aplicación de las pautas para el cotejo de marcas. Indica que el término “LIMITADA” no posee la suficiente distintivid ad que haga posible contrarrestar la confundibilidad entre los signos. Menciona que el tipo societario no contribuye a diferenciar una expresión de otra, entendiendo que el consumidor no otorga preponderancia al tipo social. En síntesis, sostiene que, de u n análisis detallado de las reglas establecidas a efectos de evaluar el riesgo de confusión, surge que existe una alta probabilidad de confusión entre los signos “AA” y “CC”.
5) Una vez realizado el control de rigor por parte de la Sede, y subsanadas las observaciones realizadas, mediante Decreto Nº 371/2025, se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 21 de mayo de 2025 , bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado, aportando los ant ecedentes administrativos requeridos y solicitando citar como tercero a CC (fs. 21 y ss.).
6) En su contestación de demanda, la Administración controvierte y discrepa con la actora respecto de la alegada motivación deficiente del acto.
Entiende, por el contrario, que de acuerdo a lo que surge de los antecedentes administrativos, “se realizaron tres documentos distintos en el proceso administrativo, efectuados por asesores diferentes …En los mismos se respondió a cada uno de los elementos invocados por la actora” (fs. 22 vto.).
7) Señala que las marcas no comparten el “corazón identitario”, en el entendido de que no poseen una “mot vedette” en común. Alega que las marcas “impresionan diferente”. Indica que “es evidente que el término o la partícula ‘AGRO’ es de uso común . Por lo tanto, deberán tomarse en cuenta el resto de las adiciones que confluyan a conformar el signo a la hora de considerar la distintividad… en el caso del antecedente invocado por la actora, la marca de su propiedad ‘AA LIMITADA’, se concedió sin derechos privativos sobre los términos ‘AGRO’ y ‘LIMITADA’ …En cuanto a ‘MEALS’ Y ‘MIL’ resultan distintas y distinguibles d esde el punto de vista conceptual…El resultado de los conjuntos considerados es manifiestamente diferente… En el aspecto específico de lo auditivo se debe evaluar la confundibilidad en base a la ‘normal pronunciación del consumidor medio nacional’… ‘ CC’ frente a ‘ AA LIMITADA’ resultan reconocibles en el momento de pronunciarlas o de percibirlas por el oído. La relevancia de la continuidad de la primera y el hecho de que culmine con la letra ‘S’ provocará que el énfasis recaiga sobre el comienzo diluyéndose el sonido progresivamente, pero sin pausa. En el caso de la segunda, la necesaria pausa que se produce entre las dos palabras que conforman la frase, sumado a que el primer vocablo termina con ‘L’, lo cual provoca una culminación abrupta del mismo, tratándose además de una pa rtícula ‘MIL’ que los hablantes del español pronuncian a diario por lo que resulta intuitiva, implican una vocalización completamente distinta. No corresponde desestimar en la comparación fonética la palabra ‘LIMITADA’ por conformar el conjunto efectivamente.” (resaltado en el original, fs. 23 vto. y ss.).
8) La citación de CC, en calidad de tercero, fue admitida por Sentencia Interlocutoria N° 45/2025, quien evacuó el traslado conferido (deduciendo tercería coadyuvante), compareciendo en fech a 28 de agosto de 2025 la Dra.
DD, en su representación (fs. 42 y ss.). En lo sustancial, alega que, en el procedimiento administrativo llevado a cabo, todos los actos de la Administración, concernientes a la controversia de autos, fueron dictado s conforme a Derecho, en atención a los principios rectores del procedimiento y del sistema marcario. Expresa que la Oficina de Marcas evaluó la composición de los signos en su conjunto, habiendo considerado los elementos denominativos, logotipos y la estr uctura gráfica de las marcas, determinando que las disidencias “MEALS” y “MIL” difieren claramente, generando un impacto fonético y conceptual distinto, lo cual evita la confusión entre los consumidores.
9) Mediante Decreto N°1397/2025, se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla las partes y el tercero coadyuvante, con fecha 2 y 15 de setiembre de 2025 (fs. 55 a 81 vto.).
En tanto, y subsanadas las observaciones realizadas por la Sede, por Decreto N°2123/2025, se confirió a las partes el plazo común de 5 días, sin que hayan comparecido a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc. En efecto, por Decreto N°2863/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. Dicha providencia fue recurrida por la parte actora (fs. 102), resolviéndose, mediante Decreto N°845/2026, hacer lugar al recurso de reposición interpuesto y admitir la prueba testimonial solicitada.
10) Estando en audiencia de precepto, p or Decreto N° 1177/2026, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, quienes comparecieron, a dichos efectos, con fecha 2, 3 y 10 de junio de 2026 (fs. 135 a 151 vto.).
11) Finalmente, mediante Decreto N°1467/2026, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva ya que, por tratarse de un caso susceptible de apelación (fs. 17), no correspondía la intervención del P.E.C.A.
Con fecha 27 de julio de 2026, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de dicha providencia (fs. 155).
CONSIDERANDO:
1) La Sede amparará parcialmente la demanda planteada por la parte actora y anulará parcialmente el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (TARIGO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo.
Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121).
En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya co nfigurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber l a Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronun ciamiento dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
Pues bien, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 151 y 153 del CCA.
En este sentido, de acuerdo a lo que surge de los dichos de la actora, no controvertidos por la demandada, y de Folios N°38 y ss. y 94 y ss. del Expediente Administrativo N°2024-8-4-0000385 (A.A), la Resolución encausada fue dictada por la DNPI con fecha 11 de abril de 2023, y notificada a la accionante el día 17 de abril del mismo año, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, en fecha 27 de abril de 2023.
Finalmente, con fecha 17 de diciembre de 2024 fue expresamente desestimado el recurso jerárquico, resolución que fuera notificada el día 28 de enero de
2025. El presente accionamiento fue iniciado en fecha 3 d e abril de 2025 , tempestivamente.
Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis se ubica en la ilegitimidad o legitimidad del acto mediante el cual se concedió el registro de la marca “CC” a favor de CC, que, de acuerdo a la actora, sería confundible con la suya.
3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, mediante Decreto N°2863/2025, la Sede dispuso: “…se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse se acotará al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia (art.
176 CCA).”
Así, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso en los siguientes términos: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI -MIEM) con fecha 11 de abril de 2023, mediante el cual se concedió el registro de la marca CC a favor de CC para proteger los servicios/productos de las Clases Internacionales Nº4, 18, 20, 29, 30, 31, 35 y 39; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administr ativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de Derecho.
Para ello y en particular, deberá determinarse si: (i) la motivación es insuficiente y (ii) existe un vicio en los motivos del acto por haber, la Administración, aplicado de forma errónea el análisis de confundibilidad marcario entre la marca CC y AA.” El objeto de la prueba quedó determinado en: “los extremos antes delimitados en los puntos (i) y (ii).” En la misma oportunidad, respecto a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA , se resolvió tener: “por agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en soporte electrónico, la de la parte actora que luce a fs. 2 y 13 a 16, en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA, a la acreditación de la representación y al control del voto, así como la agregada en la etapa de prueba (fs. 57 a 68) y en soporte digital (fs. 94). Asimismo, por admitida y agregada la documental ofrecida por la tercerista qu e surge de fs. 40 a 41 (acreditante de la representación) y de fs.72 a 80, aportada en la etapa de prueba”.
Frente al recurso interpuesto por la parte actora, respecto de la providencia antes referida, mediante Decreto N° 845/2026 se dispuso: “la Sede entiende que corresponde hacer lugar a la reposición interpuesta. En tal sentido, pese a que no corresponde que se advierta a la parte de su error formal (ésta tiene el deber de cumplir con la normativa) de forma previa a dictar la interlocutoria de prueba, se entiende que las normas procesales (como lo es el art. 159 del CGP) están diseñadas o existen con el fin de proteger y garantizar aquellos derechos que se hacen valer por su intermedio … habiéndose aclarado a fs.
102 para qué fueron propuestos los test igos, sí corresponde su admisión por relacionarse directamente con el objeto del proceso y de la prueba antes fijados. Por lo tanto, considerando el derecho de las partes a desplegar sus mayores fuerzas probatorias y a los derechos sustanciales que corresp onde privilegiar, la Sede hará lugar al recurso de reposición, admitiendo la testimonial con el objeto ya definido. A tales efectos, convócase a las partes a audiencia a celebrarse el día 20 de mayo a las 14 hs., para recibir la declaración de los Sres. BB y EE, quienes deberán ser citados en los domicilios indicados a fs. 70 y comparecer en esta Sede…”.
4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforma n el objeto del proceso , en tanto, siendo controvertibles, no fueron controvertidas (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto).
En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa co mo tácita…” (Tarigo, E nrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, Luis. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84).
En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025).
De acuerdo a los actos de proposición de las partes confirmados por sus alegatos, el centro de la controversia radica, únicamente , en los aspectos considerados por la Administración para realizar el análisis de tal confundibilidad y el resultado de éste, así como su motivación.
A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas ; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo.
5) Fundamentos de Derecho
5.1) Sobre el vicio en los motivos , la motivación y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente , la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de confundibilidad erróneo entre las marcas CC (mixta) para las clases 4, 18, 20, 29, 30, 31, 32, 35 y 39 y AA LIMITADA y AA (mixtas) en las clases 35 y 39, para conceder el registro de la nombrada en primer término, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones.
Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia . El motivo es el por qué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” ( RUOCCO, Graciela y DELPPIAZO, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41 , resaltado agregado).
Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la determinación de la confundibilidad marcaria implica, asiste razón a la parte actora por cuanto las marcas no presentan diferencias que permiten a sus registros, coexistir, en las clases internacionales 35 y 39.
El artículo 6 de la Ley N°17.011 prevé que: “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Es la propia “Ley de Marcas” la que releva, como criterio para admitir o rechazar el registro de una marca , la confundibilidad entre ésta y las que se encuentren inscriptas o en trámite de serlo, indicando que sus diferencias deben ser a los efectos de evitar confusiones en los consumidores.
Dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplica do, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, sin perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá.
Estos criterios guían en análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas ;
(ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto /servicio que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, J . M. Manual teórico-práctico de marcas . UM.
Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss. , y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras).
A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenoriza dos, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas";
Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”.
En la especie, entiende esta decisora que , analizando las marcas de f orma integral, sucesiva, considerando los productos/servicios que tienden a identificar (en las clases que comparten), la naturaleza de ambas y, por ende, el tipo de consumidor al que han de estar dirigidas, no se verifican diferencias suficientes para admitir su distintividad y registro.
En primer lugar , nótese que si bien ambas marcas son mixtas, los consumidores no siempre cuentan con ellas frente así a efectos de que la distintividad se basa casi exclusivamente en los logos, colores etc., que las acompañan. Ello, sin perjuicio de manifestar que también comparten el color verde (identificable con el término “AGRO”), distinguiéndose únicamente por el logo de una hoja y el color naranja y azul (el primero, presente de forma mínima en la marca de la tercerista).
En tal contexto, en segundo lugar, las marcas en cuestión, desde el punto de vista gramatical, fonético y visual son de extrema similitud, ubicándose sus diferenciales únicamente en: (i) las letras “E”, “A” y “S” que contiene la marca CC y no las de la actora y (ii) desde el punto de la pronunciación, la marca de la tercerista contiene la letra “S” al final que genera el efecto de “continuación” en la pronunciación, propia del inglés.
Incluso, si bien existen tres letras diferentes, tal di ferencia se ve amalgamada porque, como se indicó, los consumidores no cuentan siempre con las marcas frente así para verlas y dada la pronunciación de la letra “E” en este caso, parecería auditivamente como una letra “I” tal como contiene la marca de la actora.
Asimismo, no se comparte el argumento de la demandada respecto al rol que jugaría la palabra “LIMITADA” en el análisis de confundibilidad. Si bien es cierto que una de las marcas de la parte actora contiene tal palabra, lo cierto es que los consumido res no tienen por qué poseer los conocimientos necesarios para distinguir si ello forma parte de la marca en sí misma o refiere al tipo societario del titular detrás de ella. Por ende, no ostenta la relevancia suficiente para sustentar la coexistencia de ambos registros.
Adicionalmente, la demandada indica que dentro de las propias marcas, la raíz común sería “AGRO”, poniendo el foco de la distintividad en las letras diferentes antes mencionadas y la pronunciación de ambas palabras. Pues bien, esta decisora entiende que, justamente, tal raíz común, hace que las pocas diferentes existentes desde el punto de vista visual y fonético, no sean determinantes para admitir ambos registros.
De la mano con ello, aún cuando no corresponde separar o dividir las marcas para su análisis si, siguiendo este argumento, considerá ramos al término “AGRO” como una especie de “ mot vedette” de las marcas, ello implicaría, coma ha dicho el Tribunal , citando a la doctrina, que : “Como explican BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ocurre a veces que los elementos integrantes del conjunto so n de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre él toda la atención que debiera merecer el signo completo. En estos casos excepcionales es el elemento protagónico el que debe ser confrontado; ésta es la teoría denominada del mot vedette, que con mayor justeza podría llamarse del élément vedette (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, 2003, p. 48)” (Sentencia Nº319/2025).
En tercer lugar, cabe aclarar que, todo lo que viene de decirse aplica, a criterio de esta magistrada a las clases que comparten las marcas (35 y 39), considerando que, además, las mismas no están asociadas a un tipo de consumidor selectivo ya que refieren a servicios de publicidad, gestión, organización, transporte, almacenamiento, etc.
Sin embargo, el registro de la marca “ CC” de la tercerista fue también concedido para las clases 4, 18, 20, 30 y 31 que refiere, en lo medular, a aceites de uso industrial, cuero, ciertos muebles, productos alimenticios de origen vegetal, de la tierra, el mar, no procesados para su consumo y similares.
Por ende, de la mera mención surge la diferencia diametral entre ambos grupos de clases internacional es que ameritan a la Sede entender que la confusión antes referida puede darse en las clases que comparten y no en las demás.
En cuarto lugar, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011 . Ésta, en su artículo 22, al regular la oposición de oficio de la DNPI, refiere expresamente a los derechos del consumidor.
Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de confiabilidad marcaria que viene de desarrollarse. Sin embargo, también hace a la defensa del consumidor percibir que cuantas más marcas existan y sean registradas (siempre que superen, por supuesto, lo s escollos antes valorados) mayor será la competencia marcaria, lo cual, resulta beneficioso para quienes las consuman. Por esta razón, se entiende que la anulación debe ser parcial y no total.
Tan es así que, existe una clara conexión entre las normas que defensa del consumidor (como esta) y las de defensa de la competencia, puesto que la aplicación de las unas, supone la mayor efectividad de las otras en tanto protegen el mismo bien jurídico. Así, PINTO sostiene que: “ En la normativa uruguaya, el Artículo 1º de la Ley Nº18.159 establece que la misma tiene por objeto “fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia… Resulta con absoluta claridad que en Uruguay el bien jurídico tut elado es el bienestar de los consumidores y usuarios actuales y futuros ” (PINTO, X. Contratación pública y libre competencia. FCU. Montevideo. 2023. P.p. 49).
En quinto lugar, se entiende que si bien la motivación acarrea los errores de los motivos que vienen de verse (por ser ésta, la explicitación de los mismos en el acto o en sus antecedentes), no es insuficiente, surgiendo de forma clara las razones de la concesión del registro de los A.A, aún cuando no se compartan.
Finalmente, cabe mencionar que en tanto, en la especie, se entiende que es perfectamente divisible el acto en tanto son diversas las clases en cuestión , procede su anulación parcial.
6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No será admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es parcialmente ilegítimo, pero refiriendo la anulación a una cuestión que excede lo formal (motivos), no corresponde admitir recomposición alguna.
Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada,
LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO
DE 1°TURNO
FALLA:
1) Ampárase parcialmente la demanda instaurada y en su mérito, anúlase parcialmente el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica.
2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil).
3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025).
4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital.
5) Oportunamente, archívese.
Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1°Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).