Sentencia Definitiva N° 167/2026

Montevideo, 28 de setiembre de 2026 SENTENCIA DEFINITIV A Nº 167/2026 VISTOS: Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ AACONTRA ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 156/2026) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 3º Turno, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar. RESULTANDO: 1) Que, con fecha 19 de marzo de 2026, se present ó la AA, debidamente representada por la Dra. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Encargada del área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas de la Dir ección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) el 16 de junio de 2025 en el Expediente N° 571657, por la cual la Administración actuante concedió el registro de la marca “ DULCE DE LECHE MANJAR ” ( mixta) sin derechos privativos sobre los términos que la c omponen, para distinguir productos y servicios en las Clases Internacionales 29 y 30 (fs. 3). En su demanda (fs. 9 y ss.), la actora argument ó la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad. Expresó que la solicitud no tuvo ninguna oposición de la Oficina ni de ningún tercero (fs. 10). S eñaló que los motivos en los que se sustentó la decisión fueron erróneos y que la Resolución fue contraria a la normativa vigente (fs. 9 vto.), en especial por cuanto debió haberse otorgado derechos privativos sobre el término “MANJAR” (fs. 10). En efecto, si bien la expresión “DULCE DE LECHE ” es una denominación genérica o descriptiv a, esto no ocurre con el término “MANJAR” (fs. 11). En tal sentido, argumentó que “MANJAR” no es un término genérico ni usual para distinguir los productos de las Clases 29 y 20, sino que tiene distintividad y originalidad suficiente para otorgarse con derechos privativos (fs. 11 vto. y 12 y 12 vto.). Esto, además, es contrario a « la práctica reg istral de la propia Administración» (fs. 11), y a la teoría de los actos propios (fs. 12 vto.), y enumera distintas marcas registradas por AA, con derechos exclusivos sobre el término manjar: MANJAR DEL CIELO y MANJAR BLANCO (fs. 12 y 12 vto.). Finalmente, alegó la posibilidad de confusión, dilución del signo y potencial aprovechamiento indebido del prestigio de AA; que puedan hacer terceros que utilicen la marca “MANJAR” (fs. 13), siendo AA una marca de notorio prestigio en el mercado (fs. 13 vto. a 14). 2) Conferido traslado por Decreto Nº 1 61/2026, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM), con fecha 29 de abril de 2026, (fs. 2 7 y ss.), representad o por el Dr. CC, defendiendo el acto impugnado. En tal sentido, sostuvo, en primer lugar, que la marca “DULCE DE LECHE MANJAR” tiene en su conjunto la originalidad y distintividad suficiente, pero no así los términos que lo componen : “DULCE DE LECHE” y “MANJAR” (fs. 28). Ambos términos pueden ser utilizados por terceros, quedando dentro de los « supuestos normativos de excepciones previstas en la Ley de Marcas, artículo 4 numerales 9, 10 y 11» (fs. 28). Por tanto, expresó que no hay contradicción alguna entre otorgar el registro de la marca en conjunto, pe ro sin derecho s de uso privativos sobre los términos que la componen (fs. 28 vto.). Así, tanto “DULCE DE LECHE” como “MANJAR” han pasado al uso general sin fantasía, novedad y ni distintividad conforme el numeral 11, así como son designaciones usualmente e mpleadas para indicar la naturaleza del producto (fs. 29). En cuanto al alegado quiebre con el acto propio, refirió que el «derecho marcario es dinámico » habiendo pasado el término “MANJAR” al uso general (fs. 29 vto). Finalmente, señaló que, sobre la co nfusión alegada, no es tal, dado que AA tiene el registro del conjunto marcario para la Clase 29 y 30, y «nada impide por ejemplo que una empresa inscriba separadamente los términos para distinta clase internacional» (fs. 30). 3) Con fecha 30 de abril de 202 6, por Decreto Nº 293/2026 se inició la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó la parte actora (fs. 43 y ss. ) y ofreció prueba documental, los Antecedentes Administrativos y las resultancias de autos. Mientras que la parte demandada (fs. 45) ofreció los Antecedentes Administrativos y las resultancias de autos. Por Decreto Nº 369/2026 de fecha 14 de mayo de 202 6, se confirió plazo para que las partes ofrecieran contraprueba o prueba sobre prueba, sin presentación de las partes (fs. 49). Por Sentencia Interlocutoria N° 59/2026 del 17 de julio de 2026 se resolvió sobre los medios probatorios oportunamente ofrecidos (art. 166 del CCA). Con fecha 11 de agosto de 2026 (fs. 61 y ss.) y 7 de agosto de 2026 (fs. 59 y ss.), respectivamente, alegaron las partes. 4) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 27 de agosto de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA. CONSIDERANDO: 1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, confirmará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción. La acción de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el 16 de junio de 2025 en el Expediente N° 5716 57, por la cual la Administración actuante concedió el registro de la marca “DULCE DE LECHE MANJAR” (mixta) sin derechos privativos sobre los términos que la componen p ara distinguir productos y servicios en las Clases Internacionales 29 y 30 (fs. 3). Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los requisitos de admisibilidad respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto: (a) El acto administrativo contra el cual se acciona es definitivo, esto es, que a su respecto se ha agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que correspondan y que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta. En el caso, surge de los dichos de las partes y de los Antecedentes Administrativos que la Resolución fue notificada personalmente a la actora el 17 de junio de 2025 (según se consigna en los escritos de ambas partes, fs. 9 vto. y 2 7 vto), interponiéndose los recursos de revocación y jerárquico en subsidio con fecha 30 de junio de 2025 (fs. 15 a 22. de los AA, la fecha se consigna en los escritos de ambas partes, fs. 9 vto y 27 vto.). No existió pronunciamiento expreso de la Administración sobre la recurrencia. En consecuencia, operó la denegatoria ficta sobre los recursos interpuestos el día 16 de enero de 2026, quedando así agotada la vía administrativa. (b) Que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo, esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y que no hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA. En el caso, la demanda de nulidad fue presentada con fecha 19 de marzo de 2026, de forma tempestiva (fs. 9 y ss.). (c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto. En ese sentido, el objeto de esta litis es la declaración de nulidad de un acto administrativo que delimitó el alcance del registro marcario solicitado por la propia accionante, por lo que se cumple también con este requisito. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Antecedentes Administrativos. Tal como puede apreciarse de los actos de proposición de las partes y la Sentencia Interlocutoria N° 59/2026, el objeto principal se fijó en determinar «si corresponde o no disponer la nulidad de la Resolución dictada por la Encargada del área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2025 en el Expediente N° 571657 , por la cual la Administración actuante concedió el registro de la marca “DULCE DE LECHE MANJAR” (mixta) sin derechos privativos sobre los términos que la componen para distinguir productos y servicios en las Clases Internacionales 29 y 30 (fs. 3)». En tal sentido, el objeto de la prueba se fijó en: « si la Resolución referida es o no ilegitima en cuanto a: (i) si existió violación a la regla de derecho por no conceder derechos privativos sobre el término “MANJAR”; (ii) si existió una violación a los actos propios de la Administración, ya que otorgó previamente derechos privativos sobre el término “MANJAR”; y (iii) si la falta de derechos privativos puede generar confusión marcaria, dilución del signo y aprovechamiento indebido del prestigio de AA por terceros; todo tal como surge de los actos de proposición de las partes a fs. 9 y ss. y 27 y ss., respectivamente». De los Antecedentes Administrativos surge lo siguiente: (i) Con fecha 26 de febrero de 2025, la actora solicitó ante la DNPI el registro de la marca mixta “DULCE DE LECHE MANJAR” (Acta N° 571.657), para distinguir productos de las Clases Internacionales 29 y 30, en ambos casos personalizadas como « dulce de leche », reivindicando los colores « Pantone 200 C, 144 C y negro » y derechos « sobre todos los elementos que conforman la marca» (fs. 1 y 2 de los AA). El signo sol icitado se integra por tres elementos gráficamente diferenciados: la expresión “DULCE DE LECHE”, en caracteres de menor tamaño dispuestos en arco en la parte superior; el vocablo “Manjar”, en caracteres de mayor tamaño y color rojo, inscripto dentro de un óvalo de contorno anaranjado; y la figura de una vaca blanca con manchas negras y detalles anaranjados (fs. 2 y 10 de los AA). (ii) El Informe de Antecedentes MA/2025/34641, de 15 de mayo de 2025, relevó en las Clases 29 y 30 la existencia de diversos regi stros de terceros integrados por la expresión “DULCE DE LECHE”, entre ellos: “DULCE DE LECHE SER” ( DD.), “DULCE DE LECHE LA PAILA PREMIUM” (EE.), “EL DULCE DE LECHE DEL GEOPARQUE” ( FF.), “MIA DULCE DE LECHE”, “DULCE DE LECHE MUNCHI’S” y “MUNCHI’S DULCE DE LECHE” ( GG.), “LOS NIETITOS DULCE DE LECHE” (HH.) y “SANCOR DULCE DE LECHE” (II). Asimismo, relevó múltiples marcas mixtas de terceros que emplean l a figura de una vaca como elemento gráfico, tales como “EL ALEMAN”, “NOMOO PLANT -BASED”, “LA ESKISITA” y “LOS NIETITOS”, entre otras (fs. 4 a 7 de los AA). El Informe no relevó registros integrados por el vocablo “MANJAR”. (iii) Por Vista MA/2025/35835 de 21 de mayo de 2025, conferida al amparo del art. 8 del Decreto N° 34/999, la Oficina observó que el dulce de leche no se encuentra comprendido en la Clase 29 sino en la Clase 30, y sugirió ajustar el detalle de aquella a « productos lácteos» (fs. 8 de los AA). La actora evacuó la vista el 4 de junio de 2025, adjuntando nuevas descripciones: Clase 29, « productos lácteos»; Clase 30, « dulce de leche » (fs. 9 a 11 de los AA). (iv) El Informe de concesión MA/2025/40671, de 10 de junio de 2025, constató el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 17.011 y que la solicitud no estaba comprendida en las nulidades de los arts. 4 y 5, sugiriendo «conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011». En cuanto a los términos individualmente considerados, expresó que «Los términos DULCE DE LECHE MANJAR se consideran carentes de fantasía, descriptivos de la naturaleza y de las características cualidades o atributo de los productos a prot eger»; que « DULCE DE LECHE es un producto lácteo que puede ser consumido o comercializado como un producto por si mismo o como acompañante, complemento o relleno de otros productos de pastelería o repostería »; y que « MANJAR significa comida exquisita de ac uerdo a la RAE describiendo un atributo o característica del mismo». Agregó que «En clase 29 tenemos los productos lacteos que pueden ser complementados o saborizados con dulce de leche » y que «En clase 30 tenemos el dulce de leche» (fs. 12 de los AA). Finalmente, encuadró los términos en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la Ley N° 17.011, por tratarse de denominaciones que expresan cualidades o atributos de los productos, que indican su naturaleza, género o especie, y que han pasado al uso general sin presentar características de novedad, especialidad o distintividad (fs. 13 de los AA). (v) Sobre esa base, se dictó la Resolución impugnada (MA/2025/40672), que concedió el registro de la marca “DULCE DE LECHE MANJAR” (mixta) para distinguir los produc tos de las Clases 29 (personalizada: productos lácteos) y 30 (personalizada: dulce de leche), «por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011» (fs. 14 de los AA). (vi) Contra dicha Resolución, la ac tora interpuso recursos de revocación y jerárquico en subsidio, « únicamente por cuanto la misma fue concedida, pero sin derechos privativos sobre el término “MANJAR” » (fs. 16 de los AA). Como se señaló, la recurrencia no obtuvo resolución expresa. (vii) Co n fecha 24 de abril de 2026, los antecedentes fueron remitidos a la Asesoría del MIEM a los efectos de su agregación a estos autos (fs. 23 de los AA). 4) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes. De lo antes analizado, puede concluirse que no existe controversia fáctica relevante: no se discute el signo solicitado, los productos que pretende distinguir, ni el tenor del acto y de los informes que le sirvieron de fundamento. La cuestión es sustancialmente de derecho : determinar si el vocablo “MANJAR”, individualmente considerado y en relación con los productos de las Clases 29 y 30 personalizadas, se encuentra o no comprendido en las prohibiciones del art. 4 de la Ley N° 17.011, con la consecuencia prevista en su art. 7. 4.1) El marco normativo aplicable: distintividad, prohibiciones absolutas y conjunto marcario. El art. 1 de la Ley N° 17.011 define la marca como « todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra». La aptitud o fuerza distintiva constituye, pues, el requisito esencial y la razón de ser de todo signo marcario. En consonancia con ello, el art. 4 de la misma ley dispone que no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta, entre otros supuestos: « 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios »; « 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen »; y « 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad». Ahora bien, el propio legislador previó una solución específica para los conjuntos marcarios que incluyen signos alcanzados por tales prohibiciones. El art. 7 establece que « Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos». A su vez, el art. 8 contempla la vía de la adquisición sobrevenida de distintividad: cuando una palabra o conjunto de palabras comprendidas en dichas prohibiciones « hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa per sona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios». El fundamento de este régimen ha sido explicado con claridad por la doctrina nacional. Como enseñan MERLINSKY y SALA VERRY , la ley prohíbe el registro exclusivo de vocablos que pueden aplicarse «con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar», ya que tales denominaciones no permiten diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, « por lo cual no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, uso monopólico » (MERLINSKY , Ricardo y SALA VERRY , Lucía, Las Marcas en el Uruguay . Ed. Carlos Álvarez, 2000, p. 37). En igual sentido, señala BUGALLO que la inclusión en una marca de términos descriptivos, usuales o carentes de novedad « no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello » (BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual. FCU, 2007, p. 154). Subyace a est as disposiciones un interés general claro: « el otorgamiento sin derechos privativos sobre elementos genéricos o de uso común responde a la necesidad de preservar el dominio público marcario, evitando que un operador económico monopolice expresiones que deb en permanecer disponibles para todos los competidores » (Sent. 146/2026 dictada por este Sentenciante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno). Como precisa CHIJANE, entonces, el análisis de la distintividad a los efectos de disponer o no los eventuales derechos privativos, debe realizarse en dos planos, « el objetivo, considerándose las cualidades intrínsecas del signo y los productos que se pretenden distinguir, y el subjetivo, teniendo presente la percepción y consecuente significaci ón que el consumidor le atribuirá a dicho signo», por lo que el examen « no puede realizarse in abstracto, sino que debe, necesariamente, efectuarse in concreto» (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas. Reus - B de F, 2007, pp. 45-46). Antes de ingresar al análi sis, corresponde descartar que en el caso se haya incurrido en un desmembramiento artificial del signo, supuesto que ha sido considerado ilegítimo en otras oportunidades. En efecto, en la Sentencia N° 239/2026 del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulator io de 2° Turno (marca “PAYPAL”), se concluyó que la Administración había descompuesto ilegítimamente un núcleo marcario unitario en los vocablos “PAY” y “PAL”, «alterando así el objeto mismo de la solicitud registral y sustituyendo el signo efectivamente pedido por otro distinto, artificialmente reconstruido». Idéntico criterio sostuvo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto de “PEDIDOSYA” (Sentencias N° 116/2025 y 293/2025) y de “VETPLUS” (Sentencia N° 507/2024). La situación de autos es sust ancialmente diversa. Aquí no existe un término único, fusionado, cuya unidad fonética y gráfica la Administración haya quebrado: el signo solicitado presenta, por decisión de la propia solicitante, dos expresiones separadas y gráficamente diferenciadas (“D ULCE DE LECHE”, en caracteres menores y en arco; “Manjar”, en caracteres mayores dentro de un óvalo), acompañadas de un elemento figurativo autónomo (fs. 2 y 10 de los AA). Es la propia configuración del signo, y no una reconstrucción administrativa, la qu e exhibe sus componentes como elementos distintos. Tanto es así que la actora misma los analiza por separado, admitiendo que “DULCE DE LECHE” es una denominación genérica o descriptiva y reclamando derechos privativos solo respecto de “MANJAR” (fs. 11). Por lo demás, la Administración no sustituyó el juicio de conjunto por un examen atomizado: concedió el registro del conjunto , y se limitó a negar derechos privativos sobre sus componentes aisladamente considerados, que es precisamente el doble juicio (sobre el conjunto y sobre sus elementos) que el art. 7 de la Ley N° 17.011 impone formular. 4.2) Sobre la expresión “DULCE DE LECHE”. La exclusión de derechos privativos sobre la expresión “DULCE DE LECHE” no fue controvertida por la actora, que reconoce su car ácter genérico o descriptivo (fs. 11), por lo que no requiere mayor desarrollo. Se trata del nombre necesario del producto que se pretende distinguir en la Clase 30 (numeral 10 del art. 4 de la Ley N° 17.011) y, respecto de los productos lácteos de la Clas e 29, de una denominación que expresa una cualidad o atributo de éstos (su sabor, ingrediente o complemento), comprendida en el numeral 9. El propio Informe de Antecedentes da cuenta, además, de que la expresión integra numerosos registros de terceros en ambas clases (fs. 4 a 6 de los AA), lo que confirma, en los hechos, que se trata de un elemento de uso común en el sector. 4.3) Sobre el vocablo “MANJAR”: su carácter laudatorio y usual en relación con los productos protegidos. En cuanto a l vocablo “MANJAR” , debe señalarse, inicialmente, que no es una creación de la accionante ni un término inventado: es una voz del idioma español de uso corriente. El Diccionario de la Lengua Española le asigna, como primeras acepciones, las de «comestible (género de alimento)» y «comida exquisita» (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española , 23ª ed., voz “manjar”, disponible en dle.rae.es/manjar), siendo esta última la que consignó el informe técnico que sirvió de motivación al acto (fs. 12 de los AA). Examinadas en concreto, con relación a productos lácteos y al dulce de leche de la actora , ambas acepciones conducen a la misma conclusión. En su primera acepción, “manjar” designa genéricamente al alimento mismo, esto es, el género al que pertenecen los p roductos que se pretende distinguir (numeral 10 del art. 4). En su segunda acepción, la palabra califica al alimento como exquisito: expresa una cualidad que se predica del producto (numeral 9 del art. 4). En ninguno de los dos sentidos el vocablo indica a l consumidor quién elaboró el producto; en el primero le dice qué es, y en el segundo, cuán bueno se pretende que es. Se está, en este último sentido, ante lo que se conoce como un término laudatorio o elogioso. Y tales términos, por definición, no pueden ser objeto de apropiación exclusiva: cualquier productor de dulce de leche o de productos lácteos debe poder presentar el suyo como un “manjar” (del mismo modo que puede calificarlo de “exquisito”, “delicioso” o “de primera”), sin quedar expuesto a la opos ición de un competidor que haya obtenido el monopolio de la palabra. CHIJANE agrega que «deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor » (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, Reus - B de F, 2007, 2007, pp. 45 y 48). Resulta ilustrativo, en este punto, que la actora invoque en su favor la definición de OTAMENDI, en la recurrencia, según la cual « El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar… » (fs. 17 y 18 de los AA). La cita, sin embargo, se interrumpe allí donde el autor precisa el alcance de la regla: el signo que se confunde con aquello que va a identificar es aquel « que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características» (OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas. Abeledo Perrot, 2002, p p. 10 6-107). “MANJAR”, respecto de un dulce de leche, es exactamente eso: el nombre de una de sus características (su exquisitez) o, incluso, del género al que pertenece. En el plano subjetivo (esto es, la percepción del consumidor ), el consumidor medio de productos lácteos y de dulce de leche que observa el vocablo “Manjar” sobre un env ase percibe una afirmación sobre la calidad del producto, y no una indicación de su origen empresarial. La función identificadora del origen la cumplen, en el signo concedido, el conjunto y sus elementos figurativos y cromáticos, que es lo que el acto protegió. A mayor abundamiento, en el específico ámbito del dulce de leche, el vocablo se aproxima todavía más a la designación del producto mismo. El Diccionario de la Lengua Española registra la locución “manjar blanco” con la acepción de « dulce de leche », marcada como propia de El Salvador, Panamá y Perú (voz “manjar”, cit.); y es un hecho notorio que en la República de Chile el término “manjar”, a secas, es la denominación usual del dulce de leche. Es decir que, en una parte relevante del ámbito hispanohablante de la región, “manjar” no es solo un elogio del producto, sino su nombre común; supuesto que encuadra con toda nitidez en el numeral 10 del art. 4, también invocado por el informe que sirvió de motivación al acto (fs. 13 de los AA). La ausencia de registros u oposición de terceros integrados por el vocablo “MANJAR” (fs. 4 a 7 de los AA), no afecta la solución dada por la Administración. Ello por cuanto l a registrabilidad de un signo a la luz de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 no depende de que o tros operadores lo hayan registrado previamente, sino de su aptitud intrínseca para distinguir y del interés general en que permanezca disponible. Lo que la ley tutela no es solo el uso actual del término por los competidores, sino su disponibilidad futura. Del mismo modo, la oposición es una facultad que la ley confiere a los terceros para aportar al procedimiento elementos de juicio que la Oficina pudiera no haber considerado, a menudo vinculados con sus propios derechos, pero no es presupuesto ni límite del examen de fondo. En consecuencia, los motivos en que se fundó el acto existen y son, jurídicamente, como la Administración los apreció. Como enseña CAJARVILLE, « presupuesto del dictado de un acto administrativo, es el concreto acaecimiento del supues to de hecho al cual aquella norma atributiva de competencia imputa abstractamente, como consecuencia jurídica, el dictado del acto de que se trate », de manera que solo « si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivos del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos» (CAJARVILLE, Juan Pablo, Sobre Derecho Administrativo. T. II. F.C.U, 2007, pp. 34 y 35). Nada de ello ocurre en el caso: el vocablo “MANJAR” significa lo que el informe técnico dijo que significa, y esa significación lo ubica dentro de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la Ley N° 17.011. 4.4) Sobre la pretendida fantasía del vocablo y la interpretación “estricta” del art. 4 de la Ley N° 17.011. La actora sostiene que el término, aun con significado propio, sería de fantasía, no siendo necesario que sea un “extraño vocablo” A juicio de la Sede, no le asiste razón en el caso concreto. “Manjar” es, respecto de un alimento, una denominación vul gar de sus cualidades, y en parte de la región, como se vio, el nombre mismo del dulce de leche. No se trata de un vocablo que “evoque” el producto a través de un esfuerzo imaginativo del consumidor, sino de uno que lo califica en forma directa e inmediata. La distinción entre el signo evocativo (registrable) y el descriptivo o laudatorio (no apropiable) reside, precisamente, en que el primero exige un paso mental para vincular el signo con el producto, mientras que el segundo lo describe o lo elogia sin me diación alguna. Aplicado a una comida, “manjar” no requiere ningún paso intermedio. Se comparte la prem isa de la que parte: la fantasía marcaria no exige crear un vocablo nuevo, y una palabra de uso corriente puede perfectamente constituir una marca de fan tasía. Pero a esa premisa le falta el final: dado que la fantasía no se mide por la novedad del vocablo en el idioma, se debe medir por la relación entre el vocablo y el producto que se pretende distinguir. Una palabra común es de fantasía cuando se la aplica arbitrariamente a productos con los que no guarda vínculo semántico alguno: su significado corriente no dice nada sobre ellos, y por eso el consumidor la percibe como indicac ión de origen. La misma palabra deja de serlo cuando se la aplica, precisamente, al producto que su significado corriente nombra, describe o elogia. La fantasía, en suma, no es una cualidad de la palabra en abstracto, sino de su uso en relación con determinados productos; y es por eso que el examen, como se dijo, debe efectuarse en concreto. Es exactamente lo que resulta de la cita de BOSIO invocada por la actora (fs. 13), que no se limita a afirmar que la fantasía no requiere una creación imaginativa, sino que acto seguido fija su límite: la denominación de fantasía no puede ser la «denominación vulgar» ni «el nombre necesario del producto» (fs. 18 de los AA). “MANJAR”, aplicado a un dulce de leche o a un producto lácteo, cae dentro de ese límite: es la den ominación vulgar con que el idioma califica a una comida como exquisita, y en parte de la región, el nombre mismo del producto. Por ello, y en igual sentido, la fantasía ha sido definida por la doctrina nacional como « el atributo de originalidad de la marc a, ya sea por su inexistencia anterior o, por la ausencia de relación y, por ende, peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger» (MERLINSKY , Ricardo y SALA VERRY , Lucía, Las Marcas en el Uruguay , cit., p. 23). En el caso no se verifica ninguna de las dos hipótesis: el vocablo existía con anterioridad en el idioma, y guarda con los productos protegidos una relación directa, no ya remota ni peculiar. Por último, la actora sostiene que los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 configura n « casos de excepción » que deben aplicarse en forma estricta, y que su aplicación al caso importaría una interpretación «excesivamente rigurosa» (fs. 17, 18, 19 y 22 de los AA). El argumento invierte la lógica del sistema. El art. 4 no consagra excepciones a un derecho general de apropiarse de las palabras del idioma, sino que da el contorno (negativo) el concepto mismo de marca definido en el art. 1, sancionando con nulidad absoluta el registro de signos que carecen de aptitud distintiva. La regla es la libre disponibilidad del lenguaje común; lo que requiere justificación es el derecho exclusivo, no su negativa. Pero, además, no puede calificarse de excesivamente rigurosa una solución que el propio legislador moderó. La ley no impidió a la actora incluir el vocablo en su marca: el art. 7 le permitió hacerlo, y el acto le concedió el registro del conjunto que lo contiene. Y el art. 8 le deja abierta la vía de acreditar, en su caso, la fuerza distintiva adquirida por el uso. Lo único que la ley niega (y el acto, en consecuencia ) es el monopolio de la palabra aislada. 4.5) Sobre la práctica registral, los actos propios de la Administración y la “familia de marcas”. Adicionalmente, l a act ora invocó que la solución del acto contraría la práctica registral de la propia DNPI y sus actos propios, en tanto ésta habría concedido derechos exclusivos sobre el término “MANJAR” en los registros “MANJAR DEL CIELO” y “MANJAR BLANCO” de su titularidad (fs. 11, 12 y 12 vto.; y fs. 17 de los AA). El agravio no puede prosperar. En primer lugar, porque no existe identidad entre las situaciones que se pretende comparar. Los registros invocados corresponden a conjuntos distintos (“MANJAR DEL CIELO” y “MANJAR BLANCO”), y el registro de un conjunto confiere derechos exclusivos sobre ese conjunto; de su sola existencia no se deriva que la Administración haya reconocido derechos privativos autónomos sobre uno de sus componentes, aisladamente considerado. Por otra parte, la propia actora refiere que tales registros fueron «renovados» (fs. 17 de los AA). La renovación es el mecanismo por el cual se prorroga, a solicitud del titular, el plazo de protección de un registro ya existente (art. 18 de la Ley N° 17.011), y no supone un nuevo pronunciamiento de la Administración sobre la aptitud distintiva de cada uno de los elementos del signo. En segundo lugar, y aun cuando se hubiera acreditado que la DNPI concedió, en el pasado, derechos privativos sobre el término, ello no tornaría ilegítimo el acto aquí impugnado. Las prohibiciones del art. 4 de la Ley N° 17.011 configuran supuestos de nulidad absoluta , indisponibles para la Administración, cuya eventual inobservancia en casos anteriores jamás podría generar en cabeza de los administrados un derecho a su reiteración. La teoría de los actos propios no puede operar, frente a la Administración, en contra del principio de legalidad: no vincula al órgano a reiterar un criterio contrario a la ley, ni puede fundar una pretensión dirigida, precisamente, a que se repita un apartamiento normativo. El principio de igualdad exige igual trato ante situaciones idénticas dentro de la legalidad; no existe, en cambio, un derecho a la igualdad en la ilegalidad. La eventual concesión indebid a de derechos privativos en otros expedientes habilitaría, en su caso, las acciones de anulación correspondientes (arts. 20 y 21 de la Ley N° 17.011), pero nunca la extensión del apartamiento normativo al caso presente. En tercer lugar, asiste razón a la demandada cuando sostiene que el « derecho marcario es dinámico », habiendo pasado el término “MANJAR” al uso general (fs. 29 vto.). Los registros invocados por la actora tienen su origen en la década de 1990; esto es, fueron concedidos hace aproximadamente treinta años. Lo que la Administración pudo haber valorado entonces no condiciona lo que debe valorar hoy. La aptitud distintiva de un signo no es una cualidad fija ni inmutable, adherida para siempre a la palabra. Es una relación entre el signo, los productos que distingue y la percepción del público consumidor en un momento determinado; y esa relación varía con el tiempo, con los usos del lenguaje, con la evolución del mercado y con las prácticas comerciales. La propia ley reconoce que esa dinámica opera en ambos sentidos. Por un lado, un término inicialmente descriptivo puede adquirir fuerza distintiva por el uso, en los términos del art. 8 de la Ley N° 17.011. Por otro, un signo que en su momento fue distintivo puede perder esa aptitud y convertirse en u na denominación común: el numeral 11 del art. 4 alude, precisamente, a las palabras o locuciones que « hayan pasado al uso general», fórmula que supone, por definición, un proceso que se desarrolla en el tiempo. Así ocurre con palabras asociadas en su orige n a una marca que hoy describen el producto (chicles, por ejemplo) o con expresiones que, con el transcurso del tiempo, se convirtieron al uso general (escalera mecánica, por ejemplo). Y no es un dato menor que el mercado de productos lácteos y de dulce de leche de la década de 1990 no es el de hoy. La integración regional, la circulación de productos, marcas y consumidores entre los países de la región y el desarrollo del comercio electrónico han acercado al consumidor nacional usos del lenguaje que antes le eran más lejanos; entre ellos, el empleo de “manjar” como designación del dulce de leche en otros países de la región, al que se hizo referencia más arriba. Finalmente, la invocación de una “familia de marcas” (fs. 17 de los AA) tampoco altera la conclu sión. La noción de familia de marcas opera en el terreno del cotejo marcario, a efectos de valorar el riesgo de confusión que puede generar un signo de un tercero que reproduce el elemento común de la serie; pero presupone que dicho elemento común tenga aptitud distintiva. No es un mecanismo para convertir en exclusivo un vocablo que, por su significado, la ley mantiene en el dominio común. 4.6) Sobre la notoriedad, el riesgo de confusión, la dilución y la significación secundaria. Por último, r esta analiz ar el agravio fundado en el riesgo de confusión, dilución del signo y aprovechamiento indebido del prestigio de AA por parte de terceros que utilicen el término “MANJAR”, siendo AA una marca de notorio prestigio en el mercado (fs. 13 a 14). En primer término, comparte la Sede que AA es una marca notoria en el mercado nacional de productos lácteos, extremo que constituye un hecho notorio. Sin embargo, la notoriedad que pueda predicarse refiere a la marca “ AA” y, en su eventual cas o, a los conjuntos marcarios bajo los cuales la accionante comercializa sus productos; no alcanza al vocablo “MANJAR” aisladamente considerado. Obsérvese, además, que el signo cuyo registro se concedió ni siquiera incluye la denominación “AA”. Como se ha sostenido en casos análogos, «la notoriedad no suple automáticamente la falta de distintividad intrínseca de los términos que componen el signo, ni habilita la apropiación exclusiva de vocablos que, por su naturaleza, deben permanecer disponibles par a todos los operadores económicos. A lo sumo, podría incidir en la protección del signo en su conjunto, pero no en la concesión de derechos privativos sobre cada uno de sus componentes aisladamente considerados » (Sent. N° 146/2026 del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno; en igual sentido, Sent. N° 58/2026 de esta Sede). En segundo término, y en cuanto a la vía de la significación secundaria (art. 8 de la Ley N° 17.011), que podría subyacer al planteo de la actora cuando invoca el presti gio de su familia de marcas: dicha norma exige « probada fuerza distintiva » del signo respecto de un producto asociado a una determinada persona. Como explica GUTIÉRREZ CARRAU, para que se configure la significación secundaria « debe existir lo que la doctri na anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar » (GUTIÉ RREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual Teórico-Práctico de Marcas. Universidad de Montevideo, 3ª ed., 2009, pp. 110 -116, citado en Sentencias del TCA N° 497/2021, 677/2022 y 128/2025). La carga de la prueba de tal extremo recaía sobre la actora (art. 139 del CGP, aplicable por remisión del art. 167 del CCA). Y , tratándose de la invocación de una fuerza distintiva adquirida por un signo en principio no distintivo, la exigencia probatoria es, además, calificada: « cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayo r prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible » (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, cit., p. 91; Cfm e. Sentencias del TCA N° 23/2019, 497/2021 y 428/2023). En autos no se produjo prueba alguna tendiente a acreditar que el consumidor nacional asocie el vocablo “MANJAR”, a secas, con el origen empresarial de la accionante: no se aportaron estudios de merca do, encuestas, datos de ventas o de inversión publicitaria referidos al término aislado. La documental relativa a los registros “MANJAR DEL CIELO” y “MANJAR BLANCO”, en su caso, acreditaría la existencia de esos registros, pero no la asociación mental que exige el art. 8. A su vez , el temido riesgo de confusión se encuentra adecuadamente solucionado por el propio sistema legal. El registro concedido otorga a la actora la titularidad exclusiva del conjunto “DULCE DE LECHE MANJAR” (mixto) en las Clases 29 y 30, con todas las facultades que de ello derivan: la posibilidad de oponerse al registro de signos idénticos o semejantes que puedan producir confusión (arts. 6, 14 y 20 de la Ley N° 17.011) y el ejercicio de las acciones civiles y penales contra quien use, imite o falsifique la marca (arts. 81 y ss. y 88 de la misma ley). En este punto, corresponde precisar el alcance del acto, en atención a la ambigüedad que la actora le atribuyó en vía administrativa (fs. 21 y 22 de los AA). La fórmula « por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen » (fs. 14 de los AA) no priva de protección al conjunto: por el contrario, lo protege expresamente (« por el conjunto»), y excluye la exclusividad solo respecto de cada uno de sus términos individual mente considerados. Es, en rigor, lo mismo que la actora propuso como redacción alternativa (fs. 21 de los AA). Lo que los terceros sí pueden hacer (y esto es, precisamente, lo que la ley quiere preservar) es utilizar las expresiones “dulce de leche” o “ma njar” en conjuntos marcarios propios y no confundibles con el de la actora. Por último, en cuanto a la dilución invocada: la protección frente a la dilución presupone un signo dotado de fuerza distintiva susceptible de ser debilitada por el uso de tercero s. Un vocablo laudatorio que la ley mantiene en el dominio común no puede “diluirse” por el uso que de él hagan los competidores, pues ese uso es, justamente, el que la ley reputa legítimo. 5) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del C CA establece que la Sede debe pronunciarse en la Sentencia sobre todas las causales de nulidad alegadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. Del análisis efectuado en la Sentencia no surge la configuración de ninguno de los vicios denunciados. En consecuencia, no corresponde formular una orientación particular a la Administración, desde que no se ha constatado una causal de ilegitimidad que deba ser corregida o subsanada en el cumplimiento de la presente Sentencia. 6) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta, no mediando merito para condena en la instancia. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado, sin especial condena procesal. A los únicos efectos fiscales, fíjanse los honorarios de la letrada interviniente en $ 50.000 (pesos uruguayos, cincuenta mil). 2) Ejecutoriada, intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 3) Asimismo, ejecutoriada, encárguese a la Oficina Actuaria la eliminación de los Antecedentes Administrativos del servidor de la Sede. 4) Oportunamente, archívese. Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3° Turno