Sentencia Sentencia N° 500/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de agosto de 2026 No. 500 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 906/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con fecha 30.10.2024. Por la misma se dispuso: “ 1°) REVÓCASE la Resolución de fecha 15 de junio de 2023, por la que se concedió el Registro de la Marca SENTIDO ARQUITECTURA (mixta), solicitada bajo expediente No. 547368 a favor de AA de URUGUAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 42 (Servicios de arquitectura, consultas de arquitectura, asesoramiento de arquitectura, gestión de proyectos de arquitectura, consultaría profesional de arq uitectura, diseño de interiores, diseño de artes gráficas), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “ARQUITECTURA”, art. 7 Ley N° 17.011. 2°) DESESTÍMASE en su lugar el Registro de la Marca SENTIDO ARQUITECTURA (mixta), solicitada bajo expediente No. 547368 a favor de AA de URUGUAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 42 (Servicios de arquitectura, consultas de arquitectura, asesoramiento de arquitectura, gestión de proyectos de arquitectura, consultaría profesional de arquitectura, diseño de interiores, diseño de artes gráficas)” (fs. 64 vto. y 65 A.A.). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 16 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 1346/2025 (fs. 20); y noticiados del pleito, comparecieron BB y CC en calidad de terceros coadyuvantes en el presente proceso, abogando por el rechazo de la demanda (fs. 32 y ss.). III) Abierto el juicio a prueba mediante el Decreto No. 3755/2025, las partes ofertaron y produjeron la que consta a fs. 55 y ss. y ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 4560/2025 (fs. 66), las partes comparecieron a tal efecto a fs. 68 y ss. IV) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 738/2025, aconsejó anular el acto administrativo resistido (fs. 81 y ss.). V) Por auto No. 5259/2025 (fs. 85) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI, con fecha 30 .10.2024. Por la misma se dispuso: “1°) REVÓCASE la Resolución de fecha 15 de junio de 2023, por la que se concedió el Registro de la Marca SENTIDO ARQUITECTURA (mixta), solicitada bajo expediente No. 547368 a favor de AA de URUGUAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 42 (Servicios de arquitectura, consultas de arquitectura, asesoramiento de arquitectura, gestión de proyectos de arquitectura, consultaría profesional de arquitectura, diseño de interiores, diseño de artes gráficas), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “ARQUITECTURA”, art. 7 Ley N° 17.011. 2°) DESESTÍMASE en su lugar el Registro de la Marca SENTIDO ARQUITECTURA (mixta), solicitada bajo expediente No. 547368 a favor de AA de URUGUAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 42 (Servicios de arquitectura, consultas de arquitectura, asesoramiento de arquitectura, gestión de proyectos de arquitectura, consultaría profesional de arqu itectura, diseño de interiores, diseño de artes gráficas)” (fs. 64 vto. y 65 A.A.). En su escrito inicial, el representante de la actora dijo que la DNPI con fecha 15.6.2023, por resolución No. MA/2023/67214 acogió el registro de la marca SENTIDO ARQUITECTURA en la Clase 42, y contra dicha decisión, los Sres. BB y CC, interpusieron recursos de revocación y jerárquico. A partir de estos, finalmente se dictó la resolución cuya anulación se pretende. Sostuvo que los recurrentes referidos anteriormente, afirmaron ser titulares de la marca SENTIDO, lo que consideró falso. Esto en tanto son titulares de la marca SENTIDO JOSÉ IGNACIO, cubriendo los servicios de las clases 35 y 38, registrada hace 12 años. Estimó que el recurso formulado se fundó en la confundibilidad de la marca SENTIDO, refiriendo que como ésta no se encuentra registrada , cae el argumento esgrimido por la contraria. Agregó que las clases 35 y 38 (en las cuales está registrada la marca SENTIDO JOSÉ IGNACIO), no son concurrentes con la clase 42, por tanto, no puede haber confundibilidad entre ambas marcas. A partir de la solicitud de registro de la accionante, la recurrente decidió cambiar el nombre de su marca y solicitar el registro de la marca SENTIDO en la clase 42, esto, con posterioridad a la interposición de los recursos que dieron origen a la resoluc ión que en la instancia se pretende anular. Subrayó además que en aquella instancia los recurrentes no cumplieron con el art. 24 de la Ley No. 17.011, ya que el mismo establece un plazo concreto para deducir oposición, y pasado el mismo, no es posible la oposición. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el traslado de rigor compareció la Administración demandada. Reseñó los antecedentes del acto, y se limitó a reproducir los extremos que concluyeron en el dictado del mismo, y denunciar como terceros interesados a BB y CC. Por lo demás, especuló con una posible extinción del objeto de la acción de nulidad, debido a que la Administración al informar el recurso jerárquico sugirió revocar la resolución de autos. A fs. 32 y ss. comparecieron BB y CC (terceros coadyuvantes), bregando por el mantenimiento del acto. Reclamaron que, si bien su participación formal se configura como coadyuvante de la Administración, en los hechos se vieron obligados a asumir el rol de principales defensores de la resolución impugnada, ante la inacción y ambigüedad con la que el MIEM ha contestado la demanda. Calificaron el acto administrativo impugnado como legítimo, justo y razonable. Agregaron que en mérito a la denegatoria ficta que oportunamente acaeció respecto de los recursos interpuestos, accionaron de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Ficha No. 220/2024, y ante el dictado de la resolución de la revocatoria que hoy se pretende anular, devino innecesario continuar con el proceso contencioso, por lo que se solicitó la clausura de este, y así fue dispuesto por el Tribunal. Arguyeron que el MIEM, ha actuado de modo irregular en tanto se denunció como domicilio de los comparecientes, un domicilio que no era el correspondiente, sino que correspondía al propio de la actora. A lo que se agrega que de modo indebido la Administraci ón, realizó una reapertura al análisis de los recursos, en tanto, habiendo sido acogido el recurso de revocación, no correspondía franquear el jerárquico. Con respecto al fondo del asunto, señalaron que ostentan un derecho superior por uso anterior al registro denegado a la accionante, respecto de la marca SENTIDO, de manera continua desde el 2007. Narraron que “SENTIDO” tiene en José Ignacio un local donde ofrece variedad de productos relacionados con el diseño de interiores, y también brindan servicios de asesoramiento en el tema. Sostuvieron que resulta de aplicación el art. 24 de la Ley de Marcas, en tanto si bien la misma establece un plazo para formular oposición, deja expresamente establecido que su invocación solo queda excluida habiendo quedado firme el acto, lo que en el caso no sucedió, atento a que, habiéndose interpuesto los recursos correspondientes, el acto de concesión jamás devino firme. Por lo demás manifestaron que los signos SENTIDO y SENTIDO ARQUITECTURA, coinciden en su núcleo más relevante, siendo el término ARQUITECTURA, meramente descriptivo del tipo de servicios que se prestan en la clase 42. Desde el punto de vista fonético, el término dominante en ambos signos se pronuncia de forma idéntica, en cuanto al aspecto gráfico, la marca impugnada no presenta ningún rasgo visual distintivo. Al resultar los signos confundibles, entendieron que el acto enjuiciado es razonable y jurídicamente correcto, al haber evitado la coexistencia de estos; en tanto la marca denegada cubre servicios que comprende los servicios brindados por los dicentes “servicios de diseño de interiores”. Estimaron que las clases 35 y 42, se entrelazan en el contexto del diseño de interiores y la comercialización de productos relacionados con el hogar, debiéndose analizar el caso en aplicación del riesgo de asociación, el consumidor claramente asociará los servicios de diseño de interiores en la clase 42, con los servicios de comercialización de productos para decoración de interiores en la clase 35. Por tales argumentos solicitó la confirmación del acto III) Control de regularidad formal de la acción y sistema contencioso aplicable. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto , la parte actora interpuso en plazo los recursos administrativos al amparo del art. 36 del Decreto-Ley 15.524, promoviendo la acción anulatoria en plazo. Esto en tanto fue presentada para dar inicio a este proceso, el día 19.12.2024 (según consta en la nota de cargo a fs. 13). Asimismo, a l tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto -Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.8 69 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el citado día 19.12.2024 contra un acto dictado el 30.10.2024. IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, por unanimidad y apartándose en la presente oportunidad de lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Conte ncioso Administrativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. V) Examen de los agravios. De inicio corresponde dejar constancia de que la insinuada -como posible - extinción del objeto del proceso, conforme señaló la demandada en su contestación, no se verificó en autos. Corresponde la aclaración porque si bien, obra a fs. 66 A.A. un informe del recurso jerárquico ( más allá de su correspondencia o no) que refiere a la posibilidad de modificar lo decidido en la resolución que resuelve el recurso de revocación, efectivamente, dicho extremo no se acreditó, siendo la última manifestación de voluntad de la Administración, la de revocar la marca concedida a la actora. Es más, en su breve alegato , la demandada señaló respecto del acto impugnado, que “la actividad de la Administración ha sido ajustada a Derecho” (fs. 71). Por ende, corresponde directamente examinar el fondo del asunto, esto deriva del trámite cuyo centro es la comparación de las marcas en pugna. En tal sentido es relevante tener presente que la actora solicitó el registro de la marca SENTIDO ARQUITECTURA para la clase 42, cuyo registro fue inicialmente otorgado y posteriormente, mediante el acto de marras revocado por la DNPI, en mérito a los recursos presentados por los ahora terceros coadyuvantes. Así, los Sres. BB y CC son titulares de la marca pre registrada SENTIDO JOSÉ IGNACIO, y asimismo conforme lograron acreditar, también son propietarios en uso (aunque sin registro) de la marca SENTIDO, estribando en este punto la cuestión principal de autos. La accionante, consideró que no es posible que haya confundibilidad entre los términos, en tanto los terceros coadyuvantes no serían titulares de la marca SENTIDO, sino únicamente de SENTIDO JOSÉ IGNACIO, registrada como se dijo, para clases internacionales distintas (35 y 38). Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, debe repararse en el extremo dado, porque la oposición en vía administrativa de los ahora terceros, se centró en el hecho del uso de éstos de la marca SENTIDO que no tenían registrada; no agraviándose, respecto a la marca que sí tenían registrada SENTIDO JOSÉ IGNACIO. Entonces, la marca SENTIDO, para servicios de la clase 42, al momento de la concesión del registro SENTIDO ARQUITECTURA para la accionante, ya era utilizada por los terceros coadyuvantes, por lo que los mismos tenían un mejor derecho. La circunstancia de que dicho signo no estuviera registrado, pero sí en uso acreditado, encuadra en el art. 24 de la Ley No. 17.011. Este dispone que: “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso, pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año”. Visto esto, surge de los antecedentes (fs. 33 vto. a 59 A.A.) y de la probanza documental agregada en autos en carpeta rosa de 57 fs. que, los Sres. BB y CC , acreditaron tener un uso de la marca SENTIDO, pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año, por tanto, aunque la misma no se encontrara inscripta, tenían legitimación para deducir oposición al registro de la marca. Sobre el punto, corresponde desestimar el agravio referido por la parte actora, respecto a la presunta errónea aplicación del art. 24 de la Ley de Marcas. Esto porque si bien, la norma establece un plazo de 30 días para la oposición a la solicitud de registro, y tal opos ición no fue presentada en dichos términos por los terceros coadyuvantes, dicho extremo no inhibe la posibilidad de oponerse al registro propiamente en sede recursiva, que fue lo que efectivamente acaeció. A este respecto, el inciso final del art. 24 establece: “ Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal”. En el caso, si bien había transcurrido el plazo de oposición, el acto que dispuso la concesión del registro no se encontraba firme, en tanto respecto de este, los terceros presentaron en tiempo y forma los recursos administrativos. Extremo, que va de suyo, habilitó a la Administración a volver a valorar el caso. Así, lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal: “En la doctrina nacional, se ha expuesto sobre el particular GUTIÉRREZ CARRAU, quien señala al respecto: “(…) habrá que analizar si la “marca en uso” es anterior a la registrada, en cuyo caso prevalecerá frente a esta última y podrá impugnarla mediante opos ición o recursos administrativos (si se encuentra en plazo para ello). (…) Como manifestamos más arriba, sí pueden interponer recursos administrativos dentro del plazo constitucional (art. 317 de la Constitución). Como dicha norma hace correr el plazo de diez días a partir de la notificación personal o publicación en el Diario Oficial, y a partir de la ley N° 17.011 las publicaciones se realizan en el Boletín de la Propiedad Industrial, se ha entendido que -no existiendo notificación personal- dicha publicación no hace correr el plazo constitucional” (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico -Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, 3ª Edición, 2009, págs. 131 a 132). A su vez, el último párrafo de la norma en análisis, el autor citado entiende que se refiere a la firmeza del acto una vez impugnado por el titular de la “marca en uso” no registrada. En definitiva, en virtud de la posición asumida por el Tribunal en la sentencia citada, y lo sostenido por GUTIÉRREZ CARRAU, el agravio en análisis es de rechazo. Y como consecuencia de ello, también es de rechazo el agravio fincado en la violación del art. 9° de la ley marcaria, pues si bien el derecho a la marca se adquiere por su registro, ello no quita que el tercero que posea una marca en uso, pero no registrada pueda oponerse al registro de signos idénticos o semejantes a la suya, tanto mediante la oposición como por la vía de la interposición de los recursos administrativos correspondientes” (Sentencia No. 453/2018). En consecuencia, el Tribunal concluye en que el agravio de la caducidad de la oposición por parte de los ahora terceros coadyuvantes, no resulta de recibo. Analizado lo anterior, corresponde ingresar en el análisis de la confundibilidad o no, de las marcas en pugna, y en base a lo señalado arriba dicho análisis deber realizarse entre las marcas SENTIDO ARQUITECTURA y SENTIDO (marca oportunamente no registrada , pero que su uso público, pacífico e ininterrumpido fue acreditado; se aclara, además, que conforme fue denunciado en obrados como hecho nuevo, la Administración posteriormente, otorgó a los Sres. BB y CC, la concesión del registro de la marca -fs. 48 infolios-). A dichos efectos, se debe analizar si la marca SENTIDO ARQUITECTURA, se distingue de modo suficiente de la marca SENTIDO, teniendo presente los criterios de evaluación que han sido elaborados por la doctrina y seguidos por este Tribunal. En cuanto a la observación de los signos en pugna es dable tener presente, como sostienen BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y prereflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Ello, siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”, T. II. 2da. Edición, 2003. Pág. 46). De lo anterior el Colegiado, sin perjuicio de lo opinable de la materia, considera que ya sea desde el punto de vista fonético, evocativo, o gráfico, las marcas pueden verse como confundibles. En el caso, si bien la marca cuyo registro fue revocado, le adiciona el término ARQUITECTURA, ambos signos tienen una palabra idéntica, que en el caso es SENTIDO, no siendo pasible el término añadido de generar la distinción necesaria entre las marcas para evitar su confundibilidad. En ambos signos, se destaca la palabra SENTIDO constituyéndose éste, en el término denominativo principal y predominante. En este sentido, la sentencia anteriormente citada, expresó: “ Como explican BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ocurre a veces que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre él toda la atención que debiera merecer el signo completo. En estos casos excepcionales es el elemento protagónico el que debe ser confrontado; ésta es la teoría denominada del mot vedette, que con mayor justeza podría llamarse del élément vedette (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, 2003, p. 48)”. En el campo fonético, claramente ambas marcas, no presentan distinción, por lo que, para el consumidor, deviene en riesgo de confusión. Desde el punto de vista visual y gráfico, los términos tampoco presentan distinción, vislumbrándose como palabras en tipologías similares, sin signos distintivos que permitan, valga la redundancia, su distinción. Por lo tanto, teniendo presente las reglas antes expuestas, el cotejo de la marca de la actora, de acuerdo a la impresión de conjunto que generan con la marca opositora, de un modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas, y desde el lugar del consumidor, tanto ortográfica, fonética y gráficamente, no se presentan en el caso las claras diferencias normativamente requeridas (art. 6 de la Ley No. 17.011) a efectos de la coexistencia de los signos en el registro. Como contracara de lo anterior, cabe concluir que las marcas en pugna no tienen la aptitud que la norma exige para la convivencia en el mercado, ya que no pueden ser objeto, ni gráfica, ni fonéticamente, de una diferenciación que permita sostener que se está cumpliendo con las “claras diferencias” que la ley prescribe. A partir de los argumentos señalados, el Tribunal estima que la Administración concluyó mediante el dictado del acto de marras, de modo razonable y legítimo que en el caso se verificaría una hipótesis de confundiblidad, por lo cual los agravios expuestos por la actora no resultan de recibo. VI) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa No. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora y tercerista en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dr. Reyes, Dr. Ettlin, Dr. López. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).