Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno
Sentencia Definitiva N° 226/2026
31 de agosto de 2026
- Ficha (IUE)
- 362/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Redactor
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 31 de agosto de 2026
SENTENCIA Nº226/2026
SENTENCIA DEFINITIVA
VISTOS:
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados "AA CON ESTADO –
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE
NULIDAD.” - Ficha: 362/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno.
RESULTANDO:
1) Con fecha 5 de junio de 2 025, compareció en autos la Dra. BB, en representación de AA, impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 27 de agosto de 2024, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GPSYA” (denominativa), a favor de CC, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional N°45 (fs. 10 y ss.).
2) En su demanda, relata que tal resolución le fue notificada con fecha 28 de agosto de 2024, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 3 de setiembre del mismo año y que, no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos dentro del plazo legal, se configuró su denegatoria ficta , en fecha 22 de marzo de 2025. Indica que, en consecuencia, el presente accionamiento se dedujo en plazo.
3) Relata en su demanda , luego de realizar un racconto de la historia, inversiones y presencia internacional de sus marcas, que se trata de un caso de competencia desleal, en el entendido de que se ha solicitado el registro de la marca de marras con el “único e ilegítimo propósito…de aprovecharse del prestigio ajeno en tanto en tanto solicitó el registr o de un logo directamente asociable a la identidad de la marca de mi mandante…” (fs. 13). Menciona que, el registro de la marca que utiliza el vocablo “YA” implica “conceder una marca prácticamente idéntica en cuanto a lo ideológico” (fs. 1 4).
Asimismo, aduce la notoriedad de las marcas que le corresponden, indicando que “PEDIDOS YA” es, actualmente, la compañía online líder en entregas a domicilio en el país y en el resto de la región. En este sentido, afirma que la solicitud del registro m arcario, denota el previo y efectivo conocimiento del signo su representada, lo cual constituye mala fe por parte del solicitante.
Además de la notoriedad, señala que sus marcas han adquirido una significación secundaria o secondary meaning , lo cual es rec onocido y tutelado por la normativa marcaria vigente.
4) En tanto, afirma que las similitud es existentes entre su familia de marcas y el signo “GPSYA”, es manifiesta. Señala, al respecto, que los signos confundibles por su semejanza con marcas ya registradas, no pueden ser susceptibles de protección, de acuerdo a la normativa antes referida. Indica, que la mot vedette de sus marcas es, precisamente, el término “YA”. Entiende, en este sentido, que “Quienes aprecian la confundibilidad de las marcas deben ponerse en el lugar del consumidor , y no en el lugar de experto…Es claro que la mot vedette de las marcas evoca un mismo concepto…De esta manera, es clar o que el consumidor que ingrese al sitio web de la contraria creerá que el servicio está comprendido en la cartera de marcas de mi representada…” (fs. 29 vto.).
5) Una vez realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede, por Decreto Nº 680/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 23 de julio 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado, aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando citar como tercero a CC (fs. 36 y ss.).
6) En su contestación de demanda, la Administración expresa que las palabras “pedidos” y “ya ”, individualmente consideradas, configuran dos términos de uso común y carentes de fantasía para todas las clases en las que han sido conferidas y no es cierto que se hayan conferido, por separado, con derechos privativos a la actora . Asimismo, alega que l as marcas constituyen bienes inmateriales vinculados a la actividad empresarial y que, la actora podrá haber, en todo caso, logrado una identificación particular en base a una organización determinada de palabras de uso común, por ello sus marcas le fueron concedidas, pero ello no dota a los términos de distintividad propia individualmente considerados. Al respecto, indica que l a concesión de derechos privativos sobre términos de uso común o carentes de novedad, especialidad o distintividad, debe interpretarse de manera rigurosa en función de la regla de principio, establecida en la normativa vigente, a saber: en el art.
4 de la Ley N°17.011. Señala, en este sentido, que el requisito principal que debe reunir todo signo, a efectos de ser registrado como marca, es la distintividad, definida como la aptitud para distinguir los productos o servicios de su titular de aquellos que provengan de otros.
7) La citación de CC, en calidad de tercero, fue admitida por Sentencia Interlocutoria N° 89/2025, sin que éste haya comparecido. En tanto, y por Decreto N°2305/2025, se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla las partes (demandada y actora), con fecha 12 y 1 9 de noviembre de 2025 ; ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que, por Decreto N°461/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA.
8) Producida la prueba de autos, por Decreto N° 1010/2026 dictado en audiencia, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, habiendo comparecido en tiempo y forma, las partes (actora y demandada) con fecha 12 y 22 de mayo de 2026.
9) Finalmente, mediante Decreto N°1299/2026, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva ya que, por tratarse de un caso susceptible de apelación (fs. 32 vto. ), no correspondía la intervención del P.E.C.A. Con fecha 29 de junio de 2026, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de dicha providencia.
CONSIDERANDO:
1) La Sede desestimará la demandada planteada por la parte actora y confirmará el acto administrativo accionado , por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (TARIGO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo.
Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamen te, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121).
En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés direct o, personal y legitimo en la anulación de tal acto.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de l os recursos, por haber l a Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
Pues bien, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 151 y 153 del CCA.
En este sentido, de acuerdo a lo que surge de los dichos de la ac tora, no controvertidos por la demandada, de fs. 5 de estas actuaciones y de fs. 2 y ss.
del Expediente N°2025-8-4-0000147 (A.A), la Resolución encausada le fue notificada con fecha 28 de agosto de 2024, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 3 de setiembre del mismo año;
no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los recursos dentro del plazo legal, se configuró su denegatoria ficta , en fecha 22 de marzo de 2025. El presente accionamiento fue iniciado el día 5 de junio de 2025, en tiempo hábil.
Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis se ubica en determinar la confundibilidad/distintividad marcaria entre las marcas de autos (una de las cuales es titularidad de la actora) y la existencia o no, de competencia desleal a su respecto.
3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de l os medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, mediante Decreto N°461/2025, la Sede dispuso: “…se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse se acotará al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia (art.
176 del CCA).” Así, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso en los siguientes términos: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto del acto administrativo de fecha 27 de agosto de 2024 dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM), mediante el cual se concedió el registro de la marca “GPSYA” (denominativa) para distinguir los servicios de la Clase Internacional Nº45 a favor de CC; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de Derecho.
Para ello, en particular, deber á determinarse si el acto se encuentra viciado en sus motivos por haberse interpretado de forma errónea los hechos del caso, análisis de confundibilidad, notoriedad de las marcas de la actora y su significación secundaria ” y el de la prueba, en: “acreditar los extremos delimitados previamente”.
En la misma oportunidad, respecto a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA , se resolvió tener por admitidos y agregados : “los Antecedentes Administrativos presentados por la parte demandada en soporte electrónico, así como la documentación de la parte actora obrante de fs. 2 a 9, en tanto hace al cumplimiento de los arts.
151 y 153 del CCA y la de fs. 74 a 208 que fue ofrecida en la etapa de prueba” y admitir la prueba testimo nial ofrecida por la actora, convocándose : “a las partes a la audiencia a celebrarse el día 29 de abril de 2026, a las 15.30 hs., para recibir la declaración de la testigo Sra. Belén Irigoin, únicamente a efectos de reconocer la autoría del informe obrante a fs., 192 a 204 y la forma en que fue realizado. En este sentido, corresponde conferir a la parte actora un plazo de 3 días a efectos de denunciar el domicilio de la testigo antes referida”.
4) Hechos admitidos, no controvertidos y probados por las partes De acuerdo a lo que viene de decirse, no conformaron el objeto del proceso todas aquellas cuestiones que, siendo controvertibles, no fueron controvertidas por la contraria (siempre que se tratare de hechos personales o de un tercero que pudo o debió conocer), ya sea porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada a su respecto.
En este sentido, en palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la pru eba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (TARIGO, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007 . Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados.
La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario” (VIERA, Luis. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo.
1987. Pp. 84).
Así, de acuerdo a lo que surge de los libelos introductorios, se confirma a través de los alegatos de las partes y del objeto del proceso, centro de controversia fáctica (para determinar le legitimidad o ilegitimidad de la sanción) radica únicamente en si las marcas de la actora y GPS YA o, dicho de otra forma, si ésta últimas, resulta distinguible.
De la mano con ello, tal como se incluyó en el objeto del proceso, existen también aspectos jurídicos a definir , relativos a la existencia o no de competencia desleal y a la consideración, por parte de la Administración, de la notoriedad de la marca alegada por la actora.
Por su parte, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios que no fueron alegados por la parte actora en su demanda , postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se comparte:
“(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. P ALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps.
143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t.
I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220;
entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025).
Ello, además, surge de la lectura del art. 177 del CCA, el que, al regular el contenido de las sentencias, en su inciso final prevé que el juez deberá pronunciarse “(…) sobre todas las causales de nulidad invocadas por el actor o los terceros coadyuvantes con su pretensión…”.
En efecto, no ha sido controvertido en autos que la notoriedad de las marcas de la actora asociadas al PEDIDOSYA, en puridad, lo que cuestiona la demandada es que los términos “pedidos” y “ya” de fo rma individual hayan adquirido la significación que pretende asignarles la accionante y que por sí solos tengan distintividad.
De la mano con ello, si bien en oportunidad de pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos, la Sede entendió que no se c onfiguraban los requisitos exigidos por el art. 166 del CCA (que deben ser manifiestos) para proceder a su rechazo en esa instancia, vistas, ahora, la totalidad de las actuaciones y analizadas éstas con la profundidad que esta instancia final amerita, se e ntiende que no corresponde ingresar en el análisis de la prueba aportada por la actora en su escrito de prueba (fs. 93 a 307 y en soporte digital), en la medida en que tiende a acreditar la presencia de la marca en el mercado nacional e internacional , su r elación con otras marcas y/o entidades de gran importancia o prestigio, la publicidad que se ha esforzado en hacer, etc., todo lo cual no ha sido cuestionado (art. 216 CGP). Mismas consideraciones aplican a la declaración testimonial de autos y que consta en los expedientes del TCA a que hace referencia, entre otros, en su escrito de alegatos.
Incluso, l o resuelto por el Tribunal en la Sentencia N°116/2025 (Ficha N°71/2023) y 172/2025 (Ficha N°267/2023), tampoco ha sido cuestionado, en la medida en que el acto fue anulado por no haber concedido la Administración derechos privativos sobre los términos PEDIDOSYA MARKET (mixta) en el primer caso y haberse desestimado en el segundo.
Definidos los aspectos que son objeto de análisis y prueba, corresponde ahora realizar la valoración de la prueba diligenciada en autos y su relación con los aspectos de juridicidad cuestionados.
5) Fundamentos de Derecho y valoración probatoria
5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente, la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de confundibilidad erróneo, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones.
Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante s on los motivos del acto, en tanto Al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia. El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de c ompetencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” (Ruocco, Graciela y Delpiazzo, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado).
Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la determinación de la confundibilidad marcaria implica, no le asiste razón a la parte actora en cuanto a que las marcas presentan diferencias que permiten a sus registros, coexistir.
El artículo 6 de la Ley N°17.011 prevé que: “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Es la propia “Ley de Marcas” la que releva, como criterio para admitir o rechazar el registro de una marca, la confundibilidad entre ésta y las que se encuentren inscriptas o en trámite de serlo, indicando que sus diferencias deben ser claras.
Dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, sin perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá.
Estos criterios guían en análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas;
(ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual teórico -práctico de marcas. UM.
Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras).
A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas";
Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”.
En la especie, entiende esta decisora que analizando las marcas de forma integral, sucesiva, considerando los productos/servicios que t ienden a identificar, la naturaleza de ambas y, por ende, el tipo de consumidor al que han de estar dirigidas, se verifican diferencias suficientes para admitir su distintividad y registro.
En primer lugar, nótese que la mayoría de las marcas de la que es titular la parte actora contienen el término “PEDIDOSYA” como un todo, el cual además en casi todos los casos se encuentra combinado con su logo o colores distintivos que son rojo y blanco (y en algunos casos se suma el color amarillo), mientras que la ma rca “ GPSYA” únicamente comparte dos letras (“YA”) con las marcas de la actora; asimismo, tampoco comparten los característicos colores que vienen de mencionarse , puesto que es meramente denominativa.
En este sentido, resulta aplicable lo manifestado por el Tribunal en Sentencia N°482/2020: “ En esta línea de razonamiento, corresponde señalar que el vocablo “RIO” constituye claramente un término de uso común, sí se tiene en estricta consideración el tipo de productos que la marca “RIO MARE” representa. Por es ta razón, pareciera de escasa lógica gramatical y semántica, el hecho de limitar la utilización -exclusiva- del término “RIO” a aquellas marcas previamente registradas, atentando así contra las propia posibilidades terminológicas y lingüsticas que el idiom a ofrece…en términos replicables mutatis mutandi, en obrados, la Corporación ha señalado en reciente pronunciamiento: Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.
El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexis tir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen…” (resaltado agregado).
Por ende, lo anterior se traduce en que la similitud (lingüista o terminológica) entre las marcas está efectivamente en el término “Ya” que es de uso común y sobre el cual CC no tiene derechos privativos ni tampoco la actora (que los tendrá, en todo caso sobre el término completo
“PEDIDOSYA”).
En segundo lugar, en referencia al logo de la marca, en el caso de la actora cuando existe alguna figura que acompaña el término propio de la marca (más allá de los casos en que el propio término está escrito con letras diferentes, más grandes o llamativas), ésta se encue ntra relacionada con la comida como surge, por ejemplo, con “PEDIDOS YA”, que se encuentra seguida del dibujo de un tenedor o en algunas publicidades se acompaña de una bolsa con la inscripción “P PEDIDOSYA”. Sin embargo, se reitera que “GPSYA” es denominativa, refiere a localización de objetos, personas o cosas perdidas y a una clase internacional diversa a las marcas de la actora.
En tercer lugar, las marcas hacen alusión a productos diferentes, siendo claramente separables, puesto que sin duda la familia de marcas “PEDIDOSYA” se relaciona con los alimentos y la entrega de éstos, a través de “delivery”, mientras que la concedida por la DNPI hace alusión, de forma clara, a servicios de localización, como viene de decirse.
Así, tampoco resulta verosímil sost ener que el término “ya” (que, como bien indica la actora hace pensar en rapidez) sea único de la marca; no es razonable pensar que la única marca que aporta tal consciencia de agilidad a los consumidores es la suya o que cada vez que éstos deseen un produ cto o servicio con rapidez van a acudir a sus marcas. Sí podrán asociarlo, sobre todo, cuando se trata de bienes alimenticios o índole similar, pero no de otros productos. Esto mismo es lo que torna inaplicable el art. 8 de la Ley N°17.011.
De forma conco rdante, es verdad que, en ocasiones, el consumidor no cuenta con las marcas frente a sí (lo que no necesariamente sucede en el caso de consumidores como los antes mencionados) pero aún en tal supuesto, no puede afirmarse que las personas que utilicen los p roductos que se pretenden identificar por estos signos vayan a asociar que cualquier marca que contenga el término “YA” vaya a ser la misma o la única que exista.
En cuarto lugar, no obra en autos prueba alguna de que haya existido una especie de intencionalidad de CC en la elección de tal denominación para distinguir su marca como afirma la actora , ni tampoco que la previa existencia de la familia de marcas “PEDIDOSYA” (q ue refiere, como se adelantó, a términos de uso común) pueda ser interpretado como un indicio de competencia desleal.
En tal línea, en lo referente a la notoriedad de las marcas de la actora (que no ha sido discutido en sí) cabe reiterar que, lo que puede persistir en la mente del consumidor y ser relacionado con sus marcas es el conjunto, pero no el término “ya” que es, a la postre, lo único que comparten las marcas, ya que en lo restante, como se ha indicado, no poseen similitudes; mismo argumento aplica para la significación secundaria aducida por la actora, la que no puede entenderse aplicable al término “ya”.
Al respecto, cabe acudir a las palabras del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en caso donde, entre las mismas partes (actora y demandada) , se discutían asuntos similares: “ Por lo demás no se comparte el criterio de la actora respecto a que pueda existir confundibilidad directa inter marcas, ni la mentada predominancia del término “Ya”, toda vez que este adquiere significado en el conjunto, tanto en la marca de la actora como en “Compralo Ya”. Baste pensar en el término aludido (Ya), actuando en soledad para preguntarse, válidamente, a qué se estaría refiriendo. Indubitablemente, y tal como viene de decirse, adquiere sentido y relevancia en el conjunto y es en ese conjunto que la marca de la actora se hace plenamente distinguible por sí misma evacuando toda posibilidad de confusión para el público medio. La confundibilidad o, por el contrario, su distintividad, no está dada, pues, por el término “Ya” sino por el “Pedidos”, que remite a la posibilidad de demandar un servicio o un producto, satisfacer una demanda (Pedir), con características de inmediatez (Ya). Siendo que este último término es una imposición de conducta que, a juzgar por las cos tumbres de la vida moderna, se exige en todos los ámbitos, para todo lo que se desee.
Respecto del argumento tentado de la “familia de marcas” de la actora, tampoco se comparte el mismo. Cabe referirse a lo planteado por este Tribunal en causa similar con PedidosYa como actora, al afirmar que, a los efectos de decidir sobre la sustancia de este asunto, no es de recibo considerar a toda la familia de marcas de la accionante (Sentencia No.
115/2023) … En el caso de marras, y al igual que lo acontecido en las causas anteriormente referidas, el Colegiado concluye que la aislada coincidencia que se presenta en el empleo del término “Ya”, no resulta en absoluto suficiente para considerar que pueda existir confusión entre ambas marcas ” (Sentencia N°172/2025).
En quinto lugar, tampoco se visualizan irregularidades en la motivación puesto que de los A.A surge claramente la valoración realizada por la Administración a la que hace referencia también el actor encausado; tan es así, que la actora pudo defenderse a cabalidad.
En sexto lugar, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22 refiere expresamente a los derechos del consumidor.
Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de confundibilidad marcaria que viene de desarrollarse. Sin embargo, también hace a la defensa del consumidor percibir que cuantas más marcas existan y sean registradas (siempre que superen, por supuesto, los escollos antes valorados) mayor será la competencia marcaria, lo cual, resulta beneficioso para quienes las consuman.
Tan es así que, existe una clara conexión entre las normas que defensa del consumidor (como esta) y las de defensa de la competencia, puesto que la aplicación de las unas, supone la mayor efectividad de las otras en tanto protegen el mismo bien jurídico. Así, PINTO sostiene que: “ En la normativa uruguaya, el Artículo 1º de la Ley Nº18.159 establece que la mi sma tiene por objeto “fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia… Resulta con absoluta claridad que en Uruguay el bien jurídico tutelado es el bienestar de los consumidores y usuarios actuales y futuros ” (PINTO, Ximena.
Contratación pública y libre competencia. FCU. Montevideo. 2023. P.p. 49).
En definitiva, se concluye que la Administración realizó una correcta valoración de la confundibilidad y distintividad marcaria, con todos sus elementos, y, por ende, no existe vicio alguno en los motivos, siendo el acto legítimo.
6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “ lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No será admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse.
Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada,
LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO
DE 1°TURNO
FALLA:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica
2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil).
3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por el la agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025).
4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital.
5) Oportunamente, archívese.
Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1ºTurno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).