Sentencia Interlocutoria N° 121/2026

Montevideo, 19 de agosto de 2026. SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 121/2026 VISTOS : Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA contra Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de Nulidad” (Ficha: 155/2026) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 4° Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO : 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA, en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software del Ministerio de Industria, Energía y Minería con fecha 1° de abril de 2025. Por dicha volición, la Administración actuante desestimó la solicitud de Patente de Invención N° XX.XXX, titulada “Composiciones oftálmicas que comprenden bilastina, una beta ciclodextrina y al menos un agente de gelificación”, con fundamento en el Informe Final de Examen de fecha 24 de marzo de 202 5 (fs. 5). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto debe anularse por ilegítimo (fs. 18 a 37 vto.). Desde el punto de vista formal, denuncia la vulneración del debido procedimiento administrativo y del derecho de defensa, en tanto el Informe Final de Examen habría introducido objeciones sustanciales que no fueron formuladas en el Primer ni en el Segundo Informe de Examen, pese a referirse a elementos que ya integraban el pliego reivindicatorio y la memoria descriptiva desde etapas anteriores del procedimiento, sin que se confiriera vista previa a la solicitante, en infracción a lo dispuesto por el art. 32 de la Ley N° 17.164, el art. 13 del Decreto N° 11/000, el Decreto N° 500/991 y el art. 4 del CCA. Desde el punto de vista sustancial, sostiene que la materia reivindicada satisface los requisitos de patentabilidad exigidos por los arts. 8 y 11 de la Ley N° 17.164, discrepando con las conclusiones de la Administración en cuanto a la ausencia de actividad inventiva frente a los antecedentes del est ado de la técnica identificados como D1, D2 y D8, así como con la observación relativa a la falta de claridad del juego reivindicatorio. Alega, asimismo, que la resolución que desestimó el recurso de revocación no consideró el nuevo juego reivindicatorio p resentado al fundar los recursos administrativos, y convoca la presunción simple de ilegitimidad prevista en el art. 47 del CCA, por no haberse resuelto el recurso jerárquico interpuesto en subsidio. 3) Conferido traslado por Decreto N° 241/2026, compareci ó el Ministerio de Industria, Energía y Minería defendiendo la legitimidad del acto (fs. 50 a 56 vto.). Sostuvo que no existió vulneración del debido procedimiento, en tanto se confirió vista a la solicitante de los dos informes de examen, que fueron evacu ados, sin que de tales evacuaciones surgieran elementos nuevos o supervinientes que impusieran conferir una vista adicional, conforme a las Directivas contenidas en la Circular N° 5/2018 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Sof tware. Afirmó que la nulidad por vicios de forma exige un efectivo estado de indefensión, que en el caso no se configuró. En cuanto al fondo, sostuvo que las conclusiones del Informe Final de Examen coinciden con las de los informes precedentes, habiéndose reconocido el cumplimiento de los requisitos de novedad y aplicación industrial y desconocido, en cambio, el de actividad inventiva, por resultar obvio para un experto en la materia arribar a la composición reivindicada partiendo de las enseñanzas de los antecedentes D1 y D8. Finalmente, señaló que la presunción simple invocada por la contraparte, por su naturaleza relativa, admite prueba en contrario y puede resultar enervada a partir de las actuaciones administrativas incorporadas a la causa. 4) La conte stación fue admitida y el expediente se abrió a la etapa probatoria por Decreto N° 393/2026, habiéndose incorporado previamente los antecedentes administrativos en soporte electrónico, según constancia de fs. 57. En su mérito, se presentó la parte demandad a ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos (fs. 60); mientras que la actora ofreció las resultancias de autos, la prueba documental agregada con la demanda, prueba documental que aportó en dicha oportunidad y pru eba pericial, proponiendo a tales efectos dos profesionales y acompañando sus respectivos currículums (fs. 218 a 222). 5) Por Decreto N° 584/2026 se confirió plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara. Por Decreto N° 723/2026 los autos pasaron para resolución respecto a la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos. 6) De tal forma, habiendo vencido el plazo conferido sin comparecencia de las partes, el expediente fue puesto al despac ho con fecha 21 de julio de 2026, a los efectos del dictado en tiempo y forma de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO : 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por el principio dispositivo (art. 3 lit. d y f del CCA), por lo que su objeto está delimitado p or lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que, siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la desestimación de la solicitud de Patente de Invención N° XX.XXX, dispuesta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software mediante la Resolución de fecha 1° de abril de 2025, lo ha sido acorde a Derecho, o si en cambio debe ser anulada por ilegítima. 2) A su vez, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a si el procedimiento administrativo de examen de fondo de la solicitud se ajustó a las garantías del debido procedimiento y al derecho de defensa de la solicitante, en particular en lo relativo a la exigencia de conferir vista previa respecto de las objeciones contenidas en el Informe Final de Examen, y en cuanto a si la materia reivindicada satisface los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 17.164, en especial los de actividad inventiva y claridad, cuya ausencia fundó el acto impugnado; todo tal como surge de los actos de proposición de las partes a fs. 18 a 37 vto. y fs. 50 a 56 vto., respectivamente. 3) En mérito a lo expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en soporte electrónico (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit. b) del CCA), conteniendo el Expediente N° 2026-8-4-0000050, según constancia de fs. 57. Asimis mo, se admite y se agrega la prueba documental aportada por la accionante conjuntamente con su demanda (fs. 5 a 17), en tanto hace al cumplimiento de los extremos exigidos por los arts. 151 y 153 del CCA y fue expresamente reiterada en la etapa procesal oportuna (fs. 218). 4) En cuanto a la prueba documental aportada por la actora conjuntamente con su escrito de proposición de prueba , corresponde distinguir según el idioma en que se encuentra redactada. La documentación que luce de fs. 62 a 95 , consistente en los testimonios notariales relativos a las patentes concedidas en la República de Chile por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y en los Estados Unidos Mexicanos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encuentra redactada en idioma castellano y comprende el título, la resolución de concesión y el pliego reivindicatorio aprobado. En su mérito, se admite y se agrega, con la expresa salvedad de que las decisiones adoptadas por oficinas de propiedad industrial extranj eras carecen de todo efecto vinculante para la Administración nacional y para esta Sede, tal como lo reconoce la propia accionante a fs. 36, sin perjuicio de la apreciación que de su eventual valor indiciario pueda efectuarse al momento de dictarse sentenc ia definitiva. A ello se agrega que del propio título del privilegio concedido en la República de Chile surge una denominación más extensa que la correspondiente a la solicitud de autos, extremo que impide tener por acreditada, en esta instancia, la identi dad de objeto entre lo concedido en aquella jurisdicción y lo solicitado ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software. 5) Distinta es la situación de la documentación que luce de fs. 96 a 212, redactada en idioma extranjero. El art. 79 del CCA establece que los actos procesales serán realizados en idioma castellano. A su vez, el art. 72.3 del CGP, aplicable por remisión del art. 207 del CCA, dispone que todo documento redactado en idioma extranjero deberá acompañarse con su correspondiente traducción realizada por traductor público. La exigencia no responde a un mero formalismo: un documento que la Sede y la contraparte no se encuentran en condiciones de leer no resulta apto para formar convicción ni para ser efectivamente controvertido, de modo que su incorporación sin traducción frustraría a la vez el principio de contradicción y la propia función del medio probatorio. Ahora bien, el inciso segundo de la citada disposición prevé que, cuando se trate de libros o documentos mu y extensos, podrá disponerse la traducción solo de aquella parte que interese al proceso. La previsión resulta plenamente aplicable en autos y su empleo se impone, tanto por la extensión del material aportado (ciento diecisiete fojas) cuanto por el mandato contenido en el art. 170 inciso segundo del CCA, que ordena procurar evitar la excesiva dilación del período probatorio. A efectos de determinar cuál es la parte que interesa al proceso, debe atenderse a aquello que la propia accionante invocó al aportar dicha documentación. Según sostiene a fs. 35 y 35 vto., las concesiones obtenidas en otras jurisdicciones evidenciarían que oficinas de patentes que aplican estándares técnicos exigentes han considerado satisfechos los requisitos de patentabilidad. Siendo ello así, lo relevante no es la circunstancia de la concesión, sino su contenido y su fundamento. En concreto, en primer término, el pliego reivindicatorio tal como fue efectivamente concedido en cada jurisdicción, dado que solo su cotejo con el juego reiv indicatorio presentado el 10 de marzo de 2025, que fue el examinado por la Administración demandada, permite establecer si aquellas oficinas admitieron un alcance equivalente al reclamado en autos o uno más acotado. Y, en segundo término, la constancia del estado de la técnica confrontado en el examen respectivo, en tanto la comparación entre la decisión extranjera y la nacional solo resulta significativa si ambas se pronunciaron sobre iguales anterioridades, aspecto de particular relevancia en el caso, ate ndida la nomenclatura común (D1, D2 y D8) con la que las partes identifican los documentos opuestos. En cambio, no interesa al proceso, a los efectos de la traducción, la memoria descriptiva, las figuras, los ejemplos experimentales ni las actuaciones de mero trámite obrantes en dicha documentación, en tanto su contenido sustancial ya se encuentra incorporado en idioma castellano en los antecedentes administrativos agregados en autos. Por tales fundamentos, se admite la documentación de fs. 96 a 212 con la salvedad manifestada supra, debiendo la actora acompañar, en el plazo de treinta (30) días, la traducción realizada por traductor público de los extremos precedentemente delimitados. Atendiendo a que el proceso anulatorio se rige por el principio dispositi vo (art. 3 lit. d y f del CCA) y a que la carga de la traducción recae sobre quien aporta el documento, será la accionante quien determine respecto de cuáles de las jurisdicciones a que refiere dicha documentación habrá de cumplir con la carga impuesta, ba jo apercibimiento de que la documentación que no fuere traducida en tiempo y forma no será tenida en cuenta al momento de dictarse sentencia definitiva. 6) Se admite la prueba pericial ofrecida . No habiendo contraprueba al respecto, se designa en calidad d e perito al Ing. BB, con domicilio en Marco Bruto 0000, piso 0 , de esta ciudad, estableciéndose como objeto del peritaje: determinar, sobre la base del juego reivindicatorio presentado el 10 de marzo de 2025 y de los antecedentes del estado de l a técnica considerados en el procedimiento administrativo, en particular los identificados como D1, D2 y D8, si la materia reivindicada en la solicitud de Patente de Invención N° XX.XXX satisface el requisito de actividad inventiva, y si el juego reivindic atorio satisface la exigencia de claridad, con expresión fundada de las razones técnicas en que se sustente cada conclusión. Se deja constancia de que el dictamen habrá de circunscribirse a las cuestiones técnicas que anteceden, quedando excluida de su ob jeto toda consideración de orden jurídico, así como todo pronunciamiento acerca de si la solicitud debió ser concedida o desestimada, en tanto ello constituye materia privativa de esta Sede y coincide con el objeto del proceso fijado en el Considerando 1 (arts. 177.1 y 180 inciso segundo del CGP, aplicables por remisión del art. 207 del CCA). Deberá recabarse la aceptación del cargo por parte del perito designado, quien deberá estimar los honorarios y gastos correspondientes al dictamen a realizar, a efectos de ordenar el depósito de la suma destinada a cubrirlos, previo a la efectivización de la pericia. A cuyos efectos se dispondrá la correspondiente apertura de cuenta en el BROU. A su vez, la remisión de las actuaciones al perito designado habrá de disponerse una vez incorporada la traducción dispuesta en el Considerando 5 o vencido el plazo conferido a tales efectos, de modo que el dictamen se elabore sobre la totalidad del material probatorio efectivamente incorporado a la causa. 7) En cuanto a las resultancias de autos , invocadas por ambas partes (fs. 60 y fs. 218), la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse y la normativa citada, LA SRA. JUEZA LETRADA EN LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 4° TURNO. FALLA : 1) Fijar el objeto del proceso en determinar si la des estimación de la solicitud de Patente de Invención N° XX.XXX, dispuesta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software mediante la Resolución de fecha 1° de abril de 2025, lo ha sido acorde a Derecho, o si en cambio debe ser anulada por ilegítima. 2) Establecer el objeto de la prueba en determinar si el procedimiento administrativo de examen de fondo de la solicitud se ajustó a las garantías del debido procedimiento y al derecho de defensa de la solicitante, en particular en lo relativo a la exigencia de conferir vista previa respecto de las objeciones contenidas en el Informe Final de Examen, y si la materia reivindicada satisface los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 17.164, en especial los de actividad invent iva y claridad, cuya ausencia fundó el acto impugnado. 3) Agréguense los antecedentes administrativos aportados en soporte electrónico (Expediente N° 2026-8-4-0000050, según constancia de fs. 57), la prueba documental agregada con la demanda de fs. 5 a 17 y la documental de fs. 62 a 95. Admítase la documental de fs. 96 a 212 en los términos y con el alcance dispuestos en el Considerando 5. 4) Intímese a la parte actora a que, en el plazo de treinta (30) días, acompañe la traducción realizada por traductor público de la documentación de fs. 96 a 212, limitada al pliego reivindicatorio concedido y a la constancia del estado de la técnica confrontado en cada jurisdicción respecto de la cual insista, bajo apercibimiento de que la documentación que no fuere trad ucida en tiempo y forma no será tenida en cuenta al momento de dictarse sentencia definitiva. 5) Admítase la prueba pericial y desígnase en calidad de perito al Ing. BB, con el objeto y el alcance establecidos en el Considerando 6. 6) Recábese la aceptación del cargo por parte del perito designado, quien deberá estimar los honorarios y gastos correspondientes al dictamen a realizar, a efectos de ordenar el depósito de la suma destinada a cubrirlos, previo a la efectivización de la pericia. A cuy os efectos se dispondrá la correspondiente apertura de cuenta en el BROU. Notifíquese al perito en el domicilio denunciado a fs. 221. 7) Incorporada la traducción dispuesta o vencido el plazo conferido a tales efectos, remítanse las actuaciones al perito designado a los efectos del diligenciamiento de la pericia admitida. 8) Diligenciada la prueba admitida, vuelvan los autos a despacho para la prosecución de los trámites de estilo. Dra. KARINÉ TOPALIAN KACHARIGIAN Jueza Letrada en lo Contencioso Anulatorio de 4° Turno