Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 476/2026
22 de julio de 2026
- Ficha (IUE)
- 593/2024
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Redactor
- Dra. Rosina Rossi
- Fallo: anula
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 22 de julio de 2026 No. 476 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi
VISTOS :
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, MINERÍA Y ENERGÍA.
Acción de Nulidad” (Ficha No. 593/2024).
RESULTANDO:
I) El actor compareció a fs. 19 y siguientes a promover demanda anulatoria contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 21 de noviembre de 2023 que desestimó la solicitud de registro de la marca “TEQUILA” (mixta) Acta N.º 521212 a favor de AA de ARGENTINA , para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la clase internacional 41 (Personalizadas: Clubes nocturnos y discotecas) (fs. 6 vta. infolios).
Afirmó ser empresario gastronómico y de los clubes nocturnos, destacándose dentro de sus actividades Tequila como club nocturno tanto en Buenos Aires como en Punta del Este.
Agregó que es titular del registro de la marca “TEQUILA” bajo Acta N.º 474.930 para distinguir los servicios de restaurantes, cantinas y bares en la clase internacional 43; además de tenerla registrada en Argentina.
Recordó que, tras formular la solicitud a la postre denegada, compareció el CC, a deducir oposición manifestando, entre otros argumentos, que tal solicitud era contraria al numeral 4 del art. 4 de la Ley
17.011, que se trataba de una denominación de origen que se encontraba registrada en la clase internacional 33.
Cuestionó la interpretación de la demanda respecto del numeral 4 del art. 4 de la Ley 17.011 y postuló que la prohibición de registro de denominaciones de origen como marcas estaba sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 75 de la misma ley.
Sostuvo que la DNPI debió valorar que la marca es distintiva para el rubro en cuestión y no generaría confusión en el consumidor.
Asimismo, entendió erróneo el criterio de la Administración al excluir en el caso la aplicación del principio de especialidad; reiteró que la denominación de origen “TEQUILA” protegía únicamente a la clase internacional 33 para bebidas; y refirió que la marca estuvo registrada en la clase 9 (armazones para anteojos y lentes de sol) hasta el año 2006.
Consideró errónea la invocación del Tratado de Libre Comercio con México, en tanto la protección que Uruguay se obligó a reconocer a la denominación de origen “TEQUILA” fue solo para la categoría de bienes, en concreto la bebida Tequila, quedando por fuera de la prohibición marcas para otros productos y servicios, como es del caso.
Rechazó cualquier intención de desarrollar competencia desleal o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, siendo una mera suposición de la DNPI sin prueba alguna, siendo que la discoteca “TEQUILA” está dirigida a un público selectivo que por su propia ubicación y características no pretende aprovecharse de la fama de la denominación de origen en cuestión.
Concluyó que el acto no se encontraba debidamente motivado, y solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado.
II) Conferido el correspondiente traslado el Ministerio de Industria, Energía y Minería, compareció a fs. 44 y siguientes, oponiéndose al accionamiento promovido.
Defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho.
Sostuvo que “TEQUILA” era una denominación de origen, así establecida por el Tratado de Libre Comercio con México cuya protección está establecida en el artículo 77 de la ley de marcas y de acuerdo al numeral 4 del art. 4 de la Ley 17.011.
Seguidamente, transcribió el dictamen de la DNPI de fecha 14 de noviembre de 2023, para postular el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia.
Solicitó se citara al CC en tanto la sentencia a recaer podría afectar derechos de terceros, y peticionó la confirmación del acto.
III) A fs. 49 compareció el Dr. BB, en representación de CC, a deducir tercería coadyuvante con el Estado.
Indicó la legitimidad del acto impugnado, al pretender el registro de un signo idéntico a la renombrada denominación de origen “TEQUILA”, registrada ante el Registro de Denominación de Origen de la DNPI para identificar “tequila” en la clase internacional 33 a nombre de la tercerista.
Sostuvo que el derecho a utilizar el nombre “TEQUILA” lo ostentan únicamente los productores de tequila ubicados en un territorio específico de México.
Expuso que el art. 4, art. 46 y 78 de la Ley No. 17.011 impiden el registro como marcas de signos que constituyen denominación de origen.
Invocó el art. 22 del ADPIC, el Protocolo del Mercosur y la Ley
17.766 para postular que protegían las denominaciones de origen e impedían el registro de marcas que las reprodujeran o infringieran derechos de los titulares de las mismas.
Concluyó que se pretende el registro de una denominación de origen famosa y renombrada asociada al tequila y a los usos autorizados por la tercerista, por lo cual no resulta ajustado a Derecho que se revierta la resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra agregada entre fs. 90 y 105.
V) Alegaron las partes en el plazo común: la actora a fs.
108 y ss., la tercerista a fs. 128 y ss.
VI) Se confirió vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien produjo el Dictamen N.º 642/2025 que obra a fs. 141 a 144, por el que aconsejó confirmar el acto impugnado.
VII) Se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros.
CONSIDERANDO :
I) Sistema contencioso anulatorio aplicable.
Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la ley 20.333. De allí que corresponde precisar que e n este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto Ley 15.524, Leyes 15.869, 20.010 y 20.212 en tanto este proceso se promovió el 10.9.2024 contra un acto administrativo notificado a la hoy accionante el 22.11.2023.
II) Control formal del accionamiento.
Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad (artículos 4 y 9 de la Ley Nº 15.869).
En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 21 de noviembre de 2023 que desestimó la solicitud de registro de la marca “TEQUILA” (mixta) Acta N.º 521212 a favor de AA de ARGENTINA , para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la clase internacional 41 (Personalizadas: Clubes nocturnos y discotecas) (fs. 6 vta. infolios).
Contra dicho acto, notificado al actor el 22 de noviembre de 2023, según afirmaciones no controvertidas, interpuso en tiempo y forma (el día 4 de diciembre del mismo año) recurso de revocación y jerárquico (fs. 36 vto., y 37 A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 29 de junio de 2024.
Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 10 de setiembre de 2024 - nota de cargo a fs. 31).
III) El Tribunal, en mayoría y apartándose de lo dictaminado por la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la demanda y anulará el acto impugnado, de acuerdo con los siguientes fundamentos:
IV) En cuanto al fondo, la quaesto decidendi se centra en determinar si la desestimación del registro de la marca “TEQUILA” fue legítima o no, tomando en consideración que se trata de una denominación de origen, que certifica el origen de una bebida alcohólica y por tanto puede inducir en error al consumidor y asociación indebida con la marca registrada, lo que vulnera derechos de terceros de buena fe, según la demandada y la tercerista.
Emerge de las actuaciones allegadas al proceso que AA solicitó el registro de la marca mixta “TEQUILA” (mixta) en los productos comprendidos en la clase internacional 41 Personalizadas: Clubes nocturnos y discotecas (fs. 2 y vta. A.A.).
La tercerista dedujo oposición a la misma (fs. 5 a 15 A.A.), se dio vista al solicitante (fs. 28 A.A.), la que fue evacuada en los términos de fs. 28 vta., a 32 de los antecedentes.
Con fecha 14 de noviembre de 2023 se produjo informe de la Asesoría Letrada aconsejando hacer lugar a la oposición y desestimar el registro solicitado (fs. 32 vta., a 35 A.A.).
Finalmente recayó el acto procesado en autos (fs. 36 A.A.).
V) En lo relevante al caso que nos ocupa, debe considerarse que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:
“4) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca”.
A su vez, el núm. 8° del art. 5º, dispone: “A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: 8º) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios”.
Por su parte disponen los artículos de la misma ley, art. 73: “Son protegibles las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia”.
El art. 74: “Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
Se entiende por indicación de procedencia el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro.
El uso de una indicación de procedencia no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión”.
Y el art. 75: “Se entiende por denominación de origen el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”.
Según el marco jurídico aplicable, serán nulas las marcas cuando no sean suficientemente originales y distintivas o que puedan crear confusión con respecto a su origen, procedencia, cualidades o características;
elementos que no se dan en el caso de autos, por ser la misma original y tampoco dar lugar a confusión en tanto, si bien hay una asociación directa del término “TEQUILA” a la propia clase 33 (bebida) en la cual se encuentra registrada, hay también una clara diferenciación con la clase 41 personalizada (clubes nocturnos y discotecas), que refiere a otro tipo de servicios. Cabe relevar que, ni la demandada ni la tercerista, ofrecieron prueba a los efectos de acreditar la confus ión en el público consumidor por el uso de la marca en c lubes nocturnos y discotecas como son los que nos ocupan.
Además, los consumidores de los productos de la clase internacional 41 difícilmente confundan estos con la denominación de origen de la bebida.
Entiende el Tribunal que, sin perjuicio que la denominación de origen “TEQUILA” abarca a las bebidas alcohólicas y recae exclusivamente sobre el producto asociado a ese producto, ello no justifica su extensión a otros servicios de las restantes clases internacionales marcarias, y claramente diferenciables.
Por su parte, no es un hecho controvertido que la accionante detenta el registro de la marca “TEQUILA” bajo Acta N.º 474.930 para distinguir los servicios de restaurantes, cantinas y bares en la clase internacional 43, la que ha sido renovada sucesivamente, por lo que ha coexistido pacíficamente con la registrada en la clase 33.
Por tanto, la Administración se apartó de una correcta valoración de las normas en este sentido, al no existir vulneración de terceros de buena fe y siendo aplicables las consideraciones realizadas por el Tribunal en la Sentencia N°793/2019, donde convocando las voces autorizadas en la materia marcaria, sostuvo: “Analizando la disposición contenida en el numeral 4º de la Ley señalan MERLINSKI y SALAVERRY, que refiere a la imposibilidad de registrar como marca, a las denominaciones de origen e indicación de procedencia. Afirman que la indicación de procedencia hac e expresa referencia al lugar geográfico de donde se extrae, produce, fabrica o presta un producto o servicio. La denominación de origen es el nombre geográfico que designa un producto o servicio cuyas cualidades esenciales están estrechamente vinculadas al lugar geográfico con las que se las señala o identifica (MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY, Lucía “Las marcas en el Uruguay”, Ed. Carlos Álvarez, año 2000, p. 16). Igualmente, CHIJANE expone que la denominación de origen: “es conceptuada como una designación g eográfica, trátese del nombre de un país, región, valle, localidad, etcétera, en la que se origina un producto dotado de especiales cualidades o características, debidas exclusivamente o esencialmente, a factores naturales o humanos inherentes a ese especí fico territorio” (CHIJANE, Diego en DERECHO DE MARCAS, Montevideo-Bs.As., Reus B de F. 2007, pág. 113)”.
En similar sentido se pronunció el Cuerpo en la Sentencia Nº.
490/2020, sobre el registro de la marca “GINEBRA”: “… Con estas consideraciones, aunadas a las propias definiciones que brinda la Ley N°
17.011, considera el Tribunal que el término “Ginebra”, considerado en el contexto de su registro, no constituye una identificación ni una denominación de origen, sino u n nombre geográfico dotado de caracteres de fantasía suficientes...” En consecuencia, el accionar de la Administración denegando el registro solicitado deviene ilegítimo al no resultar comprendido en las nulidades absolutas del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 17.011 como sustentó la asesoría letrada y recogió la demandada en el acto enjuiciado.
Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal,
FALLA :
Ampárase la pretensión anulatoria y en su mérito, anúlase el acto impugnado.
Sin especial condena procesal.
Intímanse a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa N o.
14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075).
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente.
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese.
Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes, Dr. Ettlin (d.).
Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).
Dr. Edgardo Ettlin. DISCORDE: Voto por desestimar la demanda y confirmar el acto administrativo impugnado, sin condena especial.
Fundamentos:
I) Nada tengo que objetar en cuanto a los aspectos formales y al trámite del presente accionamiento.
II) La resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual de fecha 21 de noviembre de 2023 (Acta No. 521.212) desestimó el registro de la marca mixta “TEQUILA” (fs. 6 v.).
No es un hecho discutido que el actor AA pretende la inscripción de la marca mixta Tequila para servicios de la Clase Internacional de Niza No.
41 (servicios varios educativos y de entretenimiento, en este caso especialmente para distinguir “Clubes Nocturnos y Discotecas” -Códigos 410098 y 410047-).
“Tequila” es una denominación de origen renombrada (ello exime de prueba; arts. 138 núm. 1º del Código General del proceso; sin perjuicio, ver el Considerando VIII de esta Discordia), que además identifica a una globalmente famosa bebida (producto) alcohólica obtenida por destilación y con características particulares de fabricación de la Cla se Internacional 33 (“bebidas alcohólicas, excepto cervezas, preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas”), regenteada por el CC DE MÉXICO (tercerista en estos obrados).
Aun cuando el nombre “Tequila” se presenta dentro de un diseño gráfico conformando una marca mixta, dicho nombre es relevante a los efectos de su consideración, ya que no aparece como un elemento inocuo o neutral en la identidad de aquella.
III) De acuerdo al art. 15 -22.6 del Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México signado entre ellos el 15 de noviembre de 2003, y ratificado por Ley nacional No. 17.766 del 17 de mayo de 2004, Uruguay reconoce la denominación de origen “Tequila” para “su uso exclusivo en bienes originarios de México siempre que éstos sean elaborados y certificados en México, conforme a las leyes, reglamentaciones y normativa de México aplicables a esos bienes”. En principio, esta terminología (“bienes originarios”, “sean elaborados”) alude a productos, no a servicios.
Asimismo, nuestro país se encuentra comprometido (art. 15.-22.1 del Tratado citado) a proteger dicha denominación de origen “según lo prevea su legislación”, debiendo impedir (arts. 15.22-3, 15.22-4 y 15.22-5 ibid.) el uso que induzca a confusión o error al público en cuanto al verdadero origen geográfico del bien o importe competencia desleal (en esta última hipótesis, art. 10bis del Convenio de París, ratificado por el Decreto -Ley No. 14.910 del 19 d julio de 1979-).
IV) En el Uruguay la protección de la denominación de origen “Tequila” opera acorde a nuestro derecho interno nacional (arts. 1.2, 2. 6.1 y 6 bis más normas concordantes del Convenio de París; arts. 64 y 67 inc.
2º del Decreto del Poder Ejecutivo No. 34/999 del 3 de febrero de 1999).
El término “denominación de origen” (art. 1.2 del Convenio de París), más restringido conceptualmente que el de “indicación geográfica” (arts. 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC, ratificado por la Ley No.
16.671 del 13 de diciembre de 1994- y 74 inc. 1º de la Ley No. 17.011 del 25 de setiembre de 1998) y por consiguiente objeto de protección más fuerte, es definido en el art. 75 de la Ley uruguaya No. 17.011 (vigente a noviembre de 2003 cuando se signó el Tratado entre México y Uruguay) como “ el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”. De forma semejante define a la denominación de origen el art.
156 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México publicada el 27 de junio de 1991 (entonces vigente a noviembre de 2003), como “el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación”; actualmente el art. 264 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial mexicana publicada el 1º de julio de 2020, sin haber variado mayormente su significado: “el producto vinculado a una zona geográfica de l a cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo”:
V) En el Uruguay, irroga nulidad absoluta la inscripción de las denominaciones de origen en cuanto sean suficientemente originales y distintivas respecto al producto o bien a los que se aplique (arts. 4º núm. 4º, 73, 75 y de la Ley No. 17.011). En nuestro caso, respecto a “Tequila” corre esta prohibición.
De acuerdo al art. 77 incs. 1º y 5º de la Ley No. 17.011, el uso de una denominación de origen está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate. Esto tiene su razón de ser, además de los textos normativos citados, en que la denominación de origen es un bien colectivo que pertenece a la comunidad de productores que cumplen con sus requisitos. No tiene un titular individual. No puede ser apropiada exclusivamente por nadie.
Por lo que su protección, y en la especialidad la protección del nombre “Tequila” (cuya bebida es verdadero patrimonio cultural de México), no admite sino las particulares de su régimen, debiendo interpretarse cualquier pretensión de flexibilidad o analogí a con otras situaciones en forma negativa.
VI) En este sentido, el art. 4º núm. 4º y el art. 77 inc. 1º de la Ley No.
17.011 prohíben so pena de nulidad absoluta, el registro como marca (de la clase que fuere) de cualquier denominación de origen a secas. Esto es coherente inclusive con el art. 45 de la misma Ley, que también impide e l registro de las denominaciones de origen como marcas de garantía.
En la recta línea de la interpretación literal (art. 17 del Código Civil) de estas disposiciones, y particularmente sobre el art. 4º núm. 4º de la Ley No. 17.011, la Doctrina reafirma que no son registrables como marcas las denominaciones de origen (BUGALLO Beatriz, “Propiedad Intelectual” 2ª edición, Tomo I, 2022, pp. 130 -131; LAMAS Mario Daniel, “Derecho de Marcas en el Uruguay”, 1999, p. 168; GUTIÉRREZ CARRAU Juan Manuel, “Manual teórico-práctico de marcas”, tercera edición, 2009, pp. 56-57). Y concordamos con ello, aun cuando el nombre marcario que se intenta registrar se presente dentro de un elemento gráfico para configurar ambos una marca mixta de producto o de servicio. Porque el art. 4º núm. 4º de la Ley No. 17.011 no establece distinciones al respecto, y por ende no puede establecerlas el intérprete.
Por otra parte, los arts. 1., 19 y 20 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercado Común del Sur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (ratificado por la Ley No. 17.052 del 14 de diciembre de 1998) impiden que las denominaciones de origen sean registradas como marcas.
Asimismo, y si bien no es derecho positivo en el Uruguay, el art. 134 lit. “k” de la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina (a la que nuestro país se encuentra asociado) recuerda que no pueden registrarse como marcas los signos que “contengan una denominación de origen protegida para… bebidas espirituosas” (como lo es “Tequila”).
Si bien el art. 78 de la Ley No. 17.011 uruguaya establece la posibilidad de registrar como marca un nombre geográfico que no constituya una indicación geográfica, sólo puede hacerse en cuanto éste no sea denominación de origen (este último concepto, como hemos dicho, más restringido); entonces, no sirve esta norma para querer flexibilizar el claro texto literal que no podrá desatenderse (art. 17 del Código Civil) de los arts.
4º núm. 4º y 77 inc. 1º de la ley No. 17.011; coherentes además con los arts.
15-22.1, 15 -22.3 a .5 y 15 -22.6 del Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México. El hecho de que los arts. 22 y 23 del ADPIC refieran a indicaciones geográficas de productos y no a denominaciones de origen no cambia el escenario descrito, ni las disquisiciones que seguirán; porque los arts. 1. a 3. de dicho Acuerdo obligan a estarse también a las protecciones del Convenio de Paris, encontrándose como objeto de tuición por reenvío las denominaciones de origen (arts. 1. .2, 2. 6.1 y 6bis de ese último Convenio) para todos los casos.
VII) Por ende entendemos que, en principio, no es posible registrar la marca “Tequila” en Uruguay para servicios de la Clase 41 de Niza (en el rubro clubes nocturnos y discotecas), porque “Tequila” es una denominación de origen. Con independencia o prescindencia de que el registro se pretenda por un tercero (en el caso, el actor impugnante) para servicios de Club Nocturno o Discoteca (“boliche”, en la jerga nacional).
La protección de “Tequila” debe operar porque no es disponible para nadie como marca privada; se trata de una denominación de origen colectiva que tiene un estatuto jurídico incompatible con la titularidad marcaria individual, con independencia de la Clase Internacional, producto o servicio para que se trate.
De ahí que, aunque “Tequila” sea una denominación de origen que identifica también un producto de la Clase Internacional 33 (“bebida alcohólica, no cerveza, preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas”), y la marca mixta que se desea registrar con la denominación “Tequila” refiera a servicios y no a productos de la Clase Internacional 41 (en este asunto para clubes nocturnos y disc otecas), no podemos arbitrar excepciones ni flexibilidades permitiendo su coexistencia.
Porque si bien los servicios de la actora son de club nocturno o discoteca, y “Tequila” además de una denominación de origen se trata de un producto (y no de un servicio), el consumidor podría razonablemente creer que existe para el uso del signo que se qu iere registrar una autorización o un patrocinio del CC de México, o que hay una vinculación oficial o virtual con la denominación mexicana y su ente regulador. Así, la relación entre el signo, el servicio y la denominación de origen no deja de ser directa e inmediata: el consumidor que ingresa a un establecim iento llamado “Tequila” puede formar razonablemente la expectativa de que existe algún vínculo entre ese establecimiento y el mundo del Tequila mexicano, sus productores, su región de origen, o sus distribuidores.
Y ese riesgo es especialmente relevante tratándose de una denominación mundialmente conocida, como lo es “Tequila”, cuando ante todo debe tenerse presente que no estamos confrontando a una marca de producto con una marca de servicios, sino a una denominaci ón geográfica famosa y renombrada (ver Considerando siguiente) con una marca de servicios.
VIII) Hemos adelantado en el Considerando II de nuestra Discordia que “Tequila” es una denominación de origen y también es una bebida con características especiales famosa o renombrada. La notoriedad internacional de "Tequila" como denominación de origen e s un hecho de conocimiento público que no requiere prueba elaborada (art - 138 num. 1º del Código General del Proceso): la bebida es reconocida globalmente, tiene presencia en prácticamente todos los mercados del mundo, y el término "Tequila" tiene una asociación directa y unívoca con su origen geográfico en la conciencia del consumidor internacional, incluyendo al consumidor uruguayo.
Hecho que, por otra parte, reconoce el administrado actor en cuanto admitió en su propia demanda, exonerando de prueba al respecto (art. 137 del Código General del Proceso), que “es indudable que existe un conocimiento generalizado del término “TEQUILA”, pero ello se debe a que la denominación de origen suele confundirse con el producto que distingue” (fs. 24) y que “Ciertamente, se trata de una marca famosa” (fs. 24 v.).
Y este reconocimiento de hechos (por otra parte, indivisible en su contenido) que tributa el propio reclamante respecto a “Tequila” como famosa y renombrada internacionalmente, es capital para resolver esta cuestión a juicio de este integrante, aun cuando no se compartiera lo expuesto en los Considerandos V a VII, indicando que debe reforzarse la protección del nombre y de la denominación de origen “Tequila” tomando en cuenta que es renombrada y famosa.
Porque aun cuando la Clase Internacional 41 especialmente referida a los servicios “Clubes Nocturnos y Discotecas” no abarca al producto “bebidas alcohólicas no cervezas” (Clase 33) como lo es el Tequila, sabiendo que ésta es una denominación de origen renombrada que también identifica a la famosa y globalmente conocida bebida, el registro pretendido por el impugnante del acto administrativo a conocimiento puede ocasionar riesgo de dilución, reduciendo y debilitando la distintividad, la reputación y el valor intrínseco de la denominación de origen y de su bebida insignia “Tequila”, y creando un riesgo de asociación indebido incluso cuando los servicios de la marca que se pretende registrar y el producto de denominación de origen protegida no compitan en el m ercado: eso, debido a que la denominación de origen, que funciona como referencia exclusiva y singular en la mente del público para un producto, con la marca mixta que se quiere inscribir comienza a evocar otros contextos. Y este mal uso que la actora quiere blanquear en el registro como marca mixta no es posible. Aun cuando no suponga competencia desleal.
Por otra parte, el uso que se desea por la actora impugnante del término “Tequila”, aun cuando fuere dentro de una marca mixta, tiene ribetes de parasitismo, subiéndose a las espaldas del nombre y de la denominación de origen ajena para beneficiarse de la atracción, del prestigio y del esfuerzo que hace el ente regulador mexicano del Tequila por mantener aquel nombre, malgrado que se quiera pretextar que no le ocasionaría asociación ni debilitamiento, ni menoscabo. Y tal aprovechamiento por evocación del nombre de la denominación de origen ajena no es indiferente al hecho de que puede aspirar a provocar, sin justa causa, una virtual extracción de valor de la denominación de origen protegida, mismo si no comportare concurrencia desleal.
Nos encontramos fuera, entonces, del ámbito del principio de especialidad, para considerar entonces que la protección del nombre y de la denominación de origen “Tequila” es transversal.
En esta perspectiva, si se presentara como marca mixta o con elementos adicionales, el componente “Tequila” seguiría generando el impedimento para su registro, salvo que se limitara de forma muy clara y no se reivindicaran derechos exclusivos sobre ese tér mino; lo que no es tampoco objeto de vindicación en este proceso.
IX) Entendemos por ende, que por donde se lo aprecie y desde la lectura de la normativa explicitada en estas disquisiciones, teniendo además presente que nuestro país ha asumido con los Estados Unidos Mexicanos un compromiso explícito e impepinable para pr oteger la denominación de origen “Tequila”, que incluye preservar su nombre contra la apropiación privada según hemos observado (ver Considerandos III a VII de esta discordia; arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales -ratificada por Ley No. 16.173 del
30.3.1991- más arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados -ratificada por el Decreto-Ley No. 15.195 del 19 de octubre de
1981-), la posición jurídicamente más sólida es que no debería concederse el registro de una marca mixta cuyo elemento distintivo remarcable sea “Tequila” para los servicios de la Clase 41 de Club Nocturno y Discotecas;
salvo que concurran circunstancias muy particulares que eliminen cualquier riesgo de apropiación, asociación o confusión, que en el presente litigio (carga incumplida por el impugnante actor; arts. 137 y 139 del Código General del Proceso) no se han demostrado.
Al haber denegado la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y Registro de Software mediante el acto administrativo controvertido el registro de la marca mista “Tequila” al demandante AA, obró correctamente dentro de lo previsto en el art. 21 de la Ley No. 17.011: “La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.”. De suyo, no se configura violación a una regla de derecho ni abuso o desviación de poder (arts. 309 inc. 1º de la Constitución, 23 lit “a” del Decreto-Ley No. 15.524 y 40 lit. “a” de la Ley No. 20.333 ) que amerite la intervención de este Tribunal.
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).