Sentencia Definitiva N° 475/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de julio de 2026 No. 475 Ministro redactor: Dr. Ángel Manuel Cal VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 789/2024). RESULTANDO : I) Compareció la Dra. BB en representación de AA. y promovió la presente acción anulatoria contra la Resolución s/n, de fecha 19 de febrero de 2024, mediante la cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca “TRIFOX” (mixta) a favor de la empresa CC de China para distinguir productos/servicios comprendidos en la clase internacional No. 12 (fs. 34 vto.). Explicó que la empresa es titular de las marcas “CROSSFOX” y “FOX”, registradas para proteger productos de la clase internacional 12, y que en tal carácter se opuso formalmente al registro de la marca “TRIFOX”, por entender que existía confundibilidad entr e esta y sus marcas anteriormente registradas. Sostuvo que la resolución impugnada desconoce las semejanzas existentes entre los signos en pugna, las que a su juicio resultan confundibles. Señaló que el acto es ilegítimo, en tanto se funda en un informe del examinador que considera erróneo por no valorar debidamente las circunstancias de hecho y de Derecho que correspondían al caso; ello determina que los motivos del acto sean errados y que la resolución haya sido dictada con exceso de poder. En este sentido, postuló que la marca “TRIFOX” reproduce íntegramente el signo “FOX”, núcleo central de sus marcas preexistentes, generando una identidad sustancial que no resulta neutralizada por la adición del prefijo “TRI”, carente de fuerza distintiva propia. Agregó que la similitud entre los signos se manifiesta en los planos gráfico, fonético y conceptual, y que ello genera una impresión de conjunto prácticamente idéntica en el consumidor medio. Indicó que tal circunstancia se ve agravada por la identidad de los productos protegidos y la coincidencia de público consumidor, lo que -a su entender- torna inviable la coexistencia pacífica de los signos en el mercado por el riesgo de inducir a error o asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos. En ese marco, afirmó que la resolución vulnera derechos adquiridos con anterioridad en tanto concedió el registro de “TRIFOX” en la misma clase internacional que sus marcas. Finalmente, concluyó que la Administración omitió cumplir con las exigencias legales que imponen un examen estricto de la distintividad y de la ausencia de riesgo de confusión, por lo que el acto impugnado carece de validez y corresponde su anulación (fs. 13 a 19 vto.). II) Conferido el traslado de precepto, compareció la Dra. DD en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda propiciando la confirmación del acto. Asimismo, denunció a la empresa CC como tercero interesado. Sostuvo, en lo central, que el registro de la marca mixta “TRIFOX”, concedido para productos vinculados al rubro de bicicletas dentro de la clase internacional 12, se ajusta plenamente a las disposiciones de la Ley de Marcas No. 17.011. Cuestionó el enfoque de la actora señalando que la coincidencia parcial en el elemento “FOX” resulta insuficiente para configurar confundibilidad, puesto que el anál isis marcario debe efectuarse considerando los signos en su conjunto, y no de manera fragmentada, valorando su estructura global desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. Bajo esa premisa, entendió que “TRIFOX” cuenta con elementos distintivos suficientes que permiten su identificación autónoma en el mercado. Destacó, asimismo, que los productos amparados por la marca concedida se vinculan exclusivamente al ámbito de las bicicletas, lo que los diferencia claramente de aquellos protegidos por las marcas invocadas por la actora. Añadió que el consumidor relevante debe presumirse atento y selectivo, en especial tratándose de bienes de cierto valor, circunstancia que reduce aún más la posibilidad de error o asociación indebida. Por otra parte, señaló que la existencia de otras marcas registradas por distintos titulares que incorporan la partícula “Fox” confirma que dicho elemento no resulta exclusivo ni determinante por sí solo. Agregó que, conforme a la doctrina especializada, e l consumidor tiende a retener con mayor fuerza las sílabas iniciales de las denominaciones, lo que refuerza la diferenciación entre los signos en pugna. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda y la confirmación del acto impugnado (fs. 60 a 63). III) Conferida noticia del pleito al tercero, éste no compareció (fs. 68 y 70). IV) Abierto el juicio a prueba, la parte actora ofreció prueba documental, la que fue agregada; y la parte demandada ofreció la que emerge de autos y le resulte favorable a su pretensión (fs. 71, 81 y 73). V) Se confirió plazo para alegar de bien probado, del cual ambas partes hicieron uso, formulando sus respectivos alegatos (fs. 104, 106 a 110 y 112). VI) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la cual, representada por la Dra. Sandra Boragno, emitió el Dictamen No. 712/2025, en el que aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto en causa (fs. 114 y 115 a 116 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 118). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad de sus miembros naturales y compartiendo la solución propuesta por la Procuraduría, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En autos se impugna la Resolución s/n, de fecha 19 de febrero de 2024, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca “TRIFOX” a favor de la empresa CC de China para distinguir los productos/servicios de la clase internacional 12 (fs. 34 vto.). III) En el aspecto formal, se ha verificado el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley 15.869, artículos 4° y 9°) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. IV) Surge de las actuaciones administrativas que, en el trámite de la solicitud de registro de la marca “TRIFOX”, la empresa accionante dedujo oposición, alegando confundibilidad entre esta y sus marcas “FOX” y “CROSSFOX”, previamente registradas. En su oposic ión sostuvo que la marca solicitada resultaba violatoria de la normativa vigente y confundible con sus marcas registradas, las que contienen un elemento no habitual para la clase de que se trata, esto es, el nombre de un animal (zorro). Señaló que “FOX” cumple un rol principal en ambos signos, que no se trataba de una clase en la que el uso del término “zorro” o “fox” resultara necesario y que el término “tri” de la marca solicitada quedaba relegado a segundo plano, siendo “FOX” (propieda d de su representada) el elemento que primero se percibe al observar el signo (fs. 25 vto., 26 y 27 vto. a 29). Conferido traslado de la oposición, el solicitante no lo evacuó. Por informe de Asesoría Letrada de fecha 2 de febrero de 2024, se entendió que la marca “TRIFOX” se presenta de forma diferente a la marca por la cual se dedujo oposición, en tanto el inicio “tri” (elemento que los consumidores retienen con mayor fuerza) constituye una diferencia relevante, lo que determina asimismo que, desde el punto de vista fonético, los signos se perciban como disímiles. En virtud de ello, se aconsejó no hacer lugar a la oposición y conceder el registro solicitado (fs. 30 y 32 vto. a 33 vto.). En tal mérito, se dictó el acto impugnado (fs. 34 vto.). V) El objeto del presente proceso consiste en determinar si la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca mixta “TRIFOX”, resulta ilegítima por contravenir el artículo 6° de la Ley No. 17.011, en tanto la actora sostiene, en lo medular, que dicho signo es confundible con sus marcas “FOX” y “CROSSFOX”, previamente registradas para productos de la misma clase. VI) Como punto de partida, corresponde señalar que la Ley de Marcas procura evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las mar cas y de los consumidores que adquieren los productos (Gutiérrez Carrau, Juan Manuel “Manual Teórico-Práctico de Marcas” 3ª ed., Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, p. 155). Concretamente, el artículo 6° exige que las marcas sean “claramente diferentes” a las que se hallen inscriptas, a efectos de evitar confusión: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Para apreciar y determinar si existen las “claras diferencias”, la doctrina especializada y la jurisprudencia de este Tribunal han fijado, en tal sentido, criterios uniformes para el cotejo de los signos, conforme a los cuales: (a) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; (b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; (c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; ( d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Gutiérrez Carrau, Juan Manuel op. cit. p. 156). Idéntica orientación ha seguido la Corporación al expresar: “En el análisis del cotejo marcario de marras, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen, siendo ya constante la jurisprudencia del Cuerpo, en el sentido de que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que dicho cotejo debe ser practicado “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma suc esiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos)”(Sentencia 613/2015 y de igual manera, Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, 830/2012, 271/2013, 94/2019, 253/2023, 166/2024, entre otras). Aplicando tales pautas al caso, corresponde señalar, en primer término, que la marca impugnada es de naturaleza mixta e incorpora una tipografía particular, mientras que las marcas de la actora son denominativas, lo que introduce una primera diferencia en el plano gráfico. En segundo término, desde el punto de vista fonético, “TRIFOX” se percibe como un vocablo autónomo, en el que la sílaba inicial “TRI” contribuye a conferirle al conjunto una sonoridad y configuración propias. De igual manera, en el plano conceptual, no se advierte que “TRIFOX” evoque necesariamente la misma idea o representación que “FOX” o “CROSSFOX”, en tanto la incorporación del elemento “TRI” modifica la estructura y configuración conceptual del conjunto. De lo expuesto se sigue que, examinados los signos en su conjunto, el signo “TRIFOX” presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales suficientes para descartar el riesgo de confusión. La conclusión precedente se ve reforzada al analizar la aptitud distintiva del elemento “FOX”, común a los signos enfrentados. En efecto, dicho término presenta un carácter evocativo en relación con productos vinculados a la naturaleza y las actividades al aire libre, como bicicletas y equipamiento deportivo. Esta circunstancia determina que su fuerza distintiva no pueda ser valorada de manera aislada ni con un alcance tal que permita atribuirle, por sí solo, aptitud suficiente para generar confundibilidad entre signos que presentan diferencias en sus restantes elementos. A ello se agrega que no se ha acreditado en autos que las marcas “FOX” y “CROSSFOX” gocen de un grado de notoriedad o fama tal que permitan presumir, por vía de la doctrina del significado secundario, que la sola presencia de dicho elemento en la marca imp ugnada provoque una asociación inmediata con los productos de la actora. La notoriedad indiscutida de la marca “Volkswagen” no resulta trasladable, sin más, a las marcas específicas invocadas en autos, cuya reputación autónoma no fue objeto de prueba. VII) Cabe asimismo ponderar que el registro concedido a “TRIFOX” no se extiende a la totalidad de los productos comprendidos en la clase internacional 12, sino que fue otorgado en forma personalizada, exclusivamente para cuadros de bicicleta, horquillas, manill ares, ruedas, postes de asiento, sillines, bicicletas, jaulas para botellas de agua, potencias de manillas y cubos de rueda para bicicletas (fs. 24 vto.). Frente a ello, la marca “CROSSFOX” ampara vehículos para locomoción terrestre, aérea o acuática y sus partes, en tanto la marca “FOX” protege la totalidad de los productos de la clase 12 (fs. 14 y vto., 28 y 41). Si bien, en abstracto, ambos registros podrían comprender también a las bicicletas, no surge de autos que la actora haya acreditado, ni siquiera alegado, una presencia efectiva en dicho segmento del mercado, el que, además, presenta características, canales de comercialización y motivaciones de compra distintos de los asociados a la adquisición de vehículos automotores. Tal como sostuvo la Asesoría Letrada de la DNPI en sede recursiva: “Respecto de lo que la recurrente afirma y atendiendo a la prueba que aporta con su escrito, “si uno busca en Google auto “FOX” en seguida aparecen los productos de mi representada”. Es necesario considerar que la marca que se concede, TRIFOX, se encuentra limitada dentro de la Clase internacional 12 para “PERSONALIZADAS: Cuadros de bicicleta, horquillas de bicicletas, manillar de bicicleta, ruedas de bicicletas, postes de asiento de bicicleta, sillines de bicicleta, bicicletas, jaulas para botellas de agua para bicicletas, potencias de manillar para bicicletas, cubos de rueda de bicicleta”. Por lo tanto, la suscrita cree probable que ante la búsqueda “auto FOX” surja únicamente productos de la recurrente, AA., no así los de la solicitante, que se encuentra destinada a proteger productos vinculados a bicicletas. Por lo cual, la prueba que la recurrente aporta fundamenta lo que esta Asesoría entiende correcto: las marcas analizadas pueden convivir en el present e Registro y en el mercado sin riesgo de confusión entre ellas” (fs. 42). Esta diferenciación de los productos y de los ámbitos de comercialización coadyuva a descartar la existencia de un riesgo de confusión indirecta, e integra un elemento de ponderación relevante junto con los restantes ya examinados. A ello se suma la naturaleza de los productos involucrados y el perfil del consumidor al que se dirigen. En ambos casos se trata de bienes de valor económico considerable respecto de los cuales resulta razonable presumir que el consumidor actúa con un grado de atención y discernimiento superior al que suele verificarse respecto de productos de consumo masivo o de reducido valor. Dicha circunstancia es otro factor que atenúa la posibilidad de error o de asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos, pues reduce la probabilidad de que la coincidencia parcial en el elemento denominativo “FOX”, considerada aisladamente, conduzca al consumidor a confundir los signos enfrentados. VIII) Por último, la actora invocó en su demanda que el acto impugnado habría sido dictado con exceso de poder. Sin embargo, dicha alegación no fue objeto de un desarrollo argumental concreto, limitándose la parte a su mera enunciación, sin precisar de qué modo el dispositivo del acto habría resultado objetivamente inadecuado. En tales condiciones, no corresponde ingresar al análisis de dicha causal. Sin perjuicio de ello, de los elementos examinados tampoco surge una inadecuación cualitativa entre los motivos considerados por la Administración y el contenido del acto impugnado, ni que este resulte inidóneo para alcanzar el fin perseguido. IX) En suma, de la valoración conjunta de los extremos examinados: ausencia de confundibilidad conforme a los criterios aplicables al cotejo marcario, la limitada fuerza distintiva del elemento “FOX” para fundar un derecho de exclusiva sobre dicho vocablo, la delimitación de los productos amparados por el registro concedido a “TRIFOX” y el grado de atención que razonablemente cabe atribuir al consumidor de estos productos, se concluye que la resolución impugnada no incurrió en la infracción del artículo 6° de la Ley No. 17.011 que le atribuye la actora, por lo que el acto administrativo cuestionado resulta ajustado a Derecho. X) Por las razones expuestas y lo establecido en los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, conf írmase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de L ey No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal (r.), Dr. Corujo, Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).