Sentencia Definitiva N° 354/2007

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2007. No. 354 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KRAFT FOODS HOLDINGS INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 156/05). RESULTANDO : I) Que con fecha 1º de abril de 2005 se presentó la actora entablando acción de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2004, mediante la cual concedió el registro de la marca “POSTRE ROYARINA” (mixta), solicitada bajo acta No. 351.580, a favor de KRAFT FOODS HOLDINGS INC., para la clase internacional No. 30s/d sin derechos privativos sobre los términos que la componen, excepto “ROYARINA” y también sin derechos privativos sobre el diseño que contiene (art. 7 de la Ley 17.011). Manifestó que la marca de autos es un signo mixto compuesto por la denominación POSTRE ROYARINA y un diseño original. Lo que se pretende lograr es la exclusividad sobre el diseño en particular, que si bien combina elementos genéricos, su disposición y distribución configura un conjunto diferente que debe ser protegido. Señaló que esa particular distribución ya lo hace distinguible de otros que puedan aparecer, y por eso es que deben otorgarse derechos exclusivos. Indicó que ya es titular de las siguientes marcas, concedidas sin derechos privativos sobre los términos que la componen, excepto “ROYARINA” y sin ninguna mención sobre los correspondientes diseños: “Gelatina Royarina” (etq), “Flan Royarina” (etq), “Salsa Royarina” (etq) y “Helado Royarina” (etq). En definitiva, solicitó se anule el acto en causa. II) Conferido el correspondiente traslado compareció la Administración demandada (fs. 18-19vta.), abogando por la confirmación del acto. Manifestó que el registro ha sido concedido conforme lo dispone la normativa aplicable. Señaló que el art. 7 de la ley 17.011 establece que para el caso que un signo incurra en las prohibiciones establecidas en el art. 4º, numerales 9, 10 y 11, podrá formar parte de un conjunto marcario pero sin derechos privativos sobre los mismos. Indicó que precisamente ello es lo que se verifica en el ocurrente, desde que la actora solicitó el registro de un conjunto marcario el que posee un elemento denominativo que incurre en aquellas prohibiciones, como lo es la expresión POSTRE y por tal motivo ha sido que, respecto de la misma, no se le han concedido derechos privativos, aspecto que no mereció reproche jurídico por la actora, sin perjuicio de que en su demanda no menciona dicho extremo sino que refiere exclusivamente a la limitación respecto del diseño en cuestión cuando describe el acto que impugna. Y asimismo, el diseño que compone el registro en cuestión incurre en las mismas prohibiciones, ya que claramente describe el producto que pretende proteger, no presentando ningún elemento fantástico, careciendo por tanto, de las notas de novedad, especialidad y distintividad que hacen a la definición de la marca. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 32. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 34 y vta. y fs. 37, respectivamente); pasando los autos en vista del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por Dictamen 357/2006 (fs. 40 y vta.), aconsejando confirmar el acto en causa. V) Se citó a las partes para sentencia (fs. 42), la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que en este proceso se cuestiona la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 28 de junio de 2004, por la cual se concedió a favor de la actora el registro de la marca mixta “POSTRE ROYARINA” para la Clase Internacional Nº 30, sin derechos privativos sobre los términos que la componen excepto “ROYARINA”, y también sin derechos privativos sobre el diseño que contiene (AA fs. 13 y en esta pieza fs. 1). En sede de agravios la accionante impugna dicha resolución solamente en cuanto le niega derechos privativos sobre el diseño, por entender que si bien combina elementos genéricos, la manera en que están dispuestos en el diseño, conforma un conjunto diferente que debe ser protegido. La copa redonda conteniendo un postre cremoso decorado con granizado de chocolate tiene la originalidad necesaria como para distinguirlo de otros productos del rubro. Aduce en su apoyo, que otros productos de su marca registrados con anterioridad, obtuvieron protección sobre el diseño. III) El Tribunal, por unánime voto de sus integrantes, habrá de amparar el accionamiento en virtud de considerar, contrariamente a lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que son de recibo los argumentos desplegados por la actora. De los Antecedentes Administrativos surge que la firma actora reivindicó no solamente la marca nominativa del producto sino también la exclusividad del diseño que integra el nombre del mismo, invocando haber obtenido antes dicho rango de protección marcaria respecto de otros productos de su propiedad que integran la misma Clase Internacional Nº 30. Por tanto, nos encontramos ante una marca mixta cuyo titular reclama exclusividad tanto del nombre de fantasía como del diseño que la integra. Las funciones que usualmente se atribuyen a la marca y que justifican su registro, esto es, indicación de origen, garantía de calidad, y atracción, se verificarían en el diseño cuya exclusividad se solicita por la actora. En efecto, en su conjunto ambos elementos integrantes de la marca solicitada -grafías y diseño- tienen particularidades que permitirían distinguirla dentro del mercado consumidor de ese tipo de productos, como acertadamente señaló la actora en su demanda. En el caso de marras, si bien el diseño refiere a un postre que se presenta en una copa (AA fs. 10), el mismo está dispuesto de un modo original y novedoso. Ciertamente que el diseño refiere a un elemento genérico, como lo es un postre, pero también es cierto que su representación gráfica resulta novedosa, por la combinación de colores utilizada y la especial forma de presentarlo. No puede decirse que dicha caracterización sea la única posible, o necesaria para identificar al producto (Cfr. Sent. 295/06). Como ha sostenido la Corporación en anteriores pronunciamientos: “La posibilidad de confusión debe analizarse en función de una apreciación global de los nombres y grafías, desde la óptica de los potenciales adquirentes del producto. Prestigiosa doctrina sobre el tema, recogida asimismo por la jurisprudencia, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer, obviamente exige un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (RIPPE, S. “La propiedad industrial en el Uruguay” pág. 313 y ss, particularmente pág. 322; GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. “Manual teórico-práctico de marcas” pág. 87 y ss.; Sents. 648/96; 118/02; 663/04; 255/05)” . De tal modo que la protección que se reivindica no vulneraría los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la ley 17.011, y por tanto no cae en la limitación del art. 7º de dicha ley. IV) Por otra parte, no es menor el argumento sustentado en los antecedentes de registro de otras marcas propiedad de la accionante sobre productos similares (AA fs. 4v.), en las cuales se le habría concedido la exclusividad sobre el diseño. Esta circunstancia es negada por la Administración demandada, destacando que en tales oportunidades no se hizo mención al diseño (AA fs. 5 v.). La omisión de agregar los antecedentes respecto de los mencionados registros impide dirimir ese punto controvertido y conspira contra una mayor certeza sobre el tema, pero no enerva la conclusión del Tribunal en el sentido de que las razones desarrolladas ut supra militaban para que la Administración hubiere acogido el registro tal como se solicitó. Por los expresados fundamentos, el Tribunal FALLA : Amparando la demanda y, en su mérito, anúlase parcialmente el acto impugnado, en cuanto concede el registro “sin derechos privativos sobre el diseño que contiene”. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 14.000 (pesos uruguayos catorce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Lombardi, Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Preza, Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).