Sentencia Definitiva N° 348/2007

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de junio de 2007. No. 348 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE COCA-COLA COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha 823/04). RESULTANDO : I) Que con fecha 22/11/04, a fojas 9, compareció la actora entablando acción de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 15/1/04, por la cual se desestimó el registro de la marca tridimensional “EMBLEMA” (Acta No. 342.957) para proteger todos los artículos de la clase internacional 21, por considerarla comprendida en la prohibición del art. 4º, Num., 11 de la Ley 17.011. Expresando agravios, manifestó la actora que el dictamen de la Asesoría Técnica de la D.N.P.I., en el cual se encuentra fundada la resolución impugnada, resulta inaplicable al caso concreto por no tomar en cuenta principios generales aplicables a la materia. Dicho dictamen estableció que el signo que pretendía registrar la actora era de corte figurativo, carente de las características de fantasía, novedad y especialidad, que le confieran distintividad. Expresó al respecto que, en el caso que nos ocupa, no resulta posible establecer que la marca “EMBLEMA” haya pasado al uso común, siempre que se tome en cuenta el conjunto marcario. Señaló que, en efecto, la marca solicitada -analizada en su conjunto- no es necesaria para distinguir los productos de la clase Int. 21, y que, en consecuencia, ningún tercero, aunque gire en el mismo ramo, se verá lesionado o limitado en su derecho por la monopolización de dicho signo. Agregó que la marca en cuestión está compuesta por la representación gráfica de un tambor, por lo cual no resulta aplicable la normativa esgrimida por el Examinador, esto es el art. 4º, num. 11º, de la Ley 17.011. Concluyó que, en definitiva, no existe motivo gráfico para argumentar que el emblema solicitado no pueda constituir marca registrada. II) Con fecha 11/4/05, a fs. 26, compareció la demandada, evacuando el traslado conferido, y solicitando el rechazo de la demanda incoada, en base a los siguientes argumentos. Manifestó que el registro de la marca solicitada colide con lo establecido en el numeral 4º, del artículo 11 de la ley marcaria. Expresó que la marca de autos carece de los atributos de novedad, especialidad y distintividad suficiente, siendo un vaso aunque la actora diga que es la representación gráfica de un tambor, el cual no tiene aptitud distintiva, estando incluido dentro de los productos protegidos por la clase internacional 21. Agregó que el art. 4º, num. 11, establece que no serán considerados como marca los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. Y que, al respecto, la doctrina mayoritaria establece que la fantasía se refiere a la creatividad que debe caracterizar a cualquier signo, que la especialidad significa que el signo debe presentar caracteres peculiares, únicos y propios, y que la distintividad será la clara diferenciación visual, fonética e ideológica con una marca anterior o ya existente. Añadió que el diseño que se propone es de un vaso, no es que evoque un vaso como ha dicho la actora en sede administrativa, sino que es un vaso. Concluyó entonces que el acto administrativo fue dictado conforme a derecho, por lo cual corresponde su confirmación. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 37, haciéndolo la parte actora de fs. 31 a 33, y la parte demandada de fs. 34 a 36. A los autos se agregó por cuerda un legajo de documentación en 21 fojas, conteniendo los antecedentes administrativos. Cumpliendo con el designio legal, con posterioridad alegaron las partes, haciéndolo la parte actora de fs. 39 a 39 vto., y la parte demandada a fs. 42. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen N° 330/2006 a fs. 45), aconsejó el amparo de la demanda, por entender que el signo solicitado cuenta con los requisitos de novedad, creatividad, especialidad y distintividad. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que el Tribunal, por mayoría legal y sin compartir la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria ejercitada en mérito a los fundamentos que se explicitarán. II.1.- Se impugna de nulidad la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI) de fecha 15 de enero de 2004, en cuanto desestimó el registro de la marca tridimensional “EMBLEMA”, solicitada por la accionante bajo Acta No. 342.957, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional 21 (A.A. fs. 21). Volición dictada de conformidad con los dictámenes de su Asesoría Técnica (AA fs. 20 y 20vto.). II.2.- Formulada la solicitud de registro de la marca tridimensional de referencia con fecha 14 de agosto de 2002 (A.A. fs. 15), la DNPI dedujo oposición de oficio fundada en que la marca en examen estaba comprendida en las nulidades establecidas en el numeral 11 del art. 4º de la Ley No. 17.011 (A.A. fs. 17vto.). II.3.- Oportunamente, contra el acto residenciado se movilizaron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (A.A. fs. 3vto./5); y previo dictamen de la Asesoría Letrada - Sector Recursos (A.A. fs. 9vto./10) la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por Resolución de fecha 10 de junio de 2004, mantuvo la recurrida (AA fs. 10 vto.). Confirmándola asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería -luego de expedirse su Asesoría Jurídica (AA fs. 12vto)-, por Resolución de fecha 17 de agosto de 2004 (A.A. fs. 13vto.). III) Emerge de infolios, que la DNPI denegó el registro marcario tridimensional impetrado por THE COCA COLA COMPANY -siguiendo la opinión de sus asesores técnicos-, por entender que se trata de un signo figurativo, carente de las características de fantasía, novedad y especialidad, que le confieren distintividad, por lo que no reúne los requisitos esenciales para constituirse en marca, tal como lo preceptúa el art. 1º y art. 4º, numeral 11, de la Ley No. 17.011. IV) A juicio del Tribunal, en mayoría, no le asiste razón a la demandante en sede de nulidad. IV.1.- Útil resulta consignar, que entre las marcas tridimensionales se incluyen aquellos signos que además de la vista, pueden ser percibidos por el tacto: como los envoltorios, los envases, los relieves y la forma del producto; términos éstos que deben ser interpretados en sentido amplio, cubriendo todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas, embalajes, etc., a los que se requerirá una adecuada capacidad distintiva, además de su disponibilidad (Cf. BERTONE, Luis Eduardo - CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas / 1”, Pág. 422). IV.2.- Y, en la especie, THE COCA COLA COMPANY requirió el registro de la marca tridimensional que se exhibe en el formulario de “Solicitud de Registro de Marcas” obrante en los antecedentes administrativos, exclusivamente para la Clase Int. 21: el diseño de un vaso con canaladuras cóncavas conectadas; a cuyo respecto deviene imprescindible comprobar si ese signo marcario satisface las exigencias legales habilitantes para tal registro, que no son otras que las preceptuadas para cualquier signo y que hacen a sus específicas características de novedad, especialidad y distintividad. Requisitos éstos, indisponibles para solicitar el registro (Art. 4, num. 11 de la Ley No. 17.011). Como bien se establece por MERLINSKI - SALAVERRY, la ley exige a texto expreso que, para ser marca, el signo posea aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona, de los de otra; siendo esa aptitud distintiva de la esencia misma de la marca (art. 1º de la Ley No. 17.011). Por ello es fundamental que la marca sea un elemento individualizador de los productos o servicios en el mercado, desplegando en él su pluralidad de funciones, entre las cuales se halla la de posibilitar al consumidor el identificar y facilitar la elección entre varios productos o servicios de la misma especie (Cf. Ricardo MERLINSKI - Lucía SALAVERRY: “Las Marcas en el Uruguay” Pág. 9). En ese sentido, compartiendo los argumentos de la demandada y no obstante las características del diseño invocadas por la actora, se entiende que la marca tridimensional cuyo registro se pretendiera por THE COCA COLA COMPANY, no cumple con los requisitos de novedad, especialidad y distintividad antes señalados. En efecto, el diseño que se propone se trata de una simple representación de un vaso, es decir, de uno de los productos comprendidos en la clase internacional 21 que se pretende registrar (dicha clase comprende, entre otros productos, “utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados);…cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” ). Ciertamente se considera que el dibujo de un vaso con canaladuras cóncavas conectadas no tiene ninguna capacidad o aptitud distintiva y no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y menos aún otorgarse uso monopólico (Cf. MERLINSKI, Ricardo - SALAVERRY, Lucía: Ob. Cit., Pág. 37). IV.3.- Por lo demás, tampoco resulta aplicable la protección establecida en el art. art. 6 quinquies del Convenio de París (cláusula “tal cual es”). En primer lugar, por una razón de índole exclusivamente procesal, dado que si bien la accionante invocó la citada protección en vía recursiva (A.A. fs. 3vto. y 5vto./7), no lo hizo en la demanda de nulidad. Por otro lado, y más allá de que tampoco se acreditó que el diseño en cuestión estuviese registrado en el país de origen, en el caso concurre uno de los supuestos de exclusión (excepciones) que contiene dicho artículo: la posibilidad cierta de que la marca esté desprovista “…de todo carácter distintivo…” (apartado B, num. 2º). V). Todo lo cual permite concluir, que la Administración, al desestimar el registro de la marca solicitada, ha actuado conforme a derecho en acatamiento, particularmente, de las previsiones contenidas en los arts. 1º y 4º, numeral 11, de la Ley No. 17.011. Por los citados fundamentos, el Tribunal, por mayoría legal, FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado de nulidad. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Lombardi, Dr. Rochón (d.), Dra. Battistella, Dr. Preza, Dr. Harriague (r.).Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Rochón: Discorde por los siguientes fundamentos: En primer término, resulta útil señalar que entre las marcas tridimensionales se incluyen aquellos signos que además de la vista, pueden ser percibidos por el tacto; como los envoltorios, los envases, los relieves y la forma del producto; términos éstos que deben ser interpretados en sentido amplio, cubriendo todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas, embalajes, etc., a los que se requerirá una adecuada capacidad distintiva, además de su disponibilidad (Cnf.: Bertone-Cabanellas, Derecho de Marcas, T. 1, pág. 422). Cabe aceptar, entonces, que la forma del producto, en tanto apariencia visual, puede ser considerada incluida en el concepto de “marca”. En ese sentido, el art. 1º de la Ley No. 17.011 establece que: “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”- En aplicación de este concepto, la forma de un producto o de un envase podría registrarse como marca, siempre que reúna los caracteres de no necesaria y distintiva (Conf. Merlinski-Salaverry: Las Marcas en el Uruguay, pág. 17). En la especie, la accionante solicitó el registro de la marca tridimensional que se exhibe en el formulario de “Solicitud de Registro de Marcas” (AA, fs. 15), que consiste en la forma de un vaso (y no de un tambor, como tal vez por error se dice en la demanda), exclusivamente para la Clase 21, la que comprende, entre otros productos, “utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos chapados);...; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases;...vasos plásticos y de papel”. Resulta imprescindible comprobar si ese signo marcario, que consiste en el diseño de un vaso con canaladuras cóncavas conectadas, satisface las exigencias legales habilitantes para su registro, que no son otras que las preceptuadas para cualquier signo y que hacen a sus específicas características de novedad, especialidad y distintividad. En ese sentido, el suscrito comparte el criterio expuesto en su dictamen por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 45/45v.), en cuanto a que el “emblema” cuyo registro se pretende es un vaso con caracteres específicos, lo que supone novedad, creatividad, especialidad y distintividad en relación a los productos protegidos. Si bien la marca solicitada representa la figura de un vaso y como tal se trata de un artículo comprendido en la Clase 21, su diseño se distingue netamente del diseño usual del producto, y contiene una clara alusión a otro producto de la accionante, en cuanto sugiere inmediatamente en el consumidor o comerciante la representación de la famosa botella de Coca Cola. En este sentido se comparte el enfoque que expone la recurrente en su escrito de evacuación de “vista”, cuando expresa que “el carácter de la denominación o diseño de fantasía consiste precisamente en la elección de un signo que se distingue netamente de la denominación usual o diseño dado al producto o servicio, pero que contiene, sin embargo, alguna alusión. Esta alusión es la que crea en el espíritu del público una relación de ideas entre la marca y el servicio, o producto, dándose, por tanto, un carácter incluso más significativo” (AA, fs. 18v.). Además, la gestionante invoca, sin que fuera controvertido, el Título de Registro de la marca “EMBLEMA”; No. 2.471.029, clase 21, en EE.UU., donde se indica que la marca concedida consiste en “...la configuración de la porción inferior de un vaso, a saber, una serie de canaladuras cóncavas conectadas que se asimilan a las canaladuras utilizadas en la famosa botella con contorno de Coca-Cola...” (A.A., fs. 5v). Por tanto, coincidiendo con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, estimo que el diseño en cuestión no es genérico, sino que se trata de un diseño particular que denota originalidad y fantasía.