Sentencia Definitiva N° 431/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de julio de 2026. No. 431 Ministro redactor: Dr. Ángel Cal. VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO, MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad. (Ficha No. 639/2024). RESULTANDO: I) Que compareció AA representada por la Dra. BB, a promover demanda anulatoria contra la Resolución dictada por la Dirección de Propiedad Industrial (DNPI) el 12 de octubre de 2022, que desestimó el registro de la marca GLUFREE (mixta) presentada bajo expediente No. 509826 a nombre de AA de URUGUAY, para distinguir los productos o servicios comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 31 infolios). La accionante relató que su firma está instalada en el mercado uruguayo hace más de veinticinco años, trabajando con una línea de productos aptos para celíacos. Explicó que GLUFREE se convirtió en la primera marca en alcanzar escala de producción industrial en nuestro país en tal categoría, ofreciendo solución a un problema que afecta a gran parte de la población. Defendió la distintividad de la marca señalando que su elemento denominativo es diferente a su antecedente (FREEGLUT). Añadió que su marca cuenta con un logo distintivo que impresiona diferente al consumidor, dado que la tipografía y colorimetría es una creación original. Negó que existiera similitud auditiva o fonética de significación entre las marcas. A su vez refirió a que el consumidor final, es un público atento y con opciones limitadas al momento de seleccionar sus comidas, por lo que sostuvo que no existe riesgo de confusión entre las marcas. Por lo tanto, insistió en que su marca cumple con lo establecido en el artículo 1 de la Ley No. 17.011. Por otra parte, aludió a que en el registro coexisten innumerables marcas que incorporan algunos de los elementos de las marcas en cuestión, a nombre de distintos titulares, en la misma clase internacional. Por lo que, afirmó que, en esos casos, a pesar de contener idénticos elementos, DNPI consideró que en su conjunto eran diferenciables. Añadió que las marcas enfrentadas están compuestas por términos evocativos débiles como son “GLU”, “GLUT”, “FREE”, lo que los hace inapropiables en forma exclusiva. No obstante, insistió en que, apreciados los términos en su conjunto, son diferentes a su antecedente. Asimismo, postuló que la DNPI debió haber tenido en consideración la inexistencia de oposición en vía administrativa por parte de la marca antecedente, lo que habla de su pacífica coexistencia. En definitiva, luego de citar jurisprudencia que consideró favorable a su reclamo, solicitó la anulación del acto encausado (fs. 2 a 10 vto. infolios) II) Conferido traslado de la demanda, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, compareció el Dr. CC a contestar la demanda. Defendió la actuación de la Administración señalando que no merece reproche dado que los signos impresionan similares. Explicó que las marcas en cotejo refieren a la misma clase internacional y están compuestos de las mismas letras difiriendo en el orden, compartiendo el término “FREE” acompañado por la sucesión de fonemas “GLU” y “LUG”. Por lo tanto, afirmó que el signo es confundible con su antecedente. En relación a la falta de oposición de la propietaria de la marca antecedente, defendió la potestad de la Administración de presentar oposición de oficio de acuerdo al artículo 22 de la Ley 17.011, en defensa de los derechos de los consumidores. Finalmente, se remitió al Dictamen de DNPI del 29 de abril de 2024 en el que se hace mención a que las marcas se componen de la misma expresión a excepción de la letra T, no cumpliendo con el artículo 6 de la Ley de Marcas. Dicho informe además indicó que, si bien la actora refiere a alimentos para celíacos, el registro fue solicitado para cubrir la totalidad de los productos comprendidos en la Clase Internacional 30, existiendo coincidencia total en el ámbito de protección de los mismos. Por lo expuesto, solicitó que la demanda fuera desestimada y que se citara como tercero a DD, titular de la marca “FREEGLUT” (fs. 49 a 50 vto. infolios) III) Por Decreto No 145/2025 se dio noticia al tercero DD, el que compareció a fs. 55 a 59 representado por la Dra. EE, deduciendo tercería coadyuvante con el Estado. En síntesis, defendió la decisión de la Administración señalando que, como lo entendió la DNPI, entre las marcas no surgen claras diferencias como exige la normativa marcaria. Afirmó que se trata de signos confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético, lo que provocaría confusión en el consumidor, remitiéndose a lo informado oportunamente por el examinador. Por lo tanto, solicitó la confirmación del acto. IV) Atento a la ausencia de oposición a la tercería deducida, por Decreto No 1317/2025 el juicio se abrió a prueba, la que fue ofrecida por las partes a fs. 78 a 80, 82 y 84 a 102 infolios. V) Cumplido su diligenciamiento, las partes alegaron de bien probado: a fs. 109 la parte demandada, a fs. 111 a 115 la parte actora y a fs. 117 a 118 vto. lo hizo el tercero. VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar de Lenoble, por Dictamen No 541/2025 sugirió la confirmación del acto resistido (fs. 122 a 123 vto. infolios). VII) Puestos estos autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y en su mérito confirmará el acto impugnado. II) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución de la DNPI, del 12 de octubre de 2022 que dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la Marca GLUFREE (mixta), presentada bajo expediente No. 509826 a nombre de AA de URUGUAY, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/ Clase/s internacional/es 30.” (fs. 31 infolios) III) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). IV) A efectos de la dilucidación de la cuestión sometida a decisión, procede efectuar una breve reseña de los antecedentes administrativos útiles al caso. Emerge de los mismos que el 19 de noviembre de 2019 la actora solicitó el registro de la marca GLUFREE (fs. 21 infolios), la cual fue objeto de oposición de oficio por parte de DNPI en mérito al antecedente de la marca FREEGLUT (denominativa) de DD (fs. 24 infolios). Conferida vista de la oposición, la actora la evacuó en términos contradictorios, similares a los de su demanda (fs. 25 a 28 vto. infolios). El 5 de octubre de 2023 se pronunció la Asesoría Letrada de la DNPI la que sostuvo: “En primer término corresponde mencionar que la no existencia de oposición por parte de los terceros, no es un argumento que nos permita concluir que entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión.” Respecto a la confundibilidad de las marcas en cuestión explicó: “Si comparamos el signo solicitado “GLUFREE” (mixta), Acta N° 487902, para la clase internacional 30, podemos apreciar que las mismas, no presentan diferencias desde el punto de vista conceptual, ideológico ni ortográfico que hiciera posible la coexistencia pacífica de las mismas en el registro. Tal como puede aprec iarse, la solicitada es prácticamente una reproducción de la marca pre -registrada en orden invertido, con el único agregado de una letra: T. Asimismo, como se puede apreciar, la marca pre- registrada es de tipo denominativa, lo que agrava aun más la situación, dado que la misma no posee un logotipo propio o un símbolo que la dote de mayor distintividad a la hora de su comparación. Tal como se expresó, las marcas presentan similitudes conceptuales, dado que hacen referencia con sus denominaciones, que lo que pretenden proteger son alimentos libres de gluten, GLU (abreviatura de gluten) y FREE (libre). En este sentido, podría confundirse al público consumidor de que se trataría de una variante de la marca pre-registrada y por ende tener la misma procedencia.” (fs. 29 y 29 vto. infolios). En atención a ello se dictó la resolución encausada desestimando la solicitud de la actora del registro de la marca GLUFREE (mixta) (fs. 31 infolios). V) Efectuado el análisis de los antecedentes que dieron mérito al dictado del acto cuestionado, corresponde ingresar al examen del fondo del asunto. El mismo se centra en determinar si la marca GLUFREE (mixta) que pretendió registrar la actora es confundi ble o no con la marca preregistrada FREEGLUT. El Tribunal por unanimidad considera que asiste razón a la Administración en que las marcas en cuestión son confundibles. El artículo 6 de la ley 17.011 expresamente dispone: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” De esta manera la Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos marcados (Cf. GUTIÉRREZ CARRAU, J M. Manual Teórico - Práctico de Marcas, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, p. 155). No obstante, para apreciar y determinar si existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa, el análisis de la confundibilidad, aunque en esencia subjetivo, debe partir de reglas uniformes aplicables a la universalidad de los casos. Las reglas elaboradas por la doctrina y jurisprudencia son las siguientes: “ 1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. RIPPE, S. La propiedad industrial en el Uruguay, FCU, Montevideo, 1992, p. 313 y GUTIÉRREZ CARRAU, JM. Manual Teórico - Práctico de Marcas, op. cit. p. 156). En esta línea, BERTONE Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS señalan: “Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre -reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. ” (BERTONE, L y CABANELLAS DE LAS CUEVA, G. Derecho de Marcas. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003, p. 46). Aplicando las referidas premisas al caso, se concluye que existe similitud fonética y gramatical entre las marcas. En tal sentido, el hecho de que los términos estén utilizados en distinto orden, con la adición de la letra “T” en el signo FREEGLUT, no aporta distintividad al caso. A su vez, ambos signos tienen el mismo cometido, o la misma identidad conceptual: dar la idea al consumidor sobre la ausencia de gluten en el producto. Esto sumado a que en ambos casos se utilizan los mismos prefijos y sufijos invirtiendo el orden, pero ma nteniendo inalterable la percepción “al golpe de vista”, aumenta el riesgo de la confusión marcaria y asociación empresarial por parte del consumidor. Aunado a lo anterior, ambos signos tienen un mismo público objetivo en tanto protegen los productos comprendidos en la misma clase internacional (30). Por su parte, no se acreditó en obrados que la marca GLUFREE tenga la notoriedad o fama suficiente para generar una asociación con la empresa accionante, lo que determina que el consumidor tampoco tiene elementos previos que lo orienten sobre el origen empresarial de la marca, incrementando la relevancia de la semejanza entre los signos en disputa. Por otra parte, corresponde indicar que, la falta de oposición de la empresa titular de la marca preregistrada por sí solo no presume la ausencia de confundibilidad de los signos. En tal sentido, el artículo 21 de la Ley No. 17.011 establece la obligación de la DNPI de evaluar la confundibilidad de la marca, pudiendo oponerse de oficio, en la medida que la finalidad última es la protección del consumidor (Cfr. Sentencia 273/2026) En suma, en tanto las marcas no resultan ni ortográfica, ni ideológica, ni fonéticamente distintas a pesar de la inversión de términos, y dado que tampoco se probó una patente asociación de la marca con su fabricante, se concluye que las marcas son confundibles. VI) Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y siguientes de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa No. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal (r.), Dra. Klett, Dr. Corujo, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).