Sentencia Sentencia N° 409/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de julio de 2026 No. 409 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS: Para sentencia, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 390/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con fecha 8.2.2023. Por la misma se resolvió desestimar la solicitud de registro de la marca DOS ESTRELLAS, presentada bajo expediente No. 502744 a nombre de la actora, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 30 (Personalizadas: Sal), (fs. 28 A.A.). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) La representante de la parte demandada contestó a fs. 24 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 5445/2024 (fs. 32); noticiada del pleito compareció BB asumiendo actitud de expectativa (fs. 36 y ss.). III) Abierto el juicio a prueba por el Decreto No. 86/2025 (fs. 43), las partes ofertaron y produjeron la que consta a fs. 46 y ss.; y, ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 2683/2025 (fs. 85), las partes lo hicieron a fs. 87 y ss. IV) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 523/2025, aconsejó anular el acto administrativo resistido (fs. 98 y ss.). V) Por auto No. 4282/2025 (fs. 102) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI, con fecha 8.2.2023. Por la misma se resolvió desestimar la solicitud de registro de la marca “Dos estrellas”, presentada bajo expediente No. 502744 a nombre de la actora, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 30 (Personalizadas: Sal), (fs. 28 A.A.). En su escrito inicial, la representante de la actora dijo que movilizó la solicitud de registro correspondiente y que, con fecha 31.5.2021, fue notificada de dos oposiciones de oficio formuladas con base en tres marcas preexistentes: ( a) “Las 2 Estrellas sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta”, en clase 30, a nombre de CC; (b) “Cinco Estrellas” y (c) “5 Estrellas”, en la clase 30, ambas, a nombre de DD. Indicó que evacuó las vistas conferidas, y que los titulares de las marcas citadas no presentaron oposición, lo que a su juicio demuestra la inexistencia de afectación de derechos. No obstante ello, la DNPI resolvió desestimar el registro de la marca “Dos Estrellas”, aconsejando mantener la denegatoria en base al art. 6 de la Ley de Marcas, relativo a la confundibilidad entre signos. Transcribió extractos del informe del examinador y para coincidir únicamente con el criterio de excluir del análisis la marca “5 Estrellas”, por encontrarse vencida desde el 27.11.2021 sin renovación. Indicó que se denegó el registro con base en lo dispuesto en el art. 6 de la Ley de Marcas referente a la confundibilidad. Sostuvo que el examen de confundibilidad no se ajustó a las reglas aplicables. En ese sentido, alegó que las marcas deben evaluarse tal como lo hace el consumidor medio, considerando la impresión de conjunto y el cotejo sucesivo, atendiendo a las semejanzas relevantes y no a las diferencias menores. Destacó que la Administración no aplicó correctamente tales pautas y que, de haberlo hecho, habría concluido en la inexistencia de riesgo de confusión. Invocó el principio de especialidad previsto en el artículo 11 de la Ley No. 17.011, recordando que la protección se limita a los productos o servicios para los cuales la marca fue solicitada, en el caso concreto “sal”, mientras que una de las marcas citadas -“Las 2 Estrellas sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta”- ampara “pastas frescas”. Sostuvo además que el informe técnico mencionó tres marcas como antecedentes, pero fundamentó la confundibilidad solo respecto de “Las 2 Estrellas sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta”, sin analizar “5 Estrellas” ni “Cinco Estrellas”. Sin embargo, en el informe donde se confirmó el rechazo de registro, se vuelven a incluir en los argumentos la confundibilidad de la marca “Cinco Estrellas”, lo que a su entender vulneró la seguridad jurídica y la teoría de los actos propios. Argumentó que la Oficina ha admitido en otras oportunidades la coexistencia de signos similares, citando ejemplos (“Estrella” en clase 1, 20, 32 y 33, “Estrella de Belen” en clase 30, “Estrellas” en clases 29 y 30 y “Estrella de Mar” en clases 3, 4, 21,29, 20 y 31), lo cual evidenciaría un tratamiento desigual en casos análogos. Invocó doctrina en apoyo de su posición (reglas de confund ibilidad), según los cuales las marcas deben apreciarse en su conjunto, sin desmembrar sus elementos, y las coincidencias parciales -como sílabas comunes - no bastan para fundar la confundibilidad. Realizó el cotejo entre los signos enfrentados y concluyó que la sola pronunciación sucesiva de las denominaciones revela su clara diferenciación, inexistiendo riesgo de confusión o asociación. Subrayó que su marca viene siendo utilizada en el mercado desd e hace años sin que se haya verificado confusión alguna, ni oposición de los titulares de las marcas citadas. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el traslado de rigor , compareció la Administración demandada recordando que la autoridad registral se encuentra facultada para evaluar de oficio la existencia de registros marcarios preexistentes que pudieran resultar confundibles con la solicitud presentada. En tal sentido, aun cuando los titulares de marcas anteriores no interpongan oposición, la Dirección puede invocar ex officio la causal impeditiva prevista en el art. 6 de la Ley de Marcas. En cuanto a la confundibilidad, manifestó que efectivamente existe riesgo de confusión entre las marcas citadas como antecedentes y la solicitud denegada, habiéndose aplicado correctamente las reglas doctrinarias y legales correspondientes. Transcribió los artículos 1 y 6 de la multicitada norma legal, indicando que la normativa procura evitar el riesgo de confusión tanto frente a signos que distingan los mismos productos o servicios, como frente a aquellos que identifiquen productos o servicios concurrentes. Agregó que la exigencia de “claras diferencias” refuerza la necesidad de aptitud distintiva que impone el art. 1 de la misma ley. Citó en apoyo de su postura la Sentencia No. 757/2019 del Tribunal, que consideró que la marca debe ser claramente distinguible de las ya registradas, siendo excluidas no solo las idénticas, sino también aquellas con rasgos de similitud susceptibles de ind ucir a error o confusión, pues tales coincidencias pueden comprometer principios fundamentales del comercio. Respecto de los signos en pugna, señaló que al comparar la marca “Dos Estrellas” con el antecedente mixto “Las 2 Estrellas sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta”, se aprecia que ambas comparten la misma motte vedette, pues la solicitud de la actora está constituida exclusivamente por las expresiones “Dos Estrellas”, mientras que la marca mixta en que se basa la oposición de oficio deducida por la Administración, presenta como elemento distintivo dentro del conjunto. Recordó con cita de Chijane que, tratándose del cotejo entre signos mixtos o entre uno mixto y otro denominativo, la parte nominativa prevalece, dado que es la que posee significación fonética y verbal, siendo la utilizada por el consumidor para solicitar el producto. Agregó que, aun cuando la actora pretende proteger únicamente “sal” y la marca antecedente ampara “pastas frescas”, existe igualmente confusión, por tratarse de productos de consumo masivo, comercializados en los mismos lugares, lo que puede inducir al consumidor a pensar que provienen de un mismo grupo empresarial. Del mismo modo, al cotejar la marca denominativa “Dos Estrellas” con el antecedente “Cinco Estrellas”, también denominativo y destinado a cubrir la totalidad de la clase 30, se constata no solo confundibilidad gráfica, sino coincidencia en el ámbito de pro tección, reforzando la improcedencia del registro solicitado. En relación con el principio de especialidad del art. 11 de la Ley de Marcas, reconoció que dicho principio limita los derechos del titular al ámbito de los productos o servicios registrados, pero señaló que la doctrina nacional admite excepciones. En efec to, la coexistencia de productos comprendidos en una misma clase internacional —como la sal y las pastas— puede ser indicio de similitud susceptible de crear confusión y fundamenta la prohibición de la coexistencia marcaria en el Registro y en el mercado. Finalmente, rechazó que la resolución impugnada vulnere el principio de seguridad jurídica o la teoría de los actos propios, al sostener que cada análisis de confundibilidad se resuelve conforme a las circunstancias específicas de cada caso. Afirmó que el proceder de la Dirección se basó en el cumplimiento fiel de la normativa marcaria, con una argumentación técnica fundada y emitida por el órgano especializado en la materia, por lo que no se configura lesión alguna a los principios invocados por la actora. Por tales argumentos solicitó la confirmación del acto. III) Control de regularidad formal de la acción y sistema contencioso aplicable. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volición encausada le fue notificada a la actora el 13.2.2023 (según dichos no controvertidos), por lo cual, interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 23.2.2023 (fs. 29 y ss. A.A.). Por resolución expresa del Ministro de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas de fecha 20.4.2024, fue resuelto el recurso jerárquico (fs. 93 y ss. A .A.), el que resultó (según dichos no controvertidos) notificado el 17.4.2024 y la acción de nulidad fue interpuesta en tiempo útil el 17.6.2024 (fs. 11). Asimismo, a l tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto -Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.8 69 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el 17.6.2024 contra un acto cuya notificación a la actora se produjo el 13.2.2023. IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal por unanimidad, concluye que corresponde la anulación del acto. V) Antecedentes relevantes y examen de los agravios. Las actuaciones se originaron cuando la actora solicitó el registro de la marca denominativa “Dos estrellas”, con el objeto de distinguir dentro de la clase internacional 30 el producto sal (fs. 3 A.A.). Realizado el cotejo de la solicitud con la base de datos de la Dirección, surgió como antecedente la inscripción de las marcas “Las 2 estrellas sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta”, “Cinco Estrellas” y “5 Estrellas”, por lo que la Encargada del Área de Signos Distintivos, resolvió deducir oposición de oficio a la solicitud de la accionante (fs. 8, 9, 10 y 11, A.A.). Se confirió vista de las oposiciones, la que fue evacuada por la hoy actora en los términos del escrito que obra a fs. 12 y ss. A.A. Esto provocó el informe de Asesoría de fecha 1.2.2023, en el que se consignó que: “ Si comparamos el signo solicitado “DOS ESTRELLAS” (denominativa) y los registrados “LAS 2 ESTRELLAS SABORES QUE LLENAN, PERO NO PESAN ARTESANOS EN PASTA” (mixta) (..) “CINCO ESTRELLAS” y “5 ESTRELLAS” (…) podemos apreciar que los mismos, no presentan claras diferencias desde el punto de vista conceptual ni fonético, que hagan posible la coexistencia pacífica de los mismos en el registro, y no impiden que se incurra en confusión por parte del público consumidor. Si bien, podemos ver cómo coexisten las registradas, compartiendo el término ESTRELLAS, la solicitada, no solamente compartiría ese término sino que también resulta conceptualmente, fonéticamente y ortográficamente igual a “LAS 2 E”, por lo que se podría i ncurrir en confusión por parte del público consumidor, al pensar de que se trataría de un grupo marcario o de un conjunto de marcas. En este sentido, las marcas en pugna, pugna, protegen productos que clasifican en la clase internacional 30 y como bien sabemos, en dicha clase clasifican productos alimenticios, por lo que, la suscrita entiende que, pese a aportar detalles “diferentes” en la clase de Niza (la solicitada pretende proteger “SAL”) y la registrada de Acta N° 447.174 protege por ejemplo “pastas frescas”, no se logra garantizar que no se incurra en riesgo de confusión…” (fs. 25 y 26 A.A.). En base a lo anterior, se dictó la resolución en causa (fs. 28 A.A.). Pues bien, como tantas veces ha dicho este Tribunal, en estos casos impregnados de subjetividad, corresponde la consideración de los signos en pugna a los efectos de realizar el examen comparativo. Tal comparación es siempre a fin de determinar si, a los ojos del juzgador, los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia sin generar distorsiones entre el conjunto de derechos en juego. El riesgo de confusión como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, el art. 6 de la ley marcaria con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre -reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46). Pues bien, en el caso, el Tribunal considera que la marca de marras efectivamente reúne con relación los antecedentes, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley No. 17.011. Primero, porque considerando los criterios arriba expuestos se concluye que la solicitada ostenta suficiente aptitud distintiva, o en otras palabras, su admisión registral registro no verificaría riesgo de confusión entre las marcas consideradas por la Administración. En efecto, apreciadas de modo sucesivo y global “Dos Estrellas” presenta una configuración simple y diferenciada respecto de los signos “Cinco Estrellas” y “Las 2 Estrellas Sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta”. Segundo, la marca “Cinco Estrellas”, inicialmente considerada como antecedente, se encuentra caduca, por lo que el cotejo relevante se circunscribe a la comparación entre la marca “Dos Estrellas” (denominativa, clase 30) y la marca “Las 2 Estrellas Sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta” (mixta, clase 30). Tercero, del análisis comparativo surge que los signos enfrentados el Colegiado considera que se observan diferencias sustanciales. Esto desde que “Dos Estrellas” es una marca denominativa, breve y simple, mientras que “Las 2 Estrellas Sabores que llenan, pero no pesan artesanos en pasta” es un signo mixto y complejo, integrado por elementos figurativos y un eslogan adicional que le otorgan una identidad visual y conceptual distinta. La coincidencia parcial en el término “estrellas” carece de peso determinante para generar confusión, tratándose de una expresión usual en el mercado para evocar calidad. Asimismo, desde la perspectiva del consumidor medio de productos alimenticios, la percepción es claramente diferenciada: el signo mixto posee un mensaje publicitario y gráfico que no se asocia con la denominación simple pretendida por la actora. Por ende, las divergencias ortográficas, fonéticas y conceptuales predominan, descartando la posibilidad de confusión o asociación empresarial. En definitiva y a partir de los argumentos señalados, el Tribunal concluye que en el caso efectivamente el signo reclamado de registro ostenta suficiente aptitud distintiva en relación a los antecedentes considerados (art. 6 Ley No. 17.011), por lo cual lo s agravios expuestos por la actora al respecto, resultan de recibo. VI) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la anulación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora, y tercerista en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi, (r.), Dr. Reyes, Dra. Rodríguez. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).