Sentencia Definitiva N° 396/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026. No. 396 Ministro redactor: Dr. William Corujo. VIST OS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 835/2024) RESULTANDO: I) En este proceso, la actora AA, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI) de 3 de octubre de 2023 por la que concedió el registro de la marca “RIO MARE” (mixta) a favor de BB de ITALIA para cubrir los productos comprendidos en las clases internacionales Nos. 29 y 30 (fs. 2 y vto. infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 12 a 21infolios) manifestó que es titular de las marcas RIO DE LA PLATA que distinguen los mismos productos que distingue la marca concedida “RIO MARE” (mixta), así como de otros registros que incluyen el termino RIO que constituyen una “familia de marcas” titularidad de la actora, que preexisten a la marca concedida para proteger las mismas clases internacionales. Expresó que la marca cuyo registro concedió la impugnada trasgrede lo estipulado en los artículos 6, 5 numerales 6 y 7, 14 y 23 de la Ley de marcas No. 17.011. En este sentido, señaló que no presenta elementos distintivos diferenciales eficaces, no presenta las claras diferencias exigidas por la Ley respecto de la marca registrada, no es original ni novedosa. Tiene importantes semejanzas ortográficas, fonéticas, visuales y gráficas, más si se tienen en cuenta la similitud de los conjuntos marcarios, teniendo casi idéntica denominación, tipografía y tamaño de las letras, el elemento denominativo RIO en el mismo lugar en forma preponderante. Asimi smo, expresó que ambas marcas evocan el mismo concepto RIO DE LA PLATA y RIO MARE. Alegó que el hecho de que haya sentencia del Tribunal respecto a la marca RIO MARE denominativa no es argumento para rechazar la nulidad de la marca mixta, porque en este caso se reproduce la marca, su vestimenta, el termino RIO destacado en el conjunto, utili zando la misma gama de colores, comercializándolo en empaques prácticamente iguales. Señaló que la Administración no analizó considerando al consumidor eventual del producto “atún” y “sardinas” que era vendido en el mismo espacio (góndolas del supermercado), lo que acentúa el riesgo de confusión ya que son productos de consumo masivo, debien do en una pérdida significativa de la fuerza distintiva que ha alcanzado a la familia de marcas notorias RIO DE LA PLATA y generando un riesgo de confusión mediato. En definitiva, indicó que no se verifican las claras diferencias exigidas por la ley, sino que se reproducen en forma parcial sus notorias marcas con el propósito de concurrir deslealmente con él, por lo que solicitó la nulidad del acto. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 25 a 31 vto. infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Expresó que el registro de la marca no vulnera la normativa vigente, en tanto los conjuntos marcarios confrontados observan las claras diferencias que exige la ley, y no existe riesgo de asociación por parte del consumidor porque son signos gráficamente diferentes. Descartó la afectación de los derechos de la familia de marcas propiedad de la actora y la confundibilidad gráfica entre los signos en pugna porque tienen diferencias significativas en la letra, colores y símbolos. La apariencia visual o vestimenta de la marca concedida está compuesta por un diseño donde predominan los colores amarillo, azul y celeste. También rechazó la confundibilidad ideológica o conceptual, señalando que locución genérica RIO se comparte por varias marcas preregistradas en las clases internacionales 29 y 30 que coexisten pacíficamente, así como la diferencia fonética ya que como se dispus o en Sentencia No. 482/2020 del Tribunal que son diferentes desde el plano fonético, ortográfico e incluso visual. Sostuvo que la marca mixta RIO MARE fue concedida en el entendido de que es una marca notoria y que, como tal, tambi én debe estar protegida por la normativa marcaria. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida y se confirme el acto impugnado, citándose a la empresa “ BB” según lo dispuesto por el artículo 55 del Decreto-Ley No. 15.524. IV) Dada noticia al tercero denunciado (fs. 33 vto . infolios), comparece BB a presentar tercería coadyuvante solicitando se rechace la demanda (fs. 40 a 48 infolios). Por Decreto No. 2291/2025 (fs. 59 infolios) no existiendo oposición alguna se tuvo por admitida la tercería deducida y se abre a prueba las actuaciones por el plazo legal. V) Diligenciada la prueba ofrecida y por agregada la documentación presentada, así como los antecedentes administrativos en 83 fojas, por Decreto No. 3268/2025 (fs. 93 infolios) se dio plazo a las partes para alegar, haciéndolo la parte demandada, la parte actora y el tercero coadyuvante, por su orden (fs. 95; fs. 97 a 100 vto .; fs. 102 a 106 infolios, respectivamente) VI) Por Decreto No. 3825/2025 (fs. 108 infolios) se tuvo por presentados los alegatos realizados, s e confirió pase a estudio a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 558/2025 (fs. 110 a 111 infolios) sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada a la compareciente el 9 de octubre de 2023, según dichos de la actora y que no fueran controvertidos por la demandada, por lo que se tendrá resistido en tiempo y forma el 19 de octubre de 2023 (fs. 53 a 59 de los AA). La DNPI mantuvo la resolución recurrida (fs. 67 vto. y 68 de los AA) y el recurso jerárquico fue desestimado por Resolución de 19 de setiembre de 2024 (fs. 81 a 82 de los AA). La actora afirma haber sido notificada del acto definitivo confirmatorio el 3 de octubre de 2024, entablándose la demanda anulatoria útilmente el 29 de noviembre de 2024 (nota de cargo fs. 22 infolios). II) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará e l acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. III) La actora, titular de la familia de marcas RIO DE LA PLATA, así como de varias marcas en las que se incluye el término RIO en las mismas clases que la resistida, entiende que entre los signos en pugna no se dan las claras diferencias que reclama la normativa marcaría para su coexistencia en el registro y en el mercado. En el caso en particular, corresponde la consideración de los signos en pugna a los efectos de realizar el examen comparativo, esto, a fin de determinar si a los ojos del juzgador ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia. El invocado riesgo de confusi ón, como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido el artículo 6 de la ley marcaría con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptos o, en trámite de registro. Al respecto BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS ensenada que el primero de los elementos comparativos implica que: “Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y per-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”, Tomo II, 2ª Edición, Bs. As. 2003, pág. 46). Pues bien, de la comparación entre los signos solicitó RIO MARE vs los signos de la familia de marcas RIO DE LA PLATA, apreciadas las semejanzas y no las diferencias, considerando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente y prestando una atención común y ordinaria desde la perspectiva del consumidor promedio - puesto que, no se acreditó que tenga otra calidad -, estimo que la solicitada reúne de modo razonable en relación con los antecedentes, los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley No. 17.011. Pese a lo opinable de la materia, lo anteriormente referido se e reforzado por lo relevado en el informe de asesoría de fecha 3 de octubre de 2023, en el cual, se consignó: “1) la solicitante es titular de la marca denominativa “RIO MARE” Acta. N.º 433.518, para los productos de las clases internacionales 29 y 30, ambas según detalle. 2) el signo malcrió en estudio es una versión de dicha marca, pero esta vez con logo- 3) las marcas en pugna coexisten y han coexistido durante varios años, sin provocar confusión en el público consumidor nacional. 4) las marcas opositoras son conocidas por la expresión “RIO DE LA PLATA”, o por incluir la palabra “RÍO”. 5) existen otras marcas registradas en dichas clases internacionales que también contienen el término “RÍO”. (Fs. 51 de los AA). A mayor abundamiento. Cabe se ñalar que el Tribunal ya se ha pronunciado sobre la confundibilidad entre los signos en pugna, al analizar la maca “RIO MARE” en su versión denominativa frente a “RIO DE LA PLATA” mediante Sentencia No. 482/2020. En dicha oportunidad, se concluy ó que los signos resultaban claramente diferentes y diferenciadles desde el punto de vista fonético, ortográfico e incluso visual, descartándose la existencia de riesgo de confusión. En concreto se expuso: “En la especie, una impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite apreciar la existencia de diferencias significativas entre las mismas. Alcanza con comparar sucesivamente los signos representativos de las marcas enfrentadas para comprobar que so n claramente diferentes y diferenciales, ya se desde el plano fonético, ortográfico, e incluso, visual”. Si bien en el caso de autos se trata de una marca mixta - lo que introduce elementos gr áficos adicionales -, no puede soslayarse que el pronunciamiento referido versó sobre los mismos signos distintivos en su faz esencial, con especial consideración del elemento denominativo “RIO”. En tal sentido, aun cuando pueda reputarse opinable la intensidad de las diferencias visuales - en tanto ambos signos destacan el vocablo “RIO” con ciertas similitudes gráficas - , lo cierto es que este Tribunal ya fijó criterio en cuanto a la inexistencia de confundibilidad relevante entre las marcas enfrentadas, por lo que corresponde estarse a lo decidido en la referida sentencia, no advirtiéndose en el sub examine elementos sustancialmente novedosos que justifiquen apartes de dicha solución. En definitiva, el acto administrativo resultó legítimo, por lo que corresponde su confirmación. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase los actos administrativos impugnados. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modifica tiva No. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).