Sentencia Definitiva N° 393/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026 No. 393 Ministro redactor: Dr. Ángel Manuel Cal VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 481/2024). RESULTANDO : I) Compareció el Dr. BB en representación de AA y promovió la presente acción anulatoria contra la Resolución s/n, de fecha 10 de mayo de 2023, mediante la cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: (a) concedió el registro de la marca “DM AGRO” (mixta) por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “AGRO” para distinguir los productos/servicios comprendidos en la clase internacional 35; ( b) desestimó el registro de la misma marca por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “AGRO” para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 44 (fs. 62, A.A.). Se agravió del numeral 2° de la resolución en cuanto desestimó el registro de su marca para la clase internacional 44. En lo medular, sostuvo que la interpretación restrictiva que se hace en la resolución sobre el conjunto marcario propuesto determina su ilegitimidad. Manifestó que su marca no puede reducirse al elemento denominativo “DM”, ya que se trata de un signo mixto , que incluye la palabra “AGRO” y elementos gráficos con colores específicos, los cuales dotan la marca de distintividad suficiente para diferenciarse del signo pre - registrado “GRUPO DM”. En este sentido, consideró desacertado que el informe de asesoría sostuviera que la naturaleza mixta de su marca “agrava” el riesgo de confusión, cuando prec isamente su diseño y composición del signo son los que le otorgan una identidad visual propia. Argumentó que se soslayó el uso histórico y pacífico del signo. Según consta en el expediente, la marca y el nombre comercial han sido utilizados por AA desde el año 1977, mientras que el signo con el cual se la compara fue registrado recién en 2012. Esa prolongada convivencia sin conflictos ni reclamos constituye evidencia de que no existe riesgo de confusión para el público consumidor, y que la negativa a registrar ahora el signo resulta no solo injustificada, sino contradictoria con la realidad del mercado. Cuestionó asimismo que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial haya ignorado la especial atención que exige el consumidor medio en esta categoría de servicios (vinculados a la agricultura, silvicultura y la salud) donde las decisiones de contratac ión no son impulsivas, sino que requieren un análisis técnico y consciente. En consecuencia, la resolución subestima la capacidad del consumidor de distinguir entre marcas que, aun cuando compartan algún elemento, se presentan de manera completamente distinta la práctica. Señaló también que la página web de AA, da cuenta de que la firma y, por ende, la marca y su nombre comercial, es referente en el sector de agroquímicos y fertilizantes en el sur y oeste del país. Dada la trayectoria de la firma y su antigüedad, la marca de fantasía “DM AGRO” resulta notoria para el consumidor medio de ese segmento de mercado. Sin embargo, la Asesora de la DNPI expresó que la coincidencia en su fonética probablemente provoque confusión en el consumidor o “riesgo de asociación”. Sostuvo, por otra parte, que lo que se reivindicó al momento de solicitar el registro es el conjunto marcario como un todo (denominación, elemento gráfico y colores), sin que exista intención alguna de apropiarse del término “AGRO”, pero reconociendo que d icha palabra otorga, dentro del conjunto, un elemento diferenciador frente a la marca antecedente, al sugerir una relación directa con la actividad agrícola que es fácilmente conceptualizada por los consumidores. Por todo ello, consideró que la resolución incurre en error al desconocer la coexistencia pacífica, la distintividad del conjunto marcario en su totalidad y la inexistencia de riesgo real de confusión. En definitiva, solicitó la anulación de la resolución impugnada (fs. 4 a 10 vto., infolios). II) Conferido el traslado de precepto, compareció la Dra. CC en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda, abogando por la solución confirmatoria y denunció a la firma DD como tercero interesado. Luego de referir a los antecedentes del caso, refutó la relevancia que la parte actora otorgó a la ausencia de oposiciones por parte de terceros durante el procedimiento. Así, sostuvo que dicha ausencia no limita ni condiciona el análisis de fondo que, de forma obligatoria, debe realizar la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en todo proceso de registro marcario. En cuanto al núcleo del conflicto, señaló que el elemento verdaderamente distintivo en ambas marcas: “DM AGRO” (solicitada) y “GRUPO DM” (pre-registrada) es la expresión “DM”, coincidente en ambos signos. Consideró que los demás componentes de cada marca “AGRO” y “GRUPO” carecen de carácter distintivo o fantasía, especialmente dentro del rubro de la clase internacional 44, en la que se encuadran servicios agrícolas, veterinarios y sanitarios. En consecuencia, estimó que el signo pretendido no presenta las diferencias claras que exige el artículo 6° de la Ley 17.011 para evitar la confusión entre marcas. Indicó que, desde el punto de vista técnico, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aplicó las reglas clásicas del análisis de confundibilidad, que implican considerar las marcas en su conjunto, valoradas desde la óptica de un consumidor medio y atender especialmente a la impresión de conjunto que provocan, privilegiando las semejanzas por sobre las diferencias. En este marco, el parecido fonético entre “DM AGRO” y “GRUPO DM” resulta significativo y suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación, más aún si se tiene en cuenta que ambas marcas abarcan servicios de la misma clase. Por su parte, enfatizó que el hecho de que el signo solicitado sea mixto, no es suficiente para desvirtuar la similitud del signo con el signo denominativo preexistente. Citó doctrina especializada que establece que, en casos como este, debe otorgarse mayor relevancia a la parte nominativa del signo; lo cual refuerza la tesis de que la coincidencia en “DM” es sustancial. Frente al argumento de la coexistencia pacífica que esgrimió la parte actora fincado en el uso histórico del nombre comercial y de la marca en el mercado, manifestó que ello no implica per se la viabilidad jurídica del registro. A su entender, permitir la coexistencia formal de signos que generan confusión afectaría la función esencial de las marcas, que es la de distinguir productos o servicios de manera clara y segura para el consumidor. En definitiva, entendió corresponde desestimar la demanda y confirmar el acto objeto de impugnación (fs. 38 a 43, infolios). III) Conferida noticia del pleito al tercero, éste no compareció (fs. 45, 46 y 47, infolios). IV) Abierto el juicio a prueba, la parte actora ofreció prueba documental, la que fue agregada; y la parte demandada ofreció los antecedentes obrantes en el expediente, así como toda aquella que surja de autos y resulte favorable a su pretensión (fs. 48, 50 a 53 vto., 55, infolios). V) Se confirió plazo para alegar de bien probado, del cual ambas partes hicieron uso, formulando sus respectivos alegatos (fs. 60, 62 y vto., 64 a 70 vto., infolios). VI) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la cual, representada por la Dra. Silvana Nessar, emitió el Dictamen No. 394/2025, en el que aconsejó anular el acto en causa (fs. 72, 74 a 75 vto., infolios). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 77, infolios). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad de sus miembros naturales y compartiendo la solución propuesta por la Procuraduría, anulará el acto impugnado en la parte recurrida, por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En autos se impugna el numeral 2° de la Resolución s/n, de fecha 10 de mayo de 2023, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que desestimó el registro de la marca “DM AGRO” (mixta) por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “AGRO” para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 44 (fs. 62, A.A.). III) En el aspecto formal, se ha verificado el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley 15.869, artículos 4° y 9°) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. IV) Surge de las actuaciones administrativas que la empresa accionante solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca mixta “DM AGRO” para proteger los productos/servicios de las clases internacionales 35 y 44 (fs. 2, A.A.). En subsiguientes actuaciones y en mérito al antecedente relacionado con la marca denominativa “GRUPO DM” en la clase internacional 44 perteneciente a la firma DD , la Encargada del Área de Signos Distintivos dispuso, en ejercicio de atribuciones delegadas, deducir oposición de oficio a la solicitud de AA (fs. 5 vto., A.A.). La empresa solicitante se defendió a la oposición con base en similares argumentos a los que sustentan la presente acción anulatoria y agregó senda documentación probatoria del uso de la marca durante varias décadas (fs. 6 a 11 vto. y fs. 12 a 59 vto., A.A.). Con fecha 8 de mayo de 2023 , se pronunció por informe la Asesoría Letrada. En síntesis, dicho informe sostuvo que la ausencia de oposición de terceros no es argumento suficiente para descartar el riesgo de confusión entre los signos en pugna, dado que el artículo 22 de la Ley 17.011 habilita a la Dirección a oponerse y desestimar solicitudes de registro que vulneren el artículo 6° de dicha ley. Aplicando las reglas clásicas de confundibilidad (análisis en conjunto, examen sucesivo y no simultáneo, perspectiva del comprador presunto y preeminencia de las semejanzas sobre las diferencias, etc.), concluyó que entre los signos “DM AGRO” y “GRUPO DM” no existen las claras diferencias que la normativa marcaria exige. Señaló que la expresión “DM” es el elemento que confiere distintividad a ambos signos y que los términos “AGRO” y “GRUPO” carecen de fantasía y novedad, por lo que no son de apropiación exclusiva. Indicó que los servicios de la clase internacional 44 prese ntan similitudes y concurrencias en ambas marcas. Asimismo, entendió que la naturaleza mixta de la marca solicitada frente a la denominativa preexistente agrava el riesgo de confusión, ya que aquella no posee elementos gráficos de novedad o fantasía que la distingan suficientemente. En consecuencia, aconsejó mantener la oposición de oficio y desestimar la solicitud de registro para la clase 44, concediendo el registro para la clase 35 por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “AGRO”, conforme al artículo 7° de la Ley 17.011 (fs. 60 y 61, A.A.). Ulteriormente se dictó el acto impugnado. V) La parte actora dirige sus agravios contra el numeral 2° de la resolución impugnada. Con base en los actos de proposición de las partes, la cuestión a resolver consiste en determinar si la Resolución impugnada se ajusta a derecho al desestimar el registro de la marca mixta “DM AGRO” para la clase internacional 44, por entender que el signo solicitado es confundible con la marca denominativa preexistente “GRUPO DM”. En particular, los puntos de debate comprenden: ( a) si el análisis de confundibilidad realizado por la Administración fue correcto o incurrió en error al reducir el cotejo a la expresión “DM” sin considerar el conjunto marcario en su totalidad; ( b) si la naturaleza mixta de la marca solicitada, con sus elementos gráficos y denominativos propios, constituye un factor suficiente de diferenciación respecto de la marca preexistente de carácter exclusivamente denominativo; (c) si el perfil del consumidor de los servicios de la clase internacional 44 incide en la apreciación del riesgo de confundibilidad; (d) si el uso efectivo, constante y público de la marca “DM AGRO” durante varias décadas es un factor relevante que debió ser ponderado por la Administración; ( e) si la ausencia de oposición del titular del registro preexistente constituye un indicio que debió ser ponderado por la Administración al evaluar la posibilidad de coexistencia de ambos signos. VI) Como punto de partida, corresponde señalar que la Ley de Marcas procura evitar la confusión en el mercado mediante la prohibición de coexistencia de signos idénticos o semejantes pertenecientes a distintos titulares. En tal sentido, el artículo 6° de la Ley 17.011 exige, para la registrabilidad de un signo, que éste resulte “claramente diferente” de aquellos ya registrados o en trámite de registro, con el fin de prevenir la confusión de los consumidores. La confundibilidad marcaria es, por su propia naturaleza, una cuestión de alto contenido subjetivo y opinable. Así lo reconoce la doctrina especializada, que destaca que el análisis puede llevar a distintas conclusiones según el examinador (GUTIÉRREZ CARRA U, Manual Teórico-Práctico de Marcas”, 3ª ed., p. 155; sentencia 431/2020; LAMAS, Derecho de marcas en el Uruguay, Ed. Barbat&Cikato, 1999, p. 211). No obstante, doctrina y jurisprudencia han consolidado criterios uniformes para el cotejo de signos, con arreglo a los cuales: ( a) el análisis debe hacerse sobre la impresión de conjunto que producen las marcas, sin desmembrarlas en sus partes componentes; (b) el examen debe ser sucesivo y pre-reflexivo, esto es, preguntándose si la impresión dejada por un signo recuerda al otro; ( c) debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias; y ( d) el cotejo ha de realizarse desde la perspectiva del consumidor medio de los productos o servicios en cuestión (GUTIÉRREZ CARRAU, op. cit. , p. 156; BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho de Marcas”, t. II, p. 46; Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, 830/2012, 271/2013, 613/2015, 94/2019, 253/2023, 166/2024, entre otras). VII) Aplicados estos criterios al caso de autos, el cotejo entre la marca mixta “DM AGRO” y la marca denominativa preexistente “GRUPO DM”, consideradas en su conjunto y atendiendo a la impresión global que producen, conduce a concluir que entre ambos signo s existen diferencias suficientes que habilitan su coexistencia registral. El análisis de la Administración incurrió en un desmembramiento improcedente de los signos enfrentados, al centrar la comparación en la expresión “DM”, soslayando que la técnica correcta impone valorar cada marca como una unidad indivisible y apreciar la impresión de conjunto. Si bien la Administración tuvo en cuenta la diferente naturaleza de los signos en pugna, no resultan compartibles las conclusiones a las que arribó. Así, en el informe de la Asesoría Letrada se sostuvo que la naturaleza mixta de la marca solicitada agravaba el riesgo de confusión. Esa afirmación resulta contraria a la doctrina y jurisprudencia consolidadas en la materia, que consideran la naturaleza mixta un factor de distinción y no de agravamiento, en la medida en que los elementos gráficos y cromáticos propios del signo mixto operan como diferenciadores visuales frente a una marca puramente denominativa. Así lo ha señalado reiteradamente este Tribunal al sostener que la diferente naturaleza de los signos contribuye a aventar el riesgo de confundibilidad, pues la combinación de colores, letras y elementos gráficos propios de una marca mixta le confieren car ácter distintivo frente a la mera denominación (Sentencias 654/2000, 124/2003, 190/2006, 813/2010, 274/2012, entre otras). En adición, CHIJANE destaca que cuando el cotejo se realiza entre una marca denominativa y otra mixta, “ el elemento figurativo puede llegar a predominar cuando posea suficiente fuerza de penetración en el público consumidor, por sus especiales características, tamaño, color o ubicación, personalizando así a la marca y relativizando el poder de sus componente s denominativos” (CHIJANE “Derecho de Marcas”, Ed. BdF, 2007, p. 393). Desde esta perspectiva, la marca “DM AGRO” apreciada visualmente como conjunto y comparada con “GRUPO DM”, no revela un riesgo real de confundibilidad ni indicio de competencia desleal con la marca preexistente. Por otra parte, la resolución impugnada tampoco ponderó el perfil del consumidor al que van dirigidos los servicios de la clase internacional 44, que comprende servicios médicos, veterinarios, tratamientos de higiene, servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura. Se trata, pues, de servicios que demandan del consumidor un alto grado de atención y conocimiento técnico, configurando lo que la doctrina denomina un “consumidor discriminador” (“discriminating purchaser”). Este perfil refuerza la conclusión de que el consumidor de estos servicios no incurrirá en error o confusión ante marcas que, si bien comparten la expresión “DM”, presentan diferencias notorias en su conjunto gráfico, denominativo y conceptual. A ello se suma que, com o se destacó en la demanda, lo pretendido es el registro de un conjunto marcario, sin reivindicación exclusiva sobre el término “AGRO” aunque “… debemos admitir que el mismo otorga, dentro del conjunto de la litis, un elemento diferenciador respecto de la marca antecedente, ya que es dicha palabra sin lugar a dudas quien sugiere una relación directa con la agricultura, lo cual, como surge probado, es conceptualizado fácilmente por los consumidores” (fs. 8, infolios). Por último, la Administración omitió considerar el uso efectivo, constante y público de la marca “DM AGRO” durante varias décadas. Dicho extremo no solo acredita el asiento del signo en el mercado nacional, sino que aporta un valor probatorio de singular i mportancia: ambas marcas ya coexisten pacíficamente en el mercado, sin que se hayan registrado conflictos o controversias entre sus titulares, lo que constituye evidencia concreta de la ausencia de un riesgo efectivo de confusión. Si bien la falta de oposición del titular del registro preexistente no es, por sí sola, determinante ni vinculante, constituye un indicio relevante de tolerancia y de coexistencia aceptada, que debió ser ponderado en el análisis de confundibilidad (LAMAS, op. cit., p. 219-220). VIII) En mérito a las consideraciones expuestas, la resolución impugnada no ponderó correctamente todos los elementos obrantes en autos, incurriendo en una apreciación parcial e incorrecta del riesgo de confusión al desechar, sin fundamentación suficiente, la abundante prueba aportada por la actora respecto del uso prolongado del signo en el mercado y aplicó erróneamente los criterios de cotejo marcario. En consecuencia, el numeral 2° del acto impugnado resulta ilegítimo por contravenir lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 17.011 y corresponde, por tanto, su anulación en cuanto deniega el registro solicitado. IX) Por las razones expuestas y lo establecido en los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el numeral 2° del acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, (r.), Dr. Corujo, Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).