Sentencia Definitiva N° 392/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026 No. 392 Ministro redactor: Dr. Alberto Reyes VISTOS : Para definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 609/2024). RESULTANDO : I) El 12.9.2024, compareció la actora con demanda dirigida a obtener la nulidad contra la Resolución s/n de 2 de febrero de 2024, mediante la cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el Registro de la marca SEGURPRO (mixta), por el conj unto sin derechos privativos sobre el término PRO, a favor de AA de Brasil, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 9, 35, 37, 39 y 45 (fs. 11 vto. - 12 A.A.). En su libelo (fs. 7/12), expresó, sintéticamente: Que la demandada ha incurrido en un análisis erróneo al desmembrar el signo en dos términos -“SEGUR” y “PRO”-, cuando la marca solicitada constituye una unidad indivisible. Así, entiende que el examinador, basándose en diferencias tonales del color negro del diseño, interpretó una separación inexistente, alterando la esencia del signo y la voluntad del solicitante. A su modo de ver, tal proceder excede las facultades de la DN PI, pues la autoridad no puede modificar ni reinterpretar los elementos distintivos de una marca mixta, cuya combinación constituye precisamente la fuente de su fantasía y distintividad. En consecuencia, la limitación impuesta -conceder el registro sin derechos privativos sobre el término “PRO”- desnaturaliza el signo y afecta de forma directa los derechos marcarios de la actora. Asimismo, subraya que la resolución omitió valorar circunstancias relevantes, como el hecho de que la marca coincide con el nombre comercial de la empresa AA, sobre el cual la actora ya ostenta derechos previos. También desatendió que, conforme al artículo 6 quinquies del Convenio de París, el signo debió ser admitido y protegido tal cual se encuentra registrado en el país de origen, sin limitaciones o alteraciones arbitrarias. II) El MIEM, al evacuar el traslado (Decreto No. 6280/2024, fs. 24), contestó controvirtiendo los argumentos esgrimidos por la pretensora y defendiendo la legitimidad del acto enjuiciado (fs. 26/31) en base a dos argumentos: En lo central de sus defensas, luego de solicitar la citación como tercero de BB, manifiesta que el análisis efectuado por la DNPI fue correcto, toda vez que la marca “SEGURPRO” presenta en su diseño gráfico una clara diferenciación entre los términos “SEGUR” y “PRO”. A partir de ello, defiende la decisión de excluir derechos privativos sobre el término “PRO”, al considerar que se trata de una expresión de uso común y vulgar en el ámbito comercial. Sostiene que dicho término ha perdido fuerza distintiva por su utilizaci ón generalizada, tanto como abreviatura de “profesional” -indicando una cualidad o atributo de los productos y servicios - como en su acepción general de “ventaja” o “provecho”. En consecuencia, no resulta admisible conceder exclusividad sobre una palabra que describe características o cualidades de los bienes o servicios identificados. Finalmente, resalta que la existencia de registros similares en otros países no obliga a la administración nacional a resolver en el mismo sentido, dado que cada jurisdicción aplica su propio marco normativo y criterios de registrabilidad. III) Por Decreto No 1261/2025 (fs. 36) se abrió el juicio a prueba, y la accionante aportó documental; y por Decreto 2647/2025 (fs . 43) se dispuso el alegato de las partes, habiendo alegado la demandada a fs. 45, y la actora de fs. 47/49. La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 511/2025, aconsejando la anulación del acto resistido (fs. 52/53). Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo se acordó la misma en legal forma (fs. 55). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) En obrados, el cerno de la controversia estriba en determinar si la DNPI actuó conforme a derecho al conceder el registro de la marca “SEGURPRO” con la limitación de no otorgar derechos exclusivos sobre el término “PRO”. Así, mientras la parte actora sosti ene que el signo constituye una unidad indivisible con suficiente distintividad para ser protegido íntegramente, la demandada afirma que el vocablo “PRO” es de uso común y descriptivo, y por tanto debe permanecer libre de toda apropiación. III) Conforme surge de los antecedentes allegados a la causa, en abril del año 2021 la firma actora se presentó ante la DNPI y solicitó el registro de la marca mixta “SEGURPRO” para proteger los productos/servicios de las Clases Internacionales No. 9, 35, 37. 39 y 45 (fs. 2-3 A.A.). Frente a dicha solicitud, la Encargada del Área de Signos Distintivos dispuso, en ejercicio de atribuciones delegadas, deducir oposición de oficio, en atención a la existencia de los antecedentes PROSEGUR PRÓXIMO - PROSEGUR - PROSEGUIR TECNOLOGÍA, pertenecientes a la empresa BB (fs. 7 vto. A.A.). A su tiempo, la actora, al evacuar la vista de la oposición, manifestó primero y probó segundo que las empresas AA y BB forman parte del mismo grupo empresarial. A partir de ello, concluyó que el alegado riesgo de confusión no sería tal, en virtud de que el titular de los signos registrados es el mismo que aquel de los signos a registrarse (fs. 8-9 vto. A.A.). El 27.12.2023 emitió dictamen la Asesoría, pronunciándose sobre el aspecto central de la presente controversia: “ Con respecto al término PRO, el mismo debe ser concedido sin derechos privativos, dado que el mismo es una palabra que ha pasado al uso general, que no tiene la fantasía y distintividad que requiere la Ley 17.011 . Asimismo, hace referencia a cualidades y atributos de los productos y servicios solicitados. *PRO: Provecho, ventaja (ver enlace: https://www.rae.es/drae2001/pro). En consecuencia, atendiendo a los extremos mencionados y por aplicación de los arts. 6 y 34 de la Ley N°17.011, se aconseja levantar la oposición de oficio deducida, concediendo la marca solicitada para la clase internacional 9,35, 37, 39 y 45. por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término PRO, art. 7° de la Ley No. 17.011.” (fs. 10 A.A.). Sobre estos fundamentos, finalmente, se dictó el acto impugnado, por el cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el Registro de la marca SEGURPRO (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre el término PRO, a favor de AA de Brasil, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 9, 35, 37, 39 y 45 (fs. 11 vto. - 12 A.A.). IV) El Tribunal en unanimidad, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuraduría, habrá de amparar la demanda y anular parcialmente el acto en tanto la marca se concedió sin otorgar derechos exclusivos sobre el término “PRO”. Pues bien, el Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse ante una cuestión sustancialmente idéntica a la aquí ventilada en reciente sentencia No. 541/2024, en la cual se sostuvo con relación al término VETPLUS y la decisión de la Administración de conceder su registro sin derechos privativos sobre el término PLUS: “Sabido es que la marca debe ser apreciada en su conjunto, sin descomposiciones. Y, en la emergencia, el vocablo en inglés “PLUS” no aparece disociado como un término independiente. De manera que asiste razón a la actora cuando reafirma que no corresponde a nalizar por separado la distintividad de la porción “VET” o de la porción “PLUS”. No fue lo que se pretendió registrar, sino el término unido “VETPLUS”. Por tanto, resulta ilegítimo denegar derechos privativos sobre un término -disgregado- que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En esa línea de razonamiento y en conceptos que resulta oportuno revalidar, el Tribunal, en sentencia Nº 626/2015 resaltó: “La marca debe ser considerada en la integridad que pretende ser registrada, y no desmembrándose en partes (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). De acuerdo con tales postulados, el término en inglés “SKIN” no aparece disociado en el conjunto marcario solicitado como un término independiente, y no es lo que se pretende registrar, por lo cual resulta a todas luces incorrecto el denegar derechos privativos sobre un término que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En consecuencia, no se comparte el criterio expuesto por la DNPI en la contestación de la demanda, así como tampoco el dictamen del Sr. Procurador del Estado, en cuanto éstos efectúan un desmembramiento del signo marcario, disociándolo en dos términos cons titutivos: “THERA” y “SKIN”, cuando no es ello lo que se pretende registrar por la actora, desde que surge de la solicitud de fs. 3 A.A. que la denominación de la marca es “THERASKIN” (todo junto), tal como surge del logo y del recuadro de abajo donde se e xige “indicar denominación”, además de que el nombre comercial de la empresa es también “CC”, lo mismo que la razón social de la actora (CC). En razón de lo expuesto, se entiende que la situación de autos no es susceptible de ser encuadrada dentro de las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4º de la Ley 17.011, resultando ilegítimo el acto impugnado”. A partir de las pautas establecidas por el Tribunal en su reciente jurisprudencia, se debe concluir que el desmembramiento del signo cuya registración solicita la actora no se ajusta a la normativa vigente. En efecto, si la Administración consideraba que el término “PRO” carecía de distintividad por ser descriptivo o genérico, debió evaluarlo en el contexto global de la marca y no como un elemento aislado de esta. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase parcialmente el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi, Dr. Reyes (r.), Dr. Ettlin (d.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada). Dr. Edgardo Ettlin. DISCORDE : Voto p or confirmar el acto administrativo impugnado (Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 2 de febrero de 2024), sin condena especial. I) Comparto con el MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA en obrados, y con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 52 -53), que en el caso de la marca “SEGURPRO” nos encontramos ante un conjunto marcario (art . 7º de la Ley No. 17011) integrado por los términos claramente diferenciables “SEGUR” y “PRO”. El hecho de que se presenten bajo una palabra única (“SEGURPRO”) no cambia las cosas. Aun cuando se pretende mostrar a “SEGURPRO” como una palabra simple, una breve percepción nos evidencia que estamos ante la unión de dos palabras fácilmente distinguibles o divisibles. Una de las cuales, “PRO” (origen de la discusión, por no habérsele dado derecho de exclusiva), es un término descriptivo, vulgarizado y carente de novedad. Lo que amerita que no deba haber uso privativo del mismo. II) A mi criterio, el hecho de que “PRO” (cuyo particular nos convoca porque fue otorgado por el Registro respectivo sin derecho a uso privativo, lo cual es resistido por la parte actora) forme parte de la misma marca denominativa (“SEGURPRO”), y el hecho de que la marca debe considerarse (en un primer estadio de análisis) en su integridad o conjunto, no es incompatible con la posibilidad de apreciar cómo está conformado el nombre, aunque éste quiera presentarse como único. “SEGURPRO” es una composición de palabras diferentes. En el caso, no cabe duda de que la marca en cuestión se trata de un nombre compuesto de dos términos: 1) “SEGUR” refiere a seguridad, evocando servicios o productos de seguridad -en este caso la marca “SEGURPRO” se inscribió como mixta para las Clases de Niza 9, 35, 37, 39 y 45-); 2) “PRO” (cuyo uso en exclusiva fue denegado por el acto atacado) pretende denotar que estos servicios o productos tienen especial o mejor calidad. III) En relación al segundo vocablo, objeto sobre el cual se cierne este diferendo, “PRO” es un término netamente descriptivo o calificativo de los servicios, término que además ha pasado al uso habitual y se ha hecho común, por lo que no es por sí mismo registrable (art. 4º nums. 9º, 10º y 11º de la Ley No. 17.011), refiriendo la palabra “PRO” en el uso coloquial a “profesional”, “proactivo”, “de mejor calidad o de mejor nivel”, “de más rápida y efectiva actuación”; por lo que es genérico y vulgar, y por o tra parte es usual en el área de servicios comerciales o profesionales en general, careciendo por ende de novedad o de originalidad. No hay problema en considerar a “SEGURPRO” como un todo, pero no debe permitírsele el uso exclusivo de una palabra separable que es descriptiva, usual, vulgarizada y carente de novedad. IV) Es más, si apreciamos visualmente el diseño de la marca , advertimos impepinablemente la diferencia de grafías que el propio signo establece para “SEGUR” (trazo más fino) y “PRO” (trazo más grueso coronado por un signo que recuerda a un “uroboros” o “serpiente que se muerde su cola”). En primer lugar, esta diferencia de grafías se encarga por sí misma de separar a las palabras “SEGUR” y “PRO”. O sea que no estamos ante una palabra simple. Segundo, tal diferencia de letras nos muestra que “PRO” tiene una connotación muy especial, que no forma parte casual de un nombre de marca presentado como único, y que por tanto es separable. Por ende, no se advierte “PRO” como una simple sílaba de “SEGURPRO”; y, es más, que en el diseño marcario aparezca con trazo grueso con un signo coronándole encima, nos advierte que “PRO” es un elemento fuerte de la misma. Lo que justifica que como no es un término descriptivo novedoso, distintivo o especial, pueda ser admitido dentro de un conjunto marcario, pero sin que se le otorgue con derecho privativo. V) Compartimos la posición mayoritaria de este Tribunal en sentencias Nos. 89/2025 y 101/2025 (caso “DeliBest”), cuyos conceptos pueden trasladarse “mutatis mutandis” a este caso en abordaje: “… ha de resaltarse que es la propia conformación del signo, su grafía, su aspecto visual u óptico, que genera en el intérprete esa natural divisibilidad que la actora cuestiona. Precisamente la elección… hace que el único término al que alude la actora, tant o del punto de vista gráfico, como fonético, se segmente en dos… Es decir, no se trata de una división caprichosa ni arbitraria, sino que la propia grafía utilizada impresiona como una marca compuesta de dos términos unidos. (…) Esa conclusión no colide con el examen que en materia marcaria reclama la doctrina, esto es, que el análisis debe efectuarse en su conjunto, sin desmembramientos. Y ello, por cuanto es la propia actora, con su elección de grafía y tipo de letra, que ha del imitado el alcance del signo.”. gráfico, como fonético. VI) Observo que surge de los antecedentes administrativos (en adelante indistintamente “A.A.”) que la marca figura inscrita como tal y que se evidencie sin particularidades o restricciones respecto al término “PRO” en el Brasil, país de origen de su titular la empresa AA, amén de que se encuentra inscrita en otros Estados (fs. 15 v.-38 de los A.A.). El art. 6º “quinquies”, A.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial preceptúa literalmente (por lo que no podemos separarnos de su interpretación literal -art. 17 del Código Civil-) que “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo”. Sin embargo, en este caso concreto, existen circunstancias dentro del Convenio de París que impiden sin ambages reconocer tal inscripción en el Uruguay. Efectivamente, el art. 6º “quinquies” inc. 1º B.ii de dicho Convenio señala que puede rechazarse la inscripción como se hizo en el país de origen cuando las marcas presentadas a su registro “estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”. Ya hemos visto que la marca es un nombre único formado por dos nombres compuestos, siendo el cuestionado término “PRO” un vocablo utilizado para denotar la calidad o especie del servicio (“SEGUR”, servicios de seguridad), siendo también término usual y com ún en el lenguaje coloquial y en el uso comercial. VII) Por consiguiente, entiendo que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (hoy Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software), al haber concedido el registro de la marca “SEGURPRO” como conjunto marcario (art. 7º de la Ley No. 17.011) sin dar derechos privativos sobre el término “PRO”, obró correctamente. El término “PRO” es de uso común, descriptivo y vulgar, por lo que debería permanecer libre de toda apropiación privada, aun cuando se le pretenda colocar como sílaba de una marca o unido dentro de un mismo nombre marcario.