Sentencia Definitiva N° 381/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026. No. 381 Ministro redactor: Dr. William Corujo VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, esta causa: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 675/2024). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora AA, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 16 de agosto de 2023 por la Encargada del área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el registro de la marca ARCHIVOS EXTRATERRESTRES (mixta) a favor de AA de EEUU para distinguir los productos/servicios comprendidos en la clase internacional No. 38, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen conforme al artículo 7 de la Ley No. 17.011 (fs. 42 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 12 a 17 vto. infolios) en lo medular sostuvo que la impugnada la agravia en tanto no le concede exclusividad sobre los términos que componen la marca que da mérito a las presentes actuaciones y lo priva de exclusividad respeto de un signo que ha acuñado y sobre el que ha realizado una gran inversión a los efectos del posicionamiento y reconocimiento de los que hoy goza el mercado. Agregó que la marca no es descriptiva y que un nombre común sirve para actuar como marca siempre que no sea el nombre con el que es conocido el producto o el servicio designado por la marca. Señaló que es de interés el dictamen de la Asesoría Letrada del ministerio del 31 de octubre de 2000 sobre la marca MUD MIRACLE, en el que se dijo que el signo es sugestivo pero registrable porque los atributos de los productos o artículos que protegen no comunican directa o indirectamente al público consumidor, las cualidades o características de aquellos, y obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación para relacionar la marca con el producto o artículo. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la anulación de la enjuiciada. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 65 a 70 vta. infolios) defendiendo la legitimidad del acto. En lo medular sostuvo que la notoriedad invocada no surge de autos, lo que además deviene irrelevante para el caso en concreto. Indicó que corresponde distinguir entre el signo concedido y los elementos que lo conforman. La distintividad que el registro reconoció fue la del conjunto por la cual la actora afirmó ser reconocida en el mercado. De ese modo se concede y en consecuencia se protege contra terceros que la pretendan. Expresó que las palabras “ARCHIVOS” y “EXTRATERRESTRES”, son términos que describen la naturaleza y cualidades de los productos/servicios de la Clase Internacional No. 38 en los que se encuentran en general difusión de videos y audios, transmisión de programas de televisión y películas, contenido audiovisual, videos, fotografías, imágenes, texto y fotos, y además son de uso común para la clase solicitada en cuanto aluden a elementos con distintas acepciones, que puede conformar válidamente múltiples marcas distintivas que lo incorporen sin ser confundibles con la de autos. Asimismo, rechazó el carácter novedoso y original. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida y se confirme el acto impugnado. IV) Por Decreto No. 1994/2025 (fs. 78 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, agregándose los antecedentes administrativos en 28 fojas. V) Diligenciada la prueba ofrecida y por agregada la documentación presentada en 12 fojas, por Decreto No. 3192/2025 (fs. 99 infolios) se dio plazo a las partes para alegar, haciéndolo la parte actora y la parte demandada, por su orden (fs. 101 a 102 y 104 infolios, respectivamente). VI) Por Decreto No. 3498/2025 (fs. 106 infolios) se tuvo por presentados los alegatos realizados, se confirió pase a estudio a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 533/2025 (fs. 107 a 108 infolios) sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada al compareciente el 22 de agosto de 2023, según dichos de la actora y que no fueran controvertidos por la demandada, por lo que se tendrá resistido en tiempo y forma el 31 de agosto de 2023 (fs. 42 vto. infolios). La actora asimismo afirma haber sido notificada del acto definitivo confirmatorio el 12 de agosto de 2024, entablándose la demanda anulatoria útilmente el 11 de octubre de 2024 (nota de cargo fs. 18 infolios). II) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. III) La parte actora, AA, se agravia de la decisión de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) en el entendido de que se le debió conceder el registro marcario solicitado “ARCHIVOS EXTRATERRESTRES” para proteger productos y/o servicio de la clase internación 38 con derechos privativos sobre los términos que la componen. Analizadas las actuaciones, el Tribunal entiende que la decisión de la DNPI resulta ajustada a Derecho. En efecto, aplicó correctamente lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley No. 17.011, otorgando el registro marcario por el conjunto, pero sin derechos privativos sobre los términos que la componen, lo que no resulta arbitrario. Conceder derechos privativos sobre los términos “Archivos” y “Extraterrestres”, determinaría que otros interesados no puedan utilizar palabras que integran el vocabulario, de uso general. Además, proceder de la forma requerida por la actora, sería infringir las prohibiciones previstas por los numerales 10) y 11) del artículo 4 de la Ley No. 17.011. El citado artículo dispone: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase o el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad (…)”. Los términos en cuestión indican el tema concreto a que refiere el producto y/o servicios que se pretende proteger (clase 38) y además son palabras de uso general, no tienen características de novedad, lo que se puede observar del diseño en cuestión (fs. 38 vto. infolios). En base a lo referido, la resolución procesada se limitó a otorgar y reconocer originalidad al conjunto solicitado, pero lo hizo sin conceder derechos privativos sobre los términos señalados. Claramente, en la emergencia, los términos que integran el conjunto marcario ingresan en la prohibición contenida en el artículo 4º, numerales 10 y 11 de la Ley No. 17.011, por lo que su concesión, sin derechos exclusivos, resulta ajustada a la regla de Derecho. Como manifiesta la Dra. BUGALLO: “La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizada y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello” (BUGALLO, BEATRIZ, en PROPIEDAD INTELECTUAL, Montevideo, FCU, 2007, pág. 154). En definitiva, el acto administrativo resultó legítimo, por lo que corresponde su confirmación. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).