Sentencia Definitiva N° 375/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026. No. 375 Ministro redactor: Dr. Ángel Cal. VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 648/2024). RESULTANDO: I) AA representada por la Dra. BB, a fs. 17, instauró acción de nulidad contra la resolución dictada el 19 de diciembre de 2023 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el expediente administrativo Acta N.º 36942, que desestimó el registro de la patente sobre “Proteínas de unión a antígeno que activan el receptor de leptina.” (fs. 3). En síntesis, expresó que la impugnada es contraria a Derecho y a los hechos. En este sentido, sostuvo que el Examinador de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, consideró que el capítulo reivindicatorio completo no es patentable porque la mater ia reivindicada no es una invención de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 literal G de la Ley N.º 17.164. La actora, por motivos técnicos -científicos, solicitó la reconsideración de la objeción sobre que la materia reivindicada no es una invención, basada en que no es material biológico tal como ocurre en la naturaleza ni podría serlo, y por lo tanto, las reivindicaciones se dirigen a materia patentable. En definitiva, solicitó la nulidad del acto. II) El Ministerio de Industria, Energía y Minería, representado por la Dra. CC, a fs. 43, contestó la demanda controvirtiendo los agravios esgrimidos. En resumen, luego de identificar la normativa aplicable y citar los informes que lucen en los antecedentes administrativos, la demandada expresó que, a pesar que en la producción de los anticuerpos en el ratón VELOCIMMUNE se utiliza la maquinaria celular d el ratón, las modificaciones observadas en las regiones variables humanas producidas en dicho ratón son comparables a las observaciones en anticuerpos humanos naturales, por lo que el registro de la patente fue correctamente desestimado por no cumplir con lo establecido en el artículo 13 literal G de la Ley Nº17.164. En definitiva, la demanda da reclamó el rechazo de la demanda y la confirmación del acto. III) Por decreto N.º 926/2025 de 7 de marzo de 2025 se abrió el juicio a prueba habiéndose diligenciado la que fuere ofrecida por la parte demandada a fs. 53 y por la actora a fs. 72. IV) Por decreto N.º 2558/2025 de 28 de mayo de 2025, se confirió plazo común para formular alegatos, cumpliendo la demandada a fs. 77. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar se expidió por Dictamen N.º 537/2025, aconsejando confirmar el acto (fs. 86 a 87). VI) Por Decreto N.º 4276/2025 se citó a las partes para sentencia (fs. 89) la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO: I) El Tribunal por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, confirmará el acto impugnado. II) El actor accionó contra la resolución dictada el 19 de diciembre de 2023 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el expediente administrativo Acta N.º 36942, que desestimó el registro de la patente sobre “ Proteínas de unión a antígeno que activan el receptor de leptina.” (fs. 3). Desde el punto de vista formal, se cumplió con los presupuestos necesarios para el análisis de mérito del asunto (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley N.º 15.869). III) El artículo 13 lit. G de la Ley N.º 17.164 dispone que no se consideraran invenciones a los efectos de la presente Ley: “El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.” Surge de los antecedentes administrativos, que los técnicos examinadores entendieron que la solicitud de invención refiere a una composición farmacéutica que comprende un anticuerpo que no cumple con el requisito de invención establecido en la normativa. En el caso, el agravio esgrimido por la actora radica en discrepancias técnicas con las afirmaciones del Examinador designado para el examen de los requisitos de patentabilidad, por lo que, el medio de prueba hábil y conducente para demostrar una desviación en la valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, era la prueba pericial. La actora agregó prueba documental, que acredita el otorgamiento de la patente de invención en otros países, extremo que en nada incide a los efectos de este proceso, atento al principio de territorialidad del registro pretendido. No se produjo pericia, ni se ofreció otro medio de prueba relevante al respecto de sus agravios técnicos, más allá de lo obrante en antecedentes administrativos y constancia de patente otorgada en el extranjero, que permita al Tribunal pronunciarse sobre dichos extremos en atención a la alta especialidad técnica del asunto. Cómo ha expresado la Corporación: “… las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial” (Sentencia 714/ 2014 y en consonancia: 379/ 2012, 281/ 2012, 311/2009 y 593/2021). En el mismo sentido: “ El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo, a s u área de conocimiento.” (Sentencias Nos. 299/2024, 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, entre otras). Por lo expuesto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no cuenta con elementos probatorios que permitan apartarse de la opinión del órgano especializado en la materia, el cual se expidió mediante informes detallados y fundados, por lo que, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal (r), Dr. Corujo, Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).