Sentencia Definitiva N° 371/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026 No. 371 Ministro redactor: Dr. William Corujo VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, esta causa: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 828/2024). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora AA, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 4 de marzo de 2024 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual concedió el registro de la marca CITIDIRECT (mixta), solicitada bajo expediente No 556344, a favor de AA DE E.U. DE Norteamérica, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales 9, 36 y 42, personalizadas todas según se detalla, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término DIRECT (artículo 71, Ley No. 17.011) (fs. 37 vto. a 39 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 7 a 18 infolios) se agravió de la resolución en la medida que concedió el registro de la marca CITIDIRECT pero sin derecho privativo sobre el término “DIRECT”. Explicó que la Administración ilegítimamente dividió el término CITIDIRECT en dos, concediendo derechos privativos sobre el término “CITI” pero no sobre el término “DIRECT”. Entendió que otorga un derecho muy acotado siendo que los términos no recaen dentro del artículo 4 numerales 9, 10, 11 y 12 de la ley de Marcas, haciendo una interpretación extremadamente rigurosa. Señaló que la resolución se basó en un informe erróneo que de manera arbitraria divide en dos la marca siendo que la solicitud fue respecto del término “CITIDIRECT” en forma integral, y que además solo confiere exclusividad sobre “DIRECT”. En esta línea, indicó que se restringe injustificadamente los derechos sobre el signo, sin existir suficiente motivación, dado que el término no es genérico ni descriptivo. Añadió que se transcriben los artículos relativos a nombre genéricos, pero sin motivar en el caso concreto. Respecto al término explicó que “DIRECT” por sí solo no guarda relación con los productos de la empresa. Es el signo integral el que posee unidad y distintividad. Explicó que la empresa ya registró la marca CITIDIRECT (denominativa) y CITIDIRECT BE (denominativa) contando con derechos exclusivos sobre ambas, sin que la Dirección haya dividido el término en dos partes. Manifestó que resulta inexplicable que adopte criterios tan disímiles invocando la teoría del acto propio, y al respecto citó la Sentencia No. 124/2013 del Tribunal. Finalmente, expresó que la marca es novedosa y tiene especialidad, además de tener derechos adquiridos a nivel internacional, por lo que debió ser reconocida por la Administración. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 47 a 57 vto. infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Indicó que en el signo mixto aparece la discriminación de palabras dado que en la imagen “citi” está escrito con minúscula y líneas finas frente a “direct” en mayúscula y líneas gruesas. Explicó que debe tomarse en consideración la percepción del consumidor, y desde ese punto de vista señaló que gráficamente destacan las diferencias entre las palabras “citi” y “direct”. Por otra parte, explicó que los productos que pretende proteger en la clase 9, 36 y 42 es software descargable, servicios financieros de banca prestados y accesibles a través de redes informáticas y suministro de software en línea para servicios financieros. Por lo que la palabra “direct” busca que se visualice como propio del signo y los servicios que brindan, esto es, la agilidad o inmediatez de los servicios que brindan, por lo que explicó que el concepto es descriptivo. Resaltó que si se otorgan derechos privativos sobre el término “direct” nadie más podrá utilizarlos para conformar otros conjuntos. Con relación a que la actora cuenta con derechos exclusivos sobre el signo CITIDIRECT y CITIDIRECT BE -ambas denominativas- explicó que en estos casos no existen diferencias visibles entre los elementos que la componen, porque se registró una palabra fantasiosa. Sin embargo, en el caso de autos explicó que lo que le llega al consumidor son dos palabras diferentes. Por su parte, explicó que las inscripciones en otras jurisdicciones, no hacen preceptiva la inscripción en nuestro país. Explicó citando jurisprudencia del Tribunal que, en aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, se excluyen las marcas desprovistas de carácter distintivo. Finalmente, indicó que el acto fue debidamente motivado en tanto en el informe del 1 de marzo de 2024 se explicaron los motivos por los cuales no se otorgaban los derechos privativos sobre el término “direct”. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) Por Decreto No. 1327/2025 (fs. 59 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada en 86 fojas, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. V) La parte demandada y la parte actora alegaron por su orden (fs. 70 y fs. 71 a 75 infolios, respectivamente). VI) Por Decreto No. 3132/2025 (fs. 77 infolios) se tuvo por presentados los alegatos de las partes y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo. Por Dictamen No. 506/2025 (fs. 79 a 80 infolios) sugirió amparar la demanda y, en su mérito, anular el acto en causa. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). Conforme de los dichos de la parte actora y que no fueran controvertidos, indicó haber sido notificada del acto el 7 de marzo de 2024. Contra la resolución, la actora interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio indicando haberlo hecho el 15 de marzo de 2024 (fs. 11 infolios) lo que tampoco es controvertido por la demanda, por lo que lo habría hecho en plazo. Con fecha 1º de octubre de 2024 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 28 de noviembre de 2024 (nota de cargo fs. 19 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 4 de marzo de 2024 por la DNPI, mediante la cual concedió el registro de la marca CITIDIRECT (mixta), solicitada bajo expediente No 556344, a favor de AA DE E.U. DE Norteamérica, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales 9, 36 y 42, personalizadas todas según se detalla, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término DIRECT (artículo 71, Ley No. 17.011) (fs. 37 vto. A 39 infolios). III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) Previo a ingresar al fondo, corresponde resumir las actuaciones que dieron mérito al acto encausado. Surge de los antecedentes agregados en obrados que la parte actora solicitó el registro de la marca mixta para las clases 9, 36 y 42 personalizada (fs. 33 vto. a 34 infolios). Luego de comparar los antecedentes, se informó que se habían cumplido los requisitos de los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la ley 17.011, no estando comprendida en las nulidades del art. 4 y 5 y no existiendo antecedentes oponibles. No obstante, sugirió conceder el registro por el conjunto, pero sin los derechos privativos sobre el término “direct”. Al respecto, se indicó que se utilizó una tipografía diferente que permite distinguir el término y que por tratarse de una denominación vulgar que expresa cualidades o atributos de los productos de las clases en cuestión pasado al uso general, no presenta novedad, especialidad o distintividad. Además, su traducción está comprendida en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4 de la ley 17.011 (fs. 37 infolios). En atención a ello se dictó la resolución recurrida en obrados. V) La parte actora se agravia, en primer lugar, en la ausencia de motivación y, en segundo lugar, ilegitimidad de la decisión administrativa por dividir el signo en dos partes, siendo que en las marcas CITIDIRECT y CITIDIRECT BE -ambas denominativas- la Administración confirió derechos exclusivos. En cuanto a la falta de motivación esgrimida, se considera que el acto no se encuentra viciado por ausencia de aquella, en la medida que las razones para no conceder los derechos privativos sobre el signo resultan del informe emitido en la etapa administrativa (fs. 37 infolios). Sin perjuicio de ello, no se comparten dichas razones para no conceder los derechos privativos sobre el registro, en que el signo no debió escindirse, por lo que el agravio esgrimido por la actora en este sentido resulta de recibo. No resulta controvertido que la accionada ha efectuado un análisis del signo marcario solicitado, desmembrando los términos que componen la marca; y lo ha hecho con fundamento en que, tratándose de una marca mixta, puede visualizarse de su impresión global que se ha dispuesto una grafía diferente que permite disociar los términos en dos. Y, en ese punto, entiende que el término “Direct” permite al consumidor visualizarlo como propio del software al que se asocia el signo. No se comparte tal temperamento. La marca solicitada es de naturaleza mixta, por cuanto el análisis a efectuarse debe ser global, a golpe de vista, atendiendo a los aspectos nominativos, fonéticos y gráficos, sin desmembramientos. Como ha señalado la Corporación en Sentencia No. 507/2024 -la que también citó anteriores sentencias en las que se realizó la misma apreciación (Sentencias Nos. 412/2024, 626/2015, 211/2009, 513/2010, 6/2011)- no corresponde el desmembrar o disgregar un conjunto marcario. Sin perjuicio de que el signo en cuestión es mixto, el término nominativo no está disociado, esto es, el término “direct” no está disociado de “citi”, sino que se encuentra unido. Tal como surge de la solicitud de registro de marca (fs. 33 infolios) la denominación cuyo registro se solicita es “CITIDIRECT” todo junto, sin perjuicio del logo y la grafía distintiva del signo. Por lo tanto, si bien no se desconoce la falta de fantasía de la palabra “direct” para su registro, en el caso de obrados la accionante no solicitó el registro de dicha palabra sino de “CITIDIRECT”. Es por ello que carece de asidero el argumento del demandado en si se otorgan derechos privativos sobre el término “direct” nadie más podría utilizarlos para conformar otros conjuntos. Se reitera, el accionante no solicitó derechos privativos sobre “direct” sino sobre “CITIDIRECT”. Refuerza, asimismo, las consideraciones anteriores con lo incoado por la pretensora en cuanto a que la propia DNPI ya ha registrado - sin apostillas - esto es, sin limitaciones de ningún tipo, sendas marcas solicitadas por la actora: CITIDIRECT (No. 494.921) y CITIDIRECT BE (No. 552.721), resultando irrelevante si en aquellos casos se trataba de marcas denominativas. En tanto el signo debe ser evaluado como un todo, tal como lo presenta quien solicita su registro, sin escindirse, no resulta legítimo que la Administración separe términos que no fueron separados por quien pretende el registro y el acto niegue los derechos privativos sobre el término “direct”, siendo que en definitiva no se pidió su registro en forma independiente. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad parcial del acto administrativo impugnado, en cuanto otorga el registro de la marca sin derechos privativos sobre el término DIRECT. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Ettlin (d.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada). Dr. Edgardo Ettlin. DISCORDE: I) El acto administrativo atacado (resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial -Ministerio de Industria, Energía y Minería- del 4 de marzo de 2024) concedió a AA el registro de la marca mixta “CitiDIRECT” para proteger sus productos y servicios de las Clases Internacionales Nos. 9, 36 y 42, sin derechos exclusivos ni privativos sobre el vocablo “DIRECT” (fs. 3-4 v. y actuaciones concordantes). Se pretende con la demanda anulatoria cuestionar esta restricción, aspirando a la concesión de dicho término con exclusividad (petitorio 5. respectivo, demanda especialmente a fs. 17 v.). La marca mixta "CitiDIRECT", combinando el elemento denominativo con uno o más elementos gráficos, se presenta como un signo nuevo, diferente de otras marcas denominativas semejantes ya registradas a favor del actor AA (ver Considerando VI) en esta Discordia). El registro de la marca mixta sería en principio viable para todos los elementos que componen su conjunto si se cumplen los requisitos de distintividad. En el caso de la marca “CitiDIRECT” (concedido por el acto cuestionado como marca mixta), al socaire de que querer pretextar que nos encontraríamos ante una palabra simple, nos encontramos en realidad, ante un conjunto marcario (art. 7º de la Ley No. 17.011) integrado por los términos claramente diferenciables “CITI” y “DIRECT”. Una breve percepción nos evidencia que estamos ante la unión de dos palabras fácilmente distinguibles o divisibles. “CitiDIRECT” es una composición de términos diferentes; uno de las cuales, “DIRECT” (origen de la discusión, por no habérsele dado derecho de exclusiva), es un término genérico-descriptivo, usual (en castellano traducible en la palabra “directo/a”), vulgarizado y carente de novedad. Lo que ameritaría, en un bosquejo superficial y en principio, que no deba haber uso privativo del mismo. Véase que la disgregación de la palabra marcaria no se produce artificialmente por el intérprete, sino que se verifica por la misma lectura de los dos términos que componen el nombre, e inclusive en la grafía de uno (“Citi”) y otro (“DIRECT”) en el diseño presentado a registrar. Véase que “DIRECT” está escrito en trazo más grueso y todo en mayúscula, mientras que “Citi” se encuentra en trazo más delgado y tal como lo hemos escrito. Es importante tener en cuenta que, en la consideración de la marca mixta que se pretende inscribir, el componente denominativo dubitado (“DIRECT”) es muy importante por la significación que posee su plano fonético, ya que es la expresión verbal necesaria en el nombre marcario “(“CitiDIRECT”) para requerir el producto (en cuanto corresponda, CHIJANE Diego, “La defensa judicial del derecho de marca”, p. 151). En las marcas mixtas, la protección se extiende con mayor intensidad al elemento que el consumidor percibe como dominante e identificador del origen. Si el elemento gráfico es genérico o decorativo, el elemento denominativo puede ser dominante; si el elemento denominativo es débil, el gráfico puede serlo. Pero en ningún caso la doctrina del elemento dominante transforma a un término genérico o descriptivo en un signo protegible de forma autónoma. En este caso, la discusión se centra ante la palabra compleja (“CitiDIRECT”) contenida en el elemento fonético de la marca mixta, constituida de términos separables y definibles como independientes conceptualmente (“Citi” - “DIRECT”). Uno de las cuales (“DIRECT”) posee un vocablo descriptivo, genérico o de uso común, que no suele percibirse como elemento identificador (CHIJANE Diego, “La defensa judicial del derecho de marca”, p. 150-151) del signo en sí. Carente de distintividad dicho término porque no tiene conceptualmente una peculiaridad tal que la asocie necesariamente al producto o servicio del solicitante, sino porque suele usarse públicamente como término descriptivo, genérico o usual por terceros (art. 11 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 34/999); como veremos en los Considerandos II y III de esta Discordia. II) A nuestro criterio, la circunstancia de que “DIRECT” (cuyo particular nos convoca porque fue otorgado por el Registro respectivo sin derecho a uso privativo en ocasión de la marca mixta concedida, lo cual es resistido por la parte demandante) forme parte de la misma palabra denominativa (“CitiDIRECT”), y el hecho de que la marca debe considerarse (en un primer estadio de análisis) en su integridad o conjunto, no es incompatible con la posibilidad de apreciar cómo está conformado en la marca mixta el nombre, aunque éste quiera presentarse como único. Como dijimos, “CitiDIRECT” es una composición de palabras diferentes. En el caso, no cabe duda de que la marca en cuestión se trata de un nombre integrado por dos términos: 1) “Citi”, que en sí no es objeto de controversia en estos obrados; 2) “DIRECT” (cuyo uso en exclusiva fue denegado por el acto atacado) pretende denotar una particularidad en los productos o servicios utilizando una palabra de uso común. III) En relación al segundo vocablo, objeto sobre el cual se cierne este diferendo, “DIRECT” es un término netamente descriptivo o calificativo de los servicios, término que además es del uso habitual y común, por lo que no es por sí mismo registrable (art . 4º nums. 9º, 10º y 11º de la Ley No. 17.011). Siendo la palabra “DIRECT” en su traducción en castellano la palabra vernácula “Directo/a”. En el uso comercial y coloquial, “DIRECT” se trata de un elemento calificativo o descriptivo que, entre otros significados, enfatiza la inmediatez en la atención, la relación sin intermediarios, el trato directo con el consumidor y la medición en tiempo real de resultados; asimismo transmite eficiencia, simplicidad, control y rapidez en el proveimiento de productos o se rvicios. “DIRECT" es un concepto estratégico que sugiere modelos de negocios, canales y comunicaciones orientados a la relación inmediata y medible con el cliente. Por lo que es un vocablo descriptivo de productos y servicios además de genérico y vulgar, usual en el área de servicios comerciales o profesionales en general según es hecho notorio que exime de prueba (art. 138 num. 1º del Código General del Proceso más normas aplicables y concordantes); de suyo carente de novedad, de originalidad y de distintividad. No hay problema en considerar a la marca mixta “CitiDIRECT”, en cuanto a su nombre como un todo o conjunto marcario; pero no debe permitírsele a la parte reclamante el uso exclusivo de una palabra separable que es descriptiva, usual, vulgarizada y carente de novedad, como lo es “DIRECT”. IV) Hemos dicho en los Considerando I y II de esta Discordia que, si apreciamos visualmente el diseño de la marca “CitiDIRECT”, advertimos impepinablemente la diferencia de grafías que el propio signo establece para “Citi” (trazo más fino) y “DIRECT” (traz o más grueso, y todo en mayúscula). En primer lugar, esta diferencia de grafías se encarga por sí misma de separar a las palabras “Citi” y “DIRECT”. O sea que no estamos ante una palabra simple. Segundo, tal diferencia de letras nos muestra que “DIRECT” tiene una connotación muy especial, que no forma parte casual de un nombre de marca presentado como único, y que por tanto es separable. Por ende, no se advierte “DIRECT” como simples sílabas de “CitiDIRECT”; y es más, que en el diseño marcario aparezca con trazo grueso con un signo coronándole encima, nos advierte que “DIRECT” se pretende como un elemento fuerte de la misma. Lo que justifica que como no es un término descriptivo novedoso, distintivo ni especial, pueda ser admitido dentro de un conjunto marcario, pero sin que se le otorgue con derecho privativo. Por ser de uso común, la palabra “DIRECT” amerita acordarse integrando un conjunto marcario, como componente simple de una palabra compleja integrada con otros términos o emblemas (GUTIÉRRREZ CARRAU Juan Manuel, “Manual Teórico. Práctico de Marcas”, tercer a edición, pp. 67-68). Sin que ello implique, en el caso siendo lo que nos ocupa el término “DIRECT”, que deba otorgársele ningún derecho de uso privativo o exclusivo especial a quien pretende el registro de la marca mixta. Como señalare el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en razonamiento trasladable a este caso, al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden considerarse de uso común, por lo que no pueden ser de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras puedan generar en su conjunción signos totalmente disti ntivos, nada impide proceder a su registro. No obstante, el titular de dicha marca no puede impedir a otros la utilización de esas expresiones de utilización vernácula, teniendo en cuenta la debilidad que otorga a su protección el uso de esas partículas de uso común, que se deben excluir del cotejo entre las marcas (v.g. Interpretaciones Prejudiciales 38-IP 2013 y 433-IP-2015). La fuerza distintiva de "CitiDIRECT" como marca reside en la combinación de ambos elementos, en su grafía y en el posicionamiento sinóptico de la marca mixta. Sin embargo, si se pretende el uso privativo del elemento "DIRECT" que la compone, por ser un término genérico eso choca con la limitación estructural que posee ese término en el contexto de los productos o servicios considerados, ya que no es registrable (art. 4º nums. 9º, 10º, 11º y 12º de la Ley No. 17.011); aunque dentro (y no independientemente) de un conjunto marcario sea protegible y al ensamble mismo como unidad pueda reconocérsele cierta distintividad (art. 7º de la Ley No. 17.011). V) Compartimos la posición mayoritaria de este Tribunal en sentencias Nos. 89/2025 y 101/2025 (caso ”DeliBest”), cuyos conceptos pueden trasladarse “mutatis mutandis” a este caso en abordaje: “…ha de resaltarse que es la propia conformación del signo, su grafía, su aspecto visual u óptico, que genera en el intérprete esa natural divisibilidad que la actora cuestiona. Precisamente la elección… hace que el único término al que alude la actora, ta nto del punto de vista gráfico, como fonético, se segmente en dos… Es decir, no se trata de una división caprichosa ni arbitraria, sino que la propia grafía utilizada impresiona como una marca compuesta de dos términos unidos. (…) Esa conclusión no colide con el examen que en materia marcaria reclama la doctrina, esto es, que el análisis debe efectuarse en su conjunto, sin desmembramientos. Y ello, por cuanto es la propia actora, con su elección de grafía y tipo de letra, que ha delimitado el alcance del signo”. VI) Observamos que surge de la Carpeta de Antecedentes (en adelante indistintamente “A.A.”) que la marca figura inscrita como tal y que se evidencie sin particularidades o restricciones respecto al término “DIRECT” en los Estados Unidos, país de origen de su titular la empresa AA; amén de que se encuentra inscrita en otros Estados (id. loc.). El art. 6º “quinquies”.A.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (ratificado por el Decreto-Ley No. 14.910) preceptúa literalmente (por lo que no podemos separarnos de su interpretación literal -art. 17 del Código Civil-) que “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo”. Sin embargo, en este caso concreto, existen circunstancias dentro del Convenio de París que impiden sin ambages reconocer tal inscripción en el Uruguay. Efectivamente, el art. 6º “quinquies” inc. 1º B.ii de dicho Convenio señala que puede rechazarse la inscripción como se hizo en el país de origen cuando las marcas presentadas a su registro “estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”. Ya hemos visto que la marca es un nombre único formado por dos nombres compuestos, siendo el cuestionado término “DIRECT” un vocablo utilizado para denotar la calidad o especie del servicio, siendo también término usual y común en el lenguaje coloquial y en el uso comercial. Por lo tanto, no es invocable el art. 6º “quinquies”.A.1 del Convenio de París para el caso en análisis. El art. 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC, ratificado por la Ley No. 16.671) define a la marca registrable como "cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas". Ahora bien, los arts. 15.2 y 17 del AADPIC permiten establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, pero no amplía el alcance del registro más allá del signo registrado. Es más, el art. 16 TRIPS establece el derecho exclusivo del titular registrado sobre el signo en su conjunto, pero no impide apreciar excepciones sobre sus fragmentos. Por el contrario, el art. 15.1 AADPIC expresamente permite a los miembros exigir que los signos sean visualmente perceptibles para ser registrables, y la doctrina consolidada en el sistema AADPIC es que la exclusividad marcaria no se puede extender artificialmente a elementos genéricos mediante el expediente de incluirlos en una marca compuesta. VII) Cierto es, porque no puede desconocerse, que la administrada cuenta con su favor el registro en el Uruguay, otorgado por la organización demandada, de las marcas denominativas “CITIDIRECT” y “CITIDIRECT BE” (demanda a fs. 13 v., Hechos suyos 26.; contestación del Ministerio de Industria y Energía a fs. 55-56; ver también la Carpeta de Antecedentes). Como también lo observa la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo a fs. 80 en su dictamen. Esto es un hecho no controvertido, que exime de prueba (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso, más normas aplicables y concordantes). Cuestión importante es determinar si para defender la solicitud de la marca mixta “CitiDIRECT” con uso exclusivo sobre el término que la compone “DIRECT”, puede hacerse mención a los precedentes denominativos mencionados, para reclamar el uso exclusivo de este último término. Entendemos que esto no puede constituirse en antecedente para pretender lograr exclusividad sobre el término “DIRECT” en la marca mixta que se ha registrado sin derechos privativos sobre dicha palabra. El hecho de que existan dos registros previos para las marcas denominativas “CITI DIRECT” y “CITIDIRECT BE” sin eventual limitación de uso exclusivo no genera un derecho adquirido, ni un constituye un precedente vinculante para que mediante un tercer registro de una marca mixta con el mismo nombre se obtenga esa exclusividad. El silencio de la Administración en los precedentes mencionados sobre la limitación de uso del término “DIRECT”, como el hecho de que no se haya incluido tal reserva ("sin derecho al uso exclusivo de DIRECT."), no implican que deba concederse exclusividad sobre la palabra "DIRECT" aisladamente en ocasión de la inscripción de una marca mixta. Y esto por varias razones: a) Por cuanto cada solicitud de registro se examina en principio de forma autónoma e independiente, según sus propios méritos. El hecho de que se haya dado el registro de la denominación como expresión unitaria en ocasiones anteriores no equivale a un pronunciamiento expreso de exclusividad sobre los términos que componen la palabra de conjunto; porque la Ley no dispone un derecho adquirido al respecto. Por el contrario, el propio texto del art. 7º de la Ley No. 17.011 fortalece la posición del solicitante para la marca mixta como conjunto, pero la propia norma le quita sostén para reivindicar exclusividad sobre "DIRECT" de manera aislada, ya que por su contenido y significado no es registrable por sí mismo (art. 4º nums. 9º, 10º, 11º y 12º de la Ley No. 17.011). b) "DIRECT" es un término de uso extremadamente común en el mercado, es un descriptivo asaz utilizado en marcas de todo tipo de rubros. Constituye un elemento tan débil para la protección que de por sí excluye por sí mismo cualquier exclusividad, independientemente de lo que haya ocurrido en expedientes anteriores. c) Pretender derecho privativo exclusivo sobre "DIRECT" es de por sí problemático, porque el término carece de distintividad propia, al ser descriptivo, calificativo o de uso banal. Registrar la marca mixta admitiendo exclusividad sobre "DIRECT" podría interpretarse como un intento de monopolizar un término común, lo que amén de una debilidad para la protección marcaria, genera riesgo de nulidad posterior. d) En el presente caso, el registro del conjunto de palabras “CitiDIRECT”, ahora dentro de una marca mixta, hace que el componente completo no otorgue distintividad a la palabra genérica o descriptiva que lo acompaña; porque los elementos del conjunto no dejan de identificarse en la percepción por separado, a efectos del alcance de protección. De ahí que no es incompatible la posibilidad de conceder la marca mixta como conjunto (lo que ha hecho el acto atacado, enfocando la fortaleza en el elemento gráfico en la combinación completa con el nombre), pero sin exclusividad sobre la palabra “DIRECT” (como también hizo el mismo). Así, el hecho de que la expresión descriptiva se inscriba dentro de los elementos heterogéneos de la marca mixta cuyo registro se pretende, en la consideración de la misma como un todo no impone la existencia de derechos privativos sobre el término separable; por lo que no es incompatible con la posibilidad de que cualquier otra persona pueda usarla (BUGALLO Beatriz, “Propiedad Intelectual” Tomo I, pp. 143-144, 144-145 y 227-228). e) Si la Oficina Registral concedió la marca mixta sin cláusula de exclusividad sobre el término “DIRECT”, ello se debe a que el examinador consideró que la denominación en su conjunto era suficientemente distintiva como unidad, pero no que cada componente por separado lo fuera. Este matiz es relevante para anticipar cómo, en el caso, el Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software evaluó de modo negativo (parcialmente) una solicitud que pretendería aprovechar esos antecedentes para expandir el alcance de la protección hacia componentes individuales. VIII) Podría decirse que la marca venida a conocimiento formaría parte de una familia de marcas, integrada por esta y otras registradas según precedentes (ver “AA”). Sin embargo, esto no da pábulo para pretender exclusividad o uso privativo en todos sus componentes. Como sostuvo la interpretación 433-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, cuando éstas poseen un elemento de uso general; por ello, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo (Interpretación Prejudicial 433-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cit.; ver también GÓMEZ APAC Hugo - RODRÍGUEZ NOBLEJAS Karla Margot, “Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 - junio 2019)”, p. 127). Esta puntualización es crucial, porque la familia de marcas protege el conjunto denominativo "CitiDIRECT" como unidad reconocible en el mercado, lo que es un argumento sustentado en la distintividad adquirida del signo. Empero, la pretensión de exclusividad sobre "DIRECT" aisladamente no tiene esa base, porque se trata de una palabra aislada de uso común, genérica o que describe ese producto o servicio; en principio no registrable ni de uso privativo como tal para nadie. IX) Aunque quisiere cobijarse dentro de un conjunto marcario formado por una composición de palabras (“CitiDIRECT“ ; “Citi” y “DIRECT”) y dentro de una marca mixta, no puede pretenderse un uso privativo especial sobre la palabra cuestionada “DIRECT”. Por consiguiente, entiendo que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (hoy Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software - Ministerio de Industria, Energía y Minería), al haber concedido el registro de la marca mixta “CitiDIRECT” sin dar derechos privativos sobre el término “DIRECT”, obró correctamente. El término “DIRECT” es de uso común, calificativo, descriptivo y vulgar; por lo que debería permanecer libre de toda apropiación privada, aun cuando se le pretenda colocar como sílabas de una marca, o unido dentro de un mismo nombre marcario.