Sentencia Definitiva N° 369/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026. No. 369 Ministro redactor: Dr. William Corujo. VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 509/2024) RESULTANDO: I) En este proceso, la actora AA, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 8 de setiembre de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual concedió el registro de la marca OY OFERTA YA (mixta), en favor de BB, para identificar los servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 35, 36, 37, 38 y 39 (fs. 32 a 32 vto. de los AA). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 2 a 24 infolios) manifestó lo que se detalla a continuación. Esgrimió que es titular de numerosas marcas notorias y renombradas, que identificó, que incluyen los términos “pedidos”, “ya”, “pedidos ya” y “pedidosya”. Asimismo, señaló que la demandada le reconoció derechos exclusivos sobre el término “pedidosya”, en forma denominativa, admitiendo así su distintividad. Por otra parte, indicó que el Sr. BB ha efectuado el registro en cuestión con el único e ilegítimo propósito de verificar competencia desleal y aprovecharse del prestigio ajeno. A través de la marca “OY OFERTA YA” se intenta replicar el modelo de negocio de la actora. Por ello, la impugnada violenta sus derechos al conceder una marca prácticamente idéntica en cuanto a lo ideológico, lo que es prohibido por la ley. También hizo hincapié en la notoriedad de sus marcas y su significación secundaria. Del mismo modo, insistió en la confundibilidad directa del signo concedido, dadas las similitudes entre la familia de marcas de “PeYa” y el concedido. Del mismo modo resaltó que la impugnada incurre en error en sus motivos al no haber tenido en consideración la existencia de la familia de marcas de la actora, caracterizadas por el término “ya”. En suma, requirió la anulación del acto objeto de impugnación. III) Conferido el correspondiente traslado, por Decreto No. 6413/2024 (fs. 41 infolios) se tuvo por no contestada la demanda por extemporánea y sin perjuicio, se agregaron los antecedentes administrativos presentados en 106 fojas y se abrió plazo a prueba. IV) Diligenciada la prueba ofrecida, se agregó por cuerda separada la documentación presentada (carpeta tapa rosa en 121 fs.). Por Decreto No. 2666/2025 se otorgó plazo común a las partes a presentar sus alegatos (fs. 51 infolios). La parte demandada y la parte actora alegaron por su orden (fs. 53 a 60 y 62 a 69 vto. infolios, respectivamente). V) Se tuvo por presentados los alegatos realizados y por Decreto Nº 3230/2025 (fs. 71 infolios) se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen No. 550/2025 (fs. 73 a 74 vto. infolios) sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). No surge de los antecedentes agregados a la causa la notificación personal o publicación en el Diario Oficial de la Resolución que se procesa (fs. 89 vto. de los AA), por lo que los recursos de revocación y jerárquico en subsidio se entienden fueron impetrados en tiempo y forma el 9 de noviembre de 2022 (fs. 33 a 34 vto. de los AA). El recurso jerárquico fue expresamente desestimado por Resolución No. 343/23 de 8 de mayo de 2024, dictado por la Sra. Ministra de Industria, Minería y Energía, en ejercicio de atribuciones delegadas (fs. 104 vto. a 105 vto. de los AA), que fue notificada personalmente el 14 de junio de 2024 según los dichos no controvertidos de la actora, configurándose así el agotamiento de la vía administrativa. La demanda anulatoria se entabló útilmente el 13 de agosto de 2024 (nota de cargo fs. 25 infolios). II) El objeto de este proceso es resolver sobre la acción anulatoria impetrada contra la Resolución dictada el 8 de setiembre de 2022 por la DNPI, mediante la cual concedió el registro de la marca OY OFERTA YA (mixta), en favor de BB, para identificar los servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 35, 36, 37, 38 y 39 (fs. 32 a 32 vto. de los AA). III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) El Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre casos análogos al presente. Al respecto se destaca la Sentencia N°663/2022 que desestimó la oposición realizada por PEDIDOS YA al registro marcario MI FARMACIA YA!; así como también importa remitir a la Sentencia N°172/2025 donde se confirmó el otorgamiento del registro marcario: COMPRALO YA. En la última Sentencia referida, dictada entre las mismas partes que en obrados, la Corporación indicó, en razonamientos de pacífica aplicación en la emergencia, que: “resulta sumamente relevante respecto de la confundibilidad alegada, señalar que en la amplia mayoría de los signos integrantes de la familia marcaria invocada por la actora (que pueden observarse a fs. 3 a 4 vto. infolios), nos enfrentamos a un único término y no a dos. Este, trata “PedidosYa” y no de “Pedidos Ya”. Así, no puede dejar de anotarse que -como ya se ha discutido en tantas oportunidades- no pueden en principio, ni registrador ni juzgador descomponer términos de la marca cuyo registro se examina, porque de hacerlo se estaría provocando un efecto o consecuencia no deseada. A modo ilustrativo y de ejemplo, el término único aludido “PedidosYa” si fuera descompuesto para su examen, resultaría sin dudas de uso común y genérico y, por ende, débil y no apropiable en exclusiva por ningún particular. “ Dicho lo anterior, en segundo lugar y ya en el examen comparativo restante, el Tribunal, considera que el planteo de la actora no puede recibirse. En el plano visual, ambas marcas impresionan de modo diferente, tanto por sus términos y significados de estos, como por la imposición de la marca actora a nivel global y su estética. Asimismo, a nivel fonético/auditivo, se trata de sonidos distintos, con un sonido más acentuado en la palabra “OY” y, finalmente, en el plano conceptual la diferencia se torna aún más relevante, en tanto los significados de los términos Pedir y Ofertar resultan distintos. Lo anterior se ve reforzado en tanto para el caso resulta además de aplicación la teoría del discriminating purchaser o comprador discriminador: esto es, los signos se enfrentarán a un público atento a la marca o producto que va a consumir, como elemento que coadyuva a su caracterización e individualización. No se comparte el criterio de la actora respecto a que pueda existir confundibilidad directa inter marcas, ni la mentada predominancia del término “Ya”, toda vez que este adquiere significado en el conjunto, tanto en la marca de la actora como en “OY OFERTA YA”. Al respecto el Tribunal expresó en la citada Sentencia “Basta pensar en el término aludido (Ya), actuando en soledad para preguntarse, válidamente, a qué se estaría refiriendo. Indubitablemente, y tal como viene de decirse, adquiere sentido y relevancia en el conjunto y es en ese conjunto que la marca de la actora se hace plenamente distinguible por sí misma evacuando toda posibilidad de confusión para el público medio. La confundibilidad o, por el contrario, su distintividad, no está dada, pues, por el término “Ya” sino por el “Pedidos”, que remite a la posibilidad de demandar un servicio o un producto, satisfacer una demanda (Pedir), con características de inmediatez (Ya). Siendo que este último término es una imposición de conducta que, a juzgar por las costumbres de la vida moderna, se exige en todos los ámbitos, para todo lo que se desee. Respecto del argumento tentado de la “familia de marcas” de la actora, tampoco se comparte el mismo. Cabe referirse a lo planteado por este Tribunal en causa similar con PedidosYa como actora, al afirmar que, a los efectos de decidir sobre la sustancia de este asunto, no es de recibo considerar a toda la familia de marcas de la accionante (Sentencia No. 115/2023). Por último cabe tener presente lo manifestado por este Cuerpo en Sentencia No. 663/2022, causa análoga promovida por la actora, argumentos plena y absolutamente trasladables al caso que nos convoca: “… la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cf. Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay”, p. 313 y ss.) (sentencias No. 648/1996, 255/2005, 686/2017, 182/2019, 448/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021 y 127/2022, entre otras).”. En el caso de marras, y al igual que lo acontecido en las causas anteriormente referidas, el Colegiado mantiene su conclusión respecto a que la aislada coincidencia que se presenta en el empleo del término “Ya”, no resulta en absoluto suficiente para considerar que pueda existir confusión entre ambas marcas. Cabe tener presente la referencia realizada por este Tribunal en Sentencia No. 166/2024: “En tal sentido, conforme sostiene inveterada jurisprudencia del Tribunal, recogiendo a su vez las enseñanzas de la doctrina especializada en la materia, a los efectos de proceder a un correcto cotejo marcario debe atenderse a la impresión de conjunto que estas marcas producen, esto es, que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. En concreto, refirió el Colegiado: “Así pues, la indivisibilidad es la técnica correcta a efectos del análisis comparativo entre los términos empleado en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias” (Sentencia N° 94/2019 y 253/23).” Es dable destacar que, independientemente de no haber sido contestada la demanda, surge claramente de las resultancias de los antecedentes la inexistencia de riesgo confusionista entre los signos en pugna, lo que, a su vez, se trata de una cuestión jurídica que resulta ratificado por la jurisprudencia del Colegiado sobre casos plenamente análogos sustanciados entre idénticas partes que en el presente expediente, hacen que los agravios expuestos por la parte actora no sean de recibo. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).