Sentencia Sentencia N° 365/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026 No. 365 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 803/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con fecha 26.2.2024. Por la misma se resolvió conceder el registro de marca LOTACIL a favor de BB de Argentina, para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional No. 5 (fs. 38). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) La representante de la parte demandada contestó a fs. 62 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 724/2025 (fs. 69); y si bien resultó noticiada del pleito (fs. 69 vto.), BB no compareció en el presente proceso. III) Abierto el juicio a prueba por el Decreto No. 1767/2025 (fs. 71), las partes ofertaron y produjeron la que consta a fs. 74 y ss.; y, ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 2962/2025 (fs. 104), las partes lo hicieron a fs. 106 y ss. IV) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 549/2025, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 136 y ss.). V) Por auto No. 4421/2025 (fs. 140) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI, con fecha 26.2.2024. Por la misma se resolvió conceder el registro de marca LOTACIL a favor de BB de Argentina, para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional No. 5 (fs. 38). En su escrito inicial, la representante de la actora dijo que, esta, es titular de la marca denominativa pre registrada LORATIL, que distingue la totalidad de los productos de la clase internacional No. 5. Por ello consideró que la resolución es ilegítima y que los motivos que llevaron a su dictado resultan erróneos. Luego de reclamar la presunción simple a su favor prevista en el art. 6 de Ley No. 15.869, en virtud del incumplimiento de la accionada con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos movilizados, se agravió por considerar los signos en pugna confundibles. Sobre esto consideró que la DNPI no tomó en cuenta que, del simple cotejo de las marcas en cuestión, se aprecian sus claras semejanzas, lo que las hace peligrosamente confundibles al público consumidor. Así existe semejanza clara entre las marcas LORATIL (de su propiedad) y la impugnada LOTACIL, porque comparten un mismo núcleo central y la misma cantidad de letras, y existe una clara similitud en la pronunciación de ambas, tanto en las vocales como en la forma en que se ordenan sus sílabas. Agregó que tratándose se productos farmacéuticos que se comercializan sin receta médica, debe aplicarse un criterio restrictivo. Sostuvo que AA es un laboratorio que cosa de gran prestigio y notoriedad, por lo que infirió mala fe en el obrar de la contraria al solicitar el registro de la marca LOTACIL. Insistió en que las marcas tienen la misma cantidad de letras y a golpe de vista son confundibles, por lo que subrayó que los motivos que llevaron al dictado del acto son erróneos. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el traslado de rigor compareció la Administración demandada. Controvirtió la acción considerando que l as marcas no son confundibles. Manifestó que le resulta evidente que las mismas desde el punto de vista fonético, sonoro o auditivo, ostentan diferencias suficientes. Así, LOTACIL es ortográfica y gramaticalmente diferente a la preexistente LORATIL por lo que, sumado al aspecto fonético y a su diferente pronunciación, no caben dudas de que no resultan confundibles. Agregó que LORATIL ha coexistido con otras, como LOTAGEN, en forma pacífica, y que se trata de marcas farmacéuticas, por lo que el consumidor de este producto es poco proclive a ser descuidada. Arguyó que la actora pretende que la marca LORATIL es una marca notoria, pero todas las afirmaciones que hace refieren al prestigio de AA y no a la notoriedad de la marca LORATIL. Por tales argumentos solicitó la confirmación del acto. III) Control de regularidad formal de la acción y sistema contencioso aplicable. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volición encausada le fue notificada a la actora el 8.3.2024 (según dichos no controvertidos), por lo cual, interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 14.3.2024 (fs. 38 vto.). La denegatoria ficta se produjo el 7.10.2024 y la acción de nulidad fue interpuesta en tiempo útil el 22.11.2024 (fs. 20). Cabe acotar que en autos fue agregada la resolución de fecha 13.6.2025, por la que el MIEM, en ejercicio de atribuciones delegadas, desestimó el recurso jerárquico (fs. 127 y ss.). Asimismo, a l tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que, en este caso, resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto -Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.8 69 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el 22.11.2024 contra un acto cuya notificación a la actora se produjo el 8.3.2024. IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal por unanimidad, concluye que corresponde la anulación del acto. V) Antecedentes relevantes y examen de los agravios. Las actuaciones se originaron cuando el 24.11.2022 se solicitó el registro de la marca denominativa LOTACIL a favor de BB, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional No. 5 (fs. 24). Esto provocó que AA dedujera oposición a dicha solicitud, al entender que existe una semejanza clara entre los signos LORATIL (ya registrada) y LOTACIL, de lo que se le dio vista a BB (fs. 30), quien la evacuó abogando por la inconfundibilidad marcaria (fs.31 vta. y 35). Lo anterior, provocó el informe jurídico de fecha 23.2.2024 donde se consideró que las marcas no solamente presentan diferencias ortográficas sino también fonéticas, lo que hace posible su coexistencia sin incurrir en riesgo de confusión y/o asociación (fs. 14 vto. y 15). En virtud de ello, se dictó el acto encausado en autos, mediante el que se concedió el registro de la marca en estos autos resistida. Pues bien, como tantas veces ha dicho este Tribunal, en estos casos impregnados de subjetividad, corresponde la consideración de los signos en pugna a los efectos de realizar el examen comparativo. Tal comparación es siempre a fin de determinar si, a los ojos del juzgador, los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia sin generar distorsiones entre el conjunto de derechos en juego. El riesgo de confusión como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, el art. 6 de la ley marcaria con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46). Pues bien, en el caso, el Tribunal considera que la marca de marras no reúne, con relación al antecedente, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley No. 17.011. Primero, porque considerando los criterios arriba expuestos se concluye que existe alto riesgo de confusión entre las marcas en pugna. En efecto, apreciadas de modo sucesivo y global LORATIL (pre registrada) y LOTACIL (concedida) ambas denominativas (es decir, si elemento gráfico alguno) atendiendo las semejanzas y no las diferencias, considerando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente y prestando una atención común y ordinaria desde la perspectiva del consumidor promedio -puesto que, como se dirá a continuación, no se acreditó que tenga otra calidad -: la solicitada no reúne en relación al antecedente, la aptitud distintiva reclamada por el art. 6 de la Ley No. 17.011. Destaca particularmente la similitud en el campo fonético, teniendo presente a su vez que no constituyen palabras de lengua alguna, sino que su creación responde al fin de identificar los productos agrupados en la clase internacional No. 5. Segundo, en cuanto a la clase aludida, corresponde mencionar un elemento central en relación a los productos que agrupa. El mismo está dado por el estudio de la figura del consumidor, como aquel sujeto pasible de incurrir en error o confusión en relación a la distinción de los productos mediante sus signos marcarios. OTAMENDI expresa que: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolv er la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer que clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera” (OTAMENDI Jorge, DERECHO DE MARCAS. 4ta. Edición. LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Bs. As. 2002. Pág. 184). En el caso que nos ocupa, el “comprador eventual” en principio no referiría al standard medio, sino que podría sostenerse que, en relación a los productos farmacéuticos, es un consumidor, profesional (médicos, veterinarios o técnicos en farmacia) o especialmente atento en relación a que está en juego la salud. Cabe tener presente que de inicio podría suponerse que se trata de un acto de consumo guiado, ya sea indicado por receta médica o recomendación de un profesional de farmacia. Por ello, en el caso de que se expendieran los productos bajo receta médica o control profesional, es claro que el acceso a este tipo de productos en el mercado, no sería el común -venta libre-, sino que sería caracterizado por un consumidor especialmente cuidadoso, diligente y asesorado, en tanto como dijimos su salud está en juego. Sin embargo, es discutible que lo anterior se verifique en el caso, ya que no fue acreditado que el probable consumidor califique como “selectivo”, en otras palabras, no existen elementos para concluir en que la compra del producto requiera receta. Es en tal sentido se comparte lo sostenido por CHIJANE, sobre el criterio a utilizar para el cotejo de esta clase de marcas, en cuanto: “… no corresponde invocar un criterio benévolo si el propio solicitante no efectúa una limitación clara del tipo de medicamento y no restringe su uso a la prescripción médica o a su administración bajo vigilancia hospitalaria; en este supuesto deberá consider arse que el consumidor accederá sin restricciones al producto y que el solicitante podrá comercializarlo sin limitaciones que pudieran evitar la colisión marcaria ”. (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. DERECHO DE MARCAS. REUS -B de F. Montevideo. 2007. Pág. 377). Tercero y último, refuerza la solución anulatoria, la circunstancia de que la resistencia recursiva fue denegada fictamente el 7.10.2024, cabe tener presente lo previsto en el artículo 6 de la Ley No. 15.869 (en la redacción dada por el art. 41 de la Ley No. 17.292, hoy recogida en el art. 47 del CCA). La norma dice: “El vencimiento de los plazos a que refiere el inciso primero del presente artículo no exime al órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo (artículo 318 de la Constitución de la República). Si ésta no se produjera dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero, la omisión se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión del actor, en el momento de dictarse sentencia por el Tribunal respecto de la acción de nulidad que aquél hubiere promovido”. En definitiva y a partir de los argumentos señalados, el Tribunal concluye que en el caso efectivamente se verifica una hipótesis de confundiblidad, por lo cual los agravios expuestos por la actora al respecto, resultan de recibo. VI) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la anulación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).