Sentencia Definitiva N° 338/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026 No. 338 Ministro redactor: Dr. William Corujo VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, esta causa: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 714/2023). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora AA , dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 20 de abril de 2023, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), desestimó el registro de la marca figurativa presentada bajo expediente No. 489060 a nombre de AA de PANAMÁ, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 25 (fs. 78 vto. de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria, la accionante (fs. 9 a 14 infolios) manifestó lo que se detalla a continuación. En lo medular, sostiene que la resolución impugnada se funda en un análisis erróneo e incompleto, al no ponderar adecuadamente las diferencias existentes entre el signo solicitado y las marcas de The Polo/Lauren Company. A su entender, los signos enfrentados presentan diferencias suficientes que permiten su pacífica coexistencia en el registro y en el mercado, descartando toda posibilidad de confusión o riesgo de asociación indebida. A su vez, rechaza categóricamente la apreciación de la Administración en cuanto a una supuesta actuación de mala fe o con ánimo de competencia desleal, señalando que no existe prueba alguna que sustente tal afirmación. Por el contrario, destaca que la firma ya es titular de la marca Cambridge Polo Club No. 489.061, también en la clase 25, sin que ello haya generado conflictos o cuestionamientos, lo que refuerza la inexistencia de cualquier conducta desleal. En relación con el examen de confundibilidad, entiende que la DNPI aplicó de forma incorrecta los criterios doctrinarios y jurisprudenciales vigentes. Afirma que, al valorar las marcas enfrentadas, debe atenderse a la impresión de conjunto que producen, pues es esa percepción global la que guía al consumidor. Considera que dicha impresión es claramente distinta, de modo que las marcas no se evocan ni se asocian recíprocamente. Añade que, aun si se realizara un cotejo sucesivo, el recuerdo que cada marca deja en la mente del consumidor resulta disímil, descartándose cualquier riesgo de confusión. Sostiene también que, tratándose de productos comprendidos en la clase internacional 25, el consumidor medio posee un nivel de atención que le permite distinguir con facilidad entre los diferentes signos marcarios. Asimismo, recuerda que en el análisis de marcas mixtas o complejas debe atenderse al elemento dominante del signo, excluyendo aquellos componentes genéricos o descriptivos que carecen de fuerza distintiva. Con apoyatura en doctrina y jurisprudencia del Tribunal, concluye que la comparación de marcas debe realizarse en los planos gráfico, fonético y conceptual, lo que en el presente caso revela diferencias notorias y suficientes para admitir el registro solicitado. En definitiva, solicita la nulidad del acto procesado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 23 a 24 infolios) defendiendo la legitimidad del acto. En prieta síntesis, sostiene que el signo solicitado por la actora, de carácter figurativo, debía ser analizado principalmente en su dimensión gráfica, dado que la comparación se centra en la imagen representada. En este sentido, la administración concluyó que la marca propuesta reproduce la misma figura que caracteriza a las marcas registradas por The Polo/Lauren Company, consistente en un jinete montado a caballo, con el taco de polo sostenido en su mano derecha y dirigido hacia arriba, lo que genera una coincidencia esencial entre los signos enfrentados. De acuerdo con lo dictaminado por la asesoría, esa identidad gráfica no se ve compensada por diferencias relevantes en la composición o en los colores, ya que ambas representaciones son de color negro y presentan una silueta prácticamente idéntica, lo que impide una diferenciación eficaz a los ojos del público consumidor. Asimismo, remarca que las marcas de The Polo/Lauren Company integran una “familia de marcas”, concepto definido como el conjunto de signos que comparten un elemento característico común que el público asocia directamente con su titular. En este sentido, el uso o intento de registro por parte de terceros de signos que reproduzcan ese elemento distintivo (en este caso, la figura del jinete de polo) puede generar confusión o asociación indebida en el consumidor, aun cuando las marcas difieran en otros aspectos secundarios. Sobre esa base, considera que la marca solicitada por AA no es claramente distinta de las preexistentes y que su registro vulneraría la prohibición establecida en el artículo 6 de la Ley de Marcas. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado y solicitó se dé noticia del pleito a THE POLO/LAUREN COMPANY. IV) Dada noticia a THE POLO/LAUREN COMPANY, comparece como tercero coadyuvante con la Administración demandada (fs. 38 a 45 infolios) y, en breve síntesis, expuso lo que se dirá. En lo central, refiere a la notoriedad y alto prestigio internacional de sus marcas, conocidas en todo el mundo por identificar productos de vestimenta, perfumería, accesorios y artículos de moda de alta gama. Señala que su marca POLO, junto con su característico logotipo del jugador de polo montado a caballo, constituye un símbolo distintivo que goza de reconocimiento inmediato por parte del público consumidor. Dichas marcas se encuentran registradas no solo en Uruguay, sino también en numerosos países, y su notoriedad ha sido reiteradamente reconocida por la propia DNPI en diversos expedientes, entre ellos los relativos a las marcas SANTA FE POLO, NEW REPUBLIC y otros en los que se confirmó la fama y el carácter distintivo de los signos de su titularidad. Manifiesta que sus registros conforman una verdadera “familia de marcas” y que, en virtud de ello, cualquier intento de registro que reproduzca ese elemento característico genera de inmediato una asociación indebida con el titular legítimo y provoca riesgo de confusión en el consumidor. La tercerista sostiene, además, que la conducta de la actora revela mala fe, pues al solicitar el registro de un signo casi idéntico a uno notoriamente conocido busca aprovecharse del prestigio, la reputación y el posicionamiento alcanzado por The Polo/Lauren Company en el mercado mundial. A su entender, no puede considerarse una coincidencia casual que la solicitante haya elegido un diseño tan similar para identificar productos del mismo rubro, lo que evidencia una intención de generar asociación y obtener un beneficio indebido en detrimento de su marca y del consumidor. En definitiva, solicita la confirmación del acto. IV) Por Decreto No. 2741/2024 (fs. 50 infolios) se tuvo por admitida la tercera coadyuvante y se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta tapa verde en 99 fojas) y documentación (carpeta tapa rosa en 69 fojas). V) Las partes alegaron por su orden, parte demandada (fs. 74 infolios), parte actora (fs. 76 a 77), tercero coadyuvante (fs. 79 a 83 infolios). VI) Se tuvo por presentados los alegatos realizados y por Decreto No. 917/2025 (fs. 85 infolios) se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 520/2025 (fs. 90 a 91 vto. infolios) sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La resolución que se procesa fue notificada personalmente el 21 de abril de 2023 (fs. 3 infolios) y resistida mediante la interposición conjunta y subsidiaria de los recursos de revocación y jerárquico el 2 de mayo de 2023 (fs. 79 a 81 vto. de los A.A.), según dichos de la demanda no controvertidos. Con fecha 20 de noviembre de 2023, operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 20 de diciembre de 2023 (nota de cargo fs. 15 infolios). II) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. III) Esencialmente, el objeto de la controversia estriba en determinar si la marca figurativa EMBLEMA No 489.060, solicitada por AA (fs. 2, A.A.), puede coexistir en el registro con las marcas de The Polo/Lauren Company (fs. 4 vto., A.A.), o si, por el contrario, su similitud gráfica genera riesgo de confusión y aprovechamiento indebido del prestigio ajeno. Así, mientras la actora sostiene que su signo posee diferencias suficientes y fue solicitado de buena fe, la Administración y la tercerista afirman que la figura del jinete de polo a caballo, elemento central del diseño, reproduce el símbolo distintivo de una familia de marcas notorias, lo que impide su registro conforme a la legislación marcaria. En primer término, debe estarse a la redacción del artículo 6 de la Ley No. 17.011, que expresamente dispone: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Ahora bien, para apreciar y determinar si existen las “claras diferencias” exigidas por la ley se impone considerar, conforme lo explica la doctrina especializada en la materia y la jurisprudencia del Tribunal, que el análisis de “confundibilidad”, aunque en esencia subjetivo, debe partir de ciertas reglas uniformes, aplicables a la universalidad de casos que eventualmente puedan presentarse. En esta línea, por ejemplo, GUTIÉRREZ CARRAU ha sostenido que: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p.156.). Idéntica orientación ha seguido la Corporación, al expresar: “En el análisis del cotejo marcario de marras, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen, siendo ya constante la jurisprudencia del Cuerpo, en el sentido de que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que dicho cotejo debe ser practicado ‘en su conjunto’ (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), ‘en forma sucesiva’ (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y ‘pre- reflexiva’ (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos)” (Cfme. Sentencia N° 613/2015). En segundo término, sobre las premisas enunciadas, entonces, es claro que el registro desestimado por la resolución impugnada se confunde con aquellos que integran la familia de marcas de la que es titular la empresa tercerista. En efecto, “a golpe de vista” el consumidor pondrá el foco de atención en el elemento preponderante de ambas marcas, la figura del jinete montado a caballo, que constituye el elemento característico y distintivo de las marcas de THE POLO/LAUREN COMPANY, y que no resulta diluido en el registro impugnado por ningún otro elemento, lo que lo desprovee de identidad conceptual propia o distintividad suficiente. Asimismo, en un análisis sucesivo, la marca registrada no se diferencia sustancialmente de las marcas de la actora ni desde una perspectiva gráfica ni figurativa, ya que las diferencias existentes son insuficientes para desviar la atención del consumidor medio del elemento central y notorio de la familia de marcas: la figura del jinete montado a caballo. Es esto, sin lugar a duda, lo que distingue el presente caso de otros allegados a conocimiento del Tribunal y de la DNPI. Precisamente, en aquellos supuestos en que el elemento figurativo se combinaba con otros componentes claramente diferenciables (fs. 20 vto. a 21, A.A.), el conjunto marcario lograba un nivel de distintividad suficiente para evitar confusión. Ello no ocurre en el presente, en la que el signo solicitado reproduce de manera casi idéntica el diseño gráfico central de las marcas notorias de la actora, sin aportar elementos que desvíen la percepción del consumidor hacia una marca diferente. De esta manera, el adquirente promedio de los productos comprendidos en la Clase Internacional 25, al observar la marca solicitada, asociará de inmediato la figura del jinete con la familia de marcas POLO/LAUREN, generándose así un riesgo de confusión que la legislación marcaria pretende evitar. A lo anterior, se adiciona la notoriedad de las marcas de POLO/LAUREN. Desde la doctrina, BUGALLO ha sostenido que “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada)” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114) (la negrilla y el resaltado no pertenecen al original). De más está precisar (como parece pretender la parte actora en su planteo), que la notoriedad de una marca jamás puede jugar en contra de quien la ha obtenido y consolidado respecto de sus signos distintivos. Si la imagen del jinete de POLO/LAUREN es reconocida y asociada mundialmente con su titular, no puede exigirse al consumidor que advierta diferencias mínimas o irrelevantes frente a otros diseños que reproducen sus elementos característicos. La notoriedad implica que el público promedio identifica inmediatamente el signo central de la marca, por lo que cualquier reproducción sustancial de su imagen genera un riesgo evidente de asociación indebida y confusión, aun cuando se incorporen elementos adicionales que, en la práctica, carecen de capacidad distintiva suficiente para modificar la percepción del consumidor. Como colofón, debe agregarse que, en el casus, las similitudes entre las marcas en cuestión hacen presumir que la promotora solicitó el registro con la intencionalidad de beneficiarse del prestigio de la tercerista. Nadie allegado a los productos de la Clase Internacional No. 25, y menos todavía una firma que compite a nivel de mercado, puede alegar válidamente desconocer el diseño que caracteriza la familia de marcas de POLO/LAUREN y, a su vez, elaborar uno propio tan parecido. Como lo sostiene la Asesoría de la DNPI (fs. 77 de los A.A.): “La notoriedad de la marca y el hecho de que se pretenda obtener el registro de una marca figurativa como la solicitada hacen verosímil que la misma se haya solicitado de mala fe y con ánimo de competencia desleal. Como expresa el Profesor Siegbert Rippe, la adopción de un signo prácticamente idéntico a la marca de la opositora, para distinguir los mismos productos, implica intentar aprovechar y beneficiarse injustificadamente del crédito ajeno, e incluso atraer clientela mediante la posibilidad de confusión sobre el origen o procedencia de los servicios. La imitación de la marca de un tercero, y con mayor razón cuando se está ante una marca notoria, ha sido analizada en doctrina como un indicador del conocimiento de la misma, y que rara vez puede ser una mera coincidencia”. En definitiva, en atención a que las marcas en pugna no presentan las claras diferencias que la ley marcaria demanda, corresponde desestimar el accionamiento y confirmar el acto objeto de impugnación. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa No. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Ettlin Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).