Sentencia Definitiva N° 336/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026 No. 336 Ministro redactor: Dr. Alberto Reyes VISTOS : Para definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 480/2024). RESULTANDO : I) El 31.7.2024, compareció la actora con demanda dirigida a obtener la nulidad contra la resolución sin número del 9.10.2023 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca “IDAHO Acta N o. 509705 a favor de BB para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 5 (fs. 49 de los A.A. carpeta verde). En su libelo (fs. 2/13), expresó, sintéticamente: Sostuvo que la CC, era una agencia estatal responsable de promover y proteger el sello “Grown in Idaho”, una marca federal registrada que aseguraba a los consumidores estar comprando un producto genuino de primera calidad, y que se opuso a la solicitud de registro de la marca de marras. Cuestionó el informe de la examinadora en que se basó la Administración para conceder el registro, por tratarse de una denominación de origen, por lo que resultará engañosa para el consumidor. Adujo que la solicitud quedaba comprendida en lo previsto por el numeral 4 del art. 4 y arts. 77, 78 de la Ley N.º 17.011, y citó doctrina al respecto. Afirmó que era de aplicación la teoría de los actos propios, en base a conducta que asumiera la DNPI frente a otros casos donde desestimó el registro de solicitudes con el término CHAMPAGNE, las que citó y analizó. II) El MIEM, al evacuar el traslado (Decreto No. 5235/2024, fs. 23), contestó controvirtiendo los argumentos esgrimidos por el pretensor y defendiendo la legitimidad del acto enjuiciado ( fs. 25/31) e n base a dos argumentos: Sostuvo que no era de aplicación el numeral 4 del art. 4 de la Ley N o. 17.011, en virtud que la marca IDAHO era suficientemente original y distintiva en relación a los productos de la clase int. 5, sin crear confusión en los consumidores respecto del origen, procedencia y característica de los productos que distingue. Analizó los arts. 73 a 75 de la Ley de Marcas, y afirmó que la accionante no acreditó que el término IDAHO fuera reconocido por el público en relación a los productos de la clase int. 5, ni probó ninguna circunstancia relativa al uso de la marca que sugiriera un vínculo con ese lugar. Postuló que en la actual redacción del art. 77 de la ley, incorpora como categoría específica a las indicaciones geográficas, y rechazó que los productos de la clase int. 5 estuvieran vinculados con los cultivos de papa. III) Por Decreto No . 552/2025 (fs. 39) se abrió el juicio a prueba, y la accionante aportó documental; y por Decreto No. 1983/2025 (fs. 52) se dispuso el alegato de las partes, habiendo alegando la demandada de a fs. 54, y la actora de fs. 56/57. La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 427/2025, aconsejando la confirmación del acto resistido (fs. 61/63). Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo se acordó la misma en legal forma (fs. 65). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) En cuanto al fondo, la quaesto decidendi se centra en determinar si el registro de la marca IDAHO fue legítima o no, tomando en consideración que se trata del nombre de un estado de EE .UU. y, además, de una denominación de origen, que certifica el origen de determinada clase de papas y por tanto puede inducir en error al consumidor y asociación indebida con la marca registrada, lo que vulnera derechos de terceros de buena fe, según la parte actora. Emerge de las actuaciones allegadas al proceso que BB solicitó el registro de la marca mixta IDAHO en los productos comprendidos en la clase internacional 5 (fs. 2 A.A.). Dicha clase internacional 5 comprende: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; esparadrapos, material para apósitos; materiales para empastes dentales, cera dental; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. La actora dedujo oposición a la misma (fs. 3 vta. a 4 vta. A.A.), se dio vista a la solicitante (fs. 5, A.A.), se dispuso la apertura a prueba (fs. 7, A.A.), agregando la actora la que luce entre fs. 7 vta., y 44 A.A., se confirió vista a las partes (fs. 45 y vta. A.A.), y alegó la actora (fs. 46 y 47, A.A.). Con fecha 5 de octubre de 2023 se produjo informe donde se sugirió desestimar la oposición y conceder el registro solicitado (fs. 47 vta. y 48, A.A.). Y recayó el acto procesado en autos (fs. 49, A.A.). III) El Tribunal en unanimidad, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuraduría, habrá de rechazar la demanda y confirmar el acto administrativo, derecho de acuerdo con los siguientes fundamentos: En lo relevante al caso que nos ocupa, debe considerarse que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “4) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca”. A su vez, el núm. 8° del art. 5º, dispone: “A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: 8º) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedenc ia de los productos o de los servicios”. Por su parte disponen los artículos de la misma ley, Art. 73: “Son protegibles las indicaciones geográficas , las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia”. El Art. 74: “Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Se entiende por indicación de procedencia el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro. El uso de una indicación de procedencia no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión”. Y el Art. 75: “Se entiende por denominación de origen el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”. Según el marco jurídico aplicable, serán nulas las marcas cuando no sean suficientemente original es y distintivas o que puedan crear confusión con respecto a su origen, procedencia, cualidades o características; elementos que no se dan en el caso de autos, por ser la misma original y tampoco dar lugar a confusión en tanto, no hay una asociación directa del término “IDAHO” a la propia clase 31 en la cual se encuentra registrada, y mucho menos a la clase 5 que refiere a otro tipo de productos. Cabe relevar que la parte actora no ofreció prueba a los efectos de acreditar la confusión en el público consumido r por el uso de la marca en productos fitosanitarios y veterinarios como son los de la clase internacional 5. Además, los consumidores de los productos de la clase internacional 5 y de papas son diferentes y difícilmente confundan los productos o el origen de estos. Por tanto, la Administración ha realizado una correcta valoración de las normas en este sentido, no existe vulneración de terceros de buena fe siendo aplicables las consideraciones realizadas por el Tribunal en Sentencia Nro. 490/2020, en un caso parangonable, el registro de la marca “GINEBRA”: “Dicho razonamiento, además, debe acompañarse de la consideración de que la ciudad de Ginebra, como bien lo expresan los titulares de la marca, no es un lugar geográfico asociado a un centro de moda. Esto, cobra particular relevancia si tomamos en cuenta, como enseña GUTIÉRREZ CARRAU, que “…los “nombres geográficos” pueden ser marca si resultan distintivos con relación a los productos o servicios elegidos. Esas marcas tendrán un derecho pero recortado, ya que no pueden impedir el empleo de los nombres por parte de otros competidores que hagan un uso leal (“fair use”) de los mismos para indicar la procedencia o vinculación cierta de sus productos o servicios con tal lugar geográfico” (GUTIÉRREZ CARRAU, J.M., “Manual Teórico Práctico de Marcas”, 3ª ed., Montevideo, 2009, p. 57)… (…) En consonancia con lo anterior, el Tribunal, en reciente Sentencia N° 793/2019, convocando las voces autorizadas en la materia marcaria, sostuvo: “Analizando la disposición contenida en el numeral 4º de la Ley señalan MERLINSKI y SALAVERRY, que refiere a la imposibilidad de registrar como marca, a las denominaciones de origen e indicación de procedencia. Afirman que la indicación de procedencia hace expresa referencia al lugar geográfico de donde se extrae, produce, fabrica o presta un producto o servicio. La denominación de origen es el nombre geográfico que designa un producto o servicio cuyas cualidades esenciales están estrechamente vinculadas al lugar geográfico con las que se las señala o identifica (MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY, Lucía “Las marcas en el Uruguay”, Ed. Carlos Álvarez, año 2000, p. 16). Igualmente, CHIJANE expone que la denominación de origen: “es conceptuada como una designación geográfica, trátese del nombre de un país, región, valle, localidad, etcétera, en la que se origina un producto dotado de especiales cualidades o c aracterísticas, debidas exclusivamente o esencialmente, a factores naturales o humanos inherentes a ese específico territorio” (CHIJANE, Diego en DERECHO DE MARCAS, Montevideo - Bs.As., Reus B de F. 2007, pág. 113)”. Con estas consideraciones, aunadas a las propias definiciones que brinda la Ley N° 17.011, considera el Tribunal que el término “Ginebra”, considerado en el contexto de su registro, no constituye una identificación ni una denominación de origen, sino un no mbre geográfico dotado de caracteres de fantasía suficientes...” Tales entendimientos son replicables al caso de marras, y se coincide con el argumento de la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, respecto a que: “… la clase 5, en la que se concedió el registro resistido protege productos farmacéuticos, desinfectantes y fungicidas, de uso médico y veterinario. A su vez, el producto “papa”, que comercializa la actora, se incluye en la clase 31 entre otros productos de la tierra y del mar que no hayan sido procesados para su consumo, por lo que no tiene porqué asociarse la marca resistida exclusivamente con uno de los productos de la clase 31 ” (fs. 62 infolios). Finalmente, la referencia a la aplicación de la teoría del acto propio y de la asignación en otros casos de registros con el nombre de otros estados de EEUU también es de rechazo. Como viene de explicarse, para realizar las consideraciones anteriores debe analizarse el caso concreto, viendo la relación entre la marca que se pretende registrar y el producto, y si tal marca es original y distintiva y no genera confusión con respecto al origen, o características de los productos. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de l abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi, Dr. Reyes (r.), Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).