Sentencia Interlocutoria N° 59/2026

Montevideo, 17 de julio de 2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 59/2026 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria en autos caratulados “ AA CONTRA ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 156/2026) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 3º Turno, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar, a los efectos de resolver sobre todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, conforme lo previsto en el art. 166 de la Ley Nº 20.333 (CCA). RESULTANDO: 1) Que, con fecha 19 de marzo de 2026, se presenta la AA (AA), debidamente representada por la Dra. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Encargada del área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) el 16 de junio de 2025 en el Expediente N° 571657, por la cual la Administración actuante concedió el registro de la marca “ DULCE DE LECHE MANJAR” (mixta) sin derechos privativos sobre los términos que la componen p ara distinguir productos y servicios en las Clases Internacionales 29 y 30 (fs. 3). En su demanda (fs. 9 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad. Expresa que la solicitud no tuvo ninguna oposición de la Oficina ni de ningún tercero (fs. 10). Señala que los motivos en los que se sustentó la decisión fueron erróneos y que la Resolución fue contraria a la normativa vigente (fs. 9 vto.), en especial por cuanto debió haberse otorgado derechos privativos sobre el término “MANJAR” (fs. 10). En efecto, si bien la expresión “DULCE DE LECHE es una denominación genérica o descriptivo, esto no ocurre con el término “MANJAR” (fs. 11). En tal sentido, argumenta que “MANJAR” no es un término genérico ni usual para distinguir los productos de las Clases 29 y 20, sino que tiene distintividad y originalidad suficiente para otorgarse con derechos privativos (fs. 11 vto. y 12 y 12 vto.). Esto, además, es contrario a « la práctica registral de la propia Administración» (fs. 11), y a la teoría de los actos propios (fs. 12 vto.), y enumera distintas marcas registradas por AA, con derechos exclusivos sobre el término manjar: MANJAR DEL CIELO y MANJAR BLANCO (fs. 12 y 12 vto.). Finalmente, alega la posibilidad de confusión, dilución del signo y potencial aprovechamiento indebido del prestigio de AA; que puedan hacer terceros que utilicen la marca “MANJAR” (fs. 13), siendo AA una marca de notorio prestigio en el mercado (fs. 13 vto. a 14). 2) Conferido traslado por Decreto Nº 1 61/2026, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM), con fecha 29 de abril de 2026, (fs. 2 7 y ss.), representad o por el Dr. CC, defendiendo el acto impugnado. En tal sentido, sostuvo, en primer lugar, que la marca “ DULCE DE LECHE MANJAR” tiene en su conjunto la originalidad y distintividad suficiente, pero no así, los términos que lo componen “DULCE DE LECHE” y “MANJAR” (fs. 28). Ambos términos, pueden ser utilizados por terceros, quedando dentro de los « supuestos normativos de excepciones previstas en la Ley de Marcas, artículo 4 numerales 9, 10 y 11» (fs. 28). Por tanto, no hay contradicción alguna entre otorgar el registro de la marca en conjunto, pero sin derecho de uso privativos sobre los términos que la componen (fs. 2 8 vto .). Así, tanto “DULCE DE LECHE” como “MANJAR” han pasado al uso general sin fantasía, novedad y ni distintividad conforme el numeral 11 , así como son designaciones usualmente empleadas par indicar la naturaleza del producto (fs. 29). En cuanto al alegado quiebre con el acto propio, expresa que el «derecho marcario es dinámico» habiendo pasado el termino “MANJAR” al uso general (fs. 29 vto). Finalmente, señala que, sobre la confusión alegada, no hay tal, dado que tiene el registro del conjunto marcario para la Clase 29 y 30 , y «nada impide por ejemplo que una empresa inscriba separadamente los términos para distinta clase internacional» (fs. 30). 3) Por Decreto Nº 293/2026, de fecha 30 de abril de 202 6, el expediente se abrió a la etapa probatoria. En su mérito, se presentó la parte actora (fs. 43 y ss. ) y ofreció prueba documental , los Antecedentes Administrativos y las resultancias de autos. Mientras que la parte demandada (fs. 45) ofreció los Antecedentes Administrativos y las resultancias de autos. Por Decreto Nº 369/2026 de fecha 14 de mayo de 2026, se confirió plazo para que las partes ofrecieran contraprueba o prueba sobre prueba, sin presentación de las partes (fs. 49). 4) Por tal motivo, los autos fueron puestos al despacho el día 4 de junio de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Si bien no fue consagrado en el CCA una resolución que determine el objeto del proceso y de la prueba, al estilo del art. 341 N° 6 del CGP, a fin de poder dictar resolución útil sobre los medios de prueba ofrecidos sobre el objeto principal, corresponde previamente, y a estos exclusivos efectos, delimitar el objeto principal y el objeto de l a actividad probatoria a su respecto. 2) En tal sentido, el objeto principal del presente proceso, tal como surge de los actos de proposición de cada parte es: si corresponde o no disponer la nulidad de la Resolución dictada por la Encargada del área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2025 en el Expediente N° 571657, por la cual la Administración actuante concedió el registro de la marca “ DULCE DE LECHE MANJAR ” ( mixta) sin derechos privativos sobre los términos que la componen p ara distinguir productos y servicios en las Clases Internacionales 29 y 30 (fs. 3). 3) Por consiguiente, la actividad probatoria habrá de delimitarse a si la Resolución referida es o no ilegitima en cuanto a : (i) si exist o violación a la regla de derecho por no conceder derechos privativos sobre el término “MANJAR”; (ii) si existió una violación a los actos propios de la Administración, ya que otorgó previamente derechos privativos sobre el término “MANJAR”; y (iii) si la falta de derechos privativos puede generar confusión marcaria, dilución del signo y aprovechamiento indebido del prestigio de AA por terceros; todo tal como surge de los actos de proposición de las partes a fs. 9 y ss. y 27 y ss., respectivamente. 4) En función de ello, corresponde en esta instancia pronunciarse respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 y ss. del CCA, y art. 137 y ss. del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la remisión del art. 167 del CCA. 5) Prueba ofrecida por la parte actora . Se tiene por agregada oportunamente la documental de fs. 2 a 8 y 20 a 21 vto. (art. 153 lit. b y lit. c del CCA). Se admite la documental de fs. 34 a 42 vto. En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se tratan, en puridad, de medios de prueba, sino que son el resultado del devenir del proceso y del diligenciamiento y del análisis de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse al momento de la valoración de la prueba. 6) Prueba ofrecida por la parte demandada. Se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos aportados al contestar la demanda en formato digital (fs. 31). En cuanto a las resultancias de autos, como se indicó, la Sede entiende que no se tratan de medios de prueba. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. A los únicos efectos de la resolución sobre los medios de prueba prevista en el art. 166 del CCA, fijase el objeto principal y de la prueba en la forma en que surge de los Considerandos N° 2 y N° 3 precedentes, respectivamente. 2. Sobre la prueba ofrecida por la actora: se tiene por agregada la prueba documental de fs. 2 a 8, 20 a 21 vto. y 34 a 42 vto. 3. Sobre la prueba ofrecida por la demandada : se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos aportados (fs. 31). 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite. Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3° Turno