Sentencia Definitiva N° 323/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de junio de 2026 No. 323 Ministro redactor: Dr. William Corujo VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “AA CON ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 829/2024) RESULTANDO: I) En este proceso, la actora AA, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 4 de marzo de 2024 por la Encargada del Área de Signos Distintivos en ejercicio de la atribuciones delegadas, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual concedió el registro de la marca CITIVELOCITY (mixta), solicitada bajo expediente No 556345, a favor de AA DE E.U. DE NORTEAMÉRICA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales 9, 36 y 42 que detalló, “por el conjunto sin derechos privativos sobre el término VELOCITY, art. 7 Ley N°17.011” (fs. 3 a 5 vto., infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 8 a 20 infolios) se agravió de la resolución en la medida que concedió el registro de la marca CITIVELOCITY pero sin derecho privativo sobre el término “VELOCITY”. Explicó que la Administración ilegítimamente dividió el término CITIVELOCITY en dos, concediendo derechos privativos sobre el término “CITI” pero no sobre el término “VELOCITY”. Entendió que otorga un derecho muy acotado siendo que los términos no recaen dentro del artículo 4 numerales 9, 10, 11 y 12 de la ley de Marcas, haciendo una interpretación extremadamente rigurosa. Señaló que la resolución se basó en un informe erróneo que no aprecia en forma debida las circunstancias del acto. De manera arbitraria se divide en dos la marca siendo que la solicitud fue respecto del término “CITIVELOCITY” en forma integral, y que ademá s solo confiere exclusividad sobre “CITI”. En esta línea, indicó que se restringe injustificadamente los derechos sobre el signo, sin existir suficiente motivación, dado que el término no es genérico ni descriptivo de los productos y servicios para los que se solicitó. Respecto al término explicó que “VELOCITY” por sí solo no guarda relación con los productos o servicios que se han solicitado. Es el signo integral el que posee unidad y distintividad. Explicó que la empresa ya registró la marca CITIVELOCITY (denominativa) y CITIDIRECT BE (denominativa) en nuestro país (N°553.528) contando con derechos exclusivos sobre la totalidad de la marca, sin que la Dirección haya dividido el término en dos partes. Manifestó que resulta inexplicable que adopte criterios tan disímiles invocando la teoría del acto propio y al respecto citó la Sentencia No 124/2013 del Tribunal. Finalmente expresó que la marca es novedosa y tiene especialidad, además de tener derechos adquiridos a nivel internacional, por lo que debió ser reconocida por la Administración. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 52 a 63 infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Indicó que en el signo mixto aparece la discriminación de palabras dado que los signos aparecen con distinta caligrafía. En la imagen “Citi” está escrito en combinación de letras mayúsculas y minúsculas, frente a “VELOCITY” que aparece con letras mayúsculas de grafía gruesa. Explicó que debe tomarse en consideración la percepción del consumidor y desde ese punto de vista señaló que gráficamente destacan las diferencias entre las palabras “CITI” y “VELOCITY”. Por otra parte, explicó que los productos que pretende proteger en la clase 9, 36 y 42 es software descargable, servicios financieros de banca prestados y accesibles a través de redes informáticas y suministro de software en línea para servicios financiero s. Por lo que la palabra “VELOCITY” busca que se visualice como propio del signo y los servicios que brindan, esto es, la agilidad o inmediatez de los servicios que brindan, por lo que explicó que el concepto es descriptivo. Resaltó que si se otorgan derechos privativos sobre el término “VELOCITY” nadie más podrá utilizarlos para conformar otros conjuntos. Con relación a que la actora cuenta con derechos exclusivos sobre el signo CITIVELOCITY, denominativa, explicó que en estos casos no existen diferencias visibles entre los elementos que la componen porque se registró una palabra fantasiosa. Sin embargo, en el caso de autos explicó que lo que le llega al consumidor son dos palabras diferentes. Por su parte explicó que las inscripciones en otras jurisdicciones, no hacen preceptiva la inscripción en nuestro país. Explicó citando jurisprudencia del Tribunal que en aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial se excluyen las marcas desprovistas de carácter distintivo. Indicó que el acto fue debidamente motivado en tanto en el informe del 29 de febrero de 2024 se explicaron los motivos por los cuales no se otorgaban los derechos privativos sobre el término “VELOCITY”, en tanto proviene del inglés, significando velocidad y rapidez, expresando, en consecuencia, las cualidades o atributos del producto o servicio que ofrecen. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) Por Decreto No. 1326/2025 (fs. 65 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada en 18 fojas, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. V) La parte demandada y la parte actora alegaron por su orden (fs. 76 y fs. 78 a 82 vto., infolios, respectivamente). VI) Por Decreto No. 3133/2025 (fs. 84 infolios) se tuvo por presentados los alegatos de las partes y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo. Por dictamen No. 510/2025 (fs. 89 a 89 vto., infolios) sugirió amparar la demanda y en su mérito anular el acto en causa. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). Conforme los dichos de la parte actora y que no fueran controvertidos, indicó haber sido notificada del acto el 5 de marzo de 2024. Contra la resolución la actora interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio indicando haberlo hecho el 15 de marzo de 2024 (fs. 43 - 50 infolios) lo que tampoco es controvertido por la demandada, por lo que lo habría hecho en plazo. Con fecha 8 de octubre de 2024 operó la denegatoria ficta y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 28 de noviembre de 2024 (nota de cargo fs. 8 infolios). II) Como se ha se ñalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 4 de marzo de 2024 por la DNPI, mediante la cual concedió el registro de la marca CITIVELOCITY (mixta), solicitada bajo expediente No 556345, a favor de AA DE E.U. DE Norteamérica, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales 9, 36 y 42, personalizadas todas según se detalla, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término VELOCITY (artículo 71, Ley No. 17.011) (fs. 3 a 5 vto., infolios). III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anular á el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) Previo a ingresar al fondo, corresponde resumir las actuaciones que dieron mérito al acto encausado. Surge de los antecedentes agregados en obrados que la parte actora solicitó el registro de la marca mixta para las clases 9, 36 y 42 personalizada (fs. 35 a 36 vto., infolios). Luego de comparar los antecedentes (fs. 37 vto. - 38 vto., infolios), se informó (fs. 39 vto., infolios) que se habían cumplido los requisitos de los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la ley 17.011, no estando comprendida en las nulidades del art. 4 y 5 y no existiendo antecedentes oponibles. No obstante, sugirió conceder el registro por el conjunto, pero sin los derechos privativos sobre el término “VELOCITY”. Al respecto se indicó que por tratarse VELOCITY de un término procedente del idioma inglés que significa “velocidad, rapidez”, de una denominación técnica, comercial o vulgar que expresa cualidades o atributos de los productos y/o servicios solicitados según detalle (numeral 9, art. 4 Ley 17.011), a la vez que se trata de un término que pasó al uso general no siendo de fantasía, ni con características de novedad, especialidad o distintividad (numeral 11, art. 4 Ley 17.011) y siendo un término en idioma extr anjero cuya traducción al idioma español está comprendida en las prohibiciones de los numerales 9 a 11 del artículo 4 de la Ley de Marcas, corresponde la concesión por el conjunto sin derechos privativos sobre tal término. En atención a ello se dictó la resolución recurrida en obrados. V) La parte actora se agravia, en primer lugar, en la ausencia de motivación y, en segundo lugar, ilegitimidad de la decisión administrativa por dividir el signo en dos partes. En cuanto a la falta de motivación esgrimida, se considera que el acto no se encuentra viciado por ausencia de aquella, en la medida que las razones para no conceder los derechos privativos sobre el signo resultan del informe emitido en la etapa administrativa (fs. 39 vto., infolios). Sin perjuicio de ello, no se comparten dichas razones para no conceder los derechos privativos sobre el registro, en que el signo no debió escindirse, por lo que el agravio esgrimido por la actora en este sentido resulta de recibo. No resulta controvertido que la accionada ha efectuado un análisis del signo marcario solicitado, desmembrando los términos. La marca solicitada es de naturaleza mixta, por cuanto el an álisis a efectuarse debe ser global, a golpe de vista, atendiendo a los aspectos nominativos, fonéticos y gráficos, sin desmembramientos. El Tribunal ya se ha expresado en distintas sentencias al respecto, entendiendo que cuando se presenta una marca con un término único para registrar, no debe la Administración descomponerla a los efectos de su consideración (conforme Sentencias 626/2015, 5 07/2024, 116/2025, 293/2025, entre otras). Sin perjuicio de que el signo en cuestión es mixto, el término nominativo no está disociado, esto es, el término “VELOCITY” no está disociado de “CITI”, sino que se encuentra unido. Descomponer el término cuyo registro se solicita como unitario a los efectos de su análisis, inficiona de nulidad el acto, en cuanto existe una errónea motivación. Así surge de la solicitud de registro de marca (fs. 35 infolios) la denominación cuyo registro se solicita es “CITIVELOCITY” todo junto. En tanto el signo debe ser evaluado como un todo, tal como lo presenta quien solicita su registro, sin escindirse, no resulta legítimo que la Administración separe términos que no fueron separados por quien pretende el registro y el acto niegue los derechos privativos sobre el término “VELOCITY”, siendo que en definitiva no se pidió su registro en forma independiente. La motivación del acto resulta inadecuada, por cuanto, para fundamentar la decisión en el Informe de Concesión previo al dictado, se omitió por parte de la Administración, tanto explicitar el porqué del desmembramiento del término peticionado de registro, como considerar el antecedente de registro a favor de la actora del signo denominativo CITIVELOCITY (37 vto., - 38 vto., infolios). Por las razo nes expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo (r), Dra. Rossi, Dr. Reyes, Dr. Julio Olivera. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).