Sentencia Definitiva N° 311/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de junio de 2026. No. 311 Ministro redactor: Dr. Alberto Reyes VISTOS : Para definitiva, estos autos: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 808/2024). RESULTANDO : I) El 25.11.2024, compareció la Dra. BB en representación de la parte actora, con demanda dirigida a obtener la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 20.03.2024, que resolvió desestimar: “la solicitud de Registro de la Marca OM OTRO MUNDO (mixta), presentada bajo expediente No. 518468 a nombre de AA. de URUGUAY, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 41” cuyo listado consignó entre paréntesis (fs. 2 infolios y 24 vto. A.A.). II) En el libelo (fs. 4/9), la actora expresó, sintéticamente: La marca cuyo registro fue desestimado, enfrentó la oposición de terceros por parte de CC en base a su frase publicitaria “OTRO MUNDO” No. 436.617, que distingue todos los servicios comprendidos en las clases Int. 38, 41, 43 y 44 y por parte de DD en base a su marca “OM” No. 503.104 que distingue la clase int. 41. Entiende que, la resolución es contraria a derecho en tanto desconoce elementos de trascendencia que permiten la pacífica coexistencia de las marcas antecedentes. En el caso, la marca refutada se trata de un signo mixto, altamente distintivo, que se compone de un diseño gráfico que incorpora un tipo de letra y colores específicos que difieren de las marcas opositoras. Se explayó sobre las diferencias entre las marcas en pugna, afirmando que la expresión "OM OTRO MUNDO" constituye una unidad distintiva que debe ser apreciada globalmente, y que el consumidor relevante, especialmente tratándose de servicios de la clase 41, es un consumidor con cierto grado de atención, capaz de distinguir entre signos que presentan diferencias como las existentes en el caso. Citó profusa doctrina y jurisprudencia en respaldo a su postura y, en definitiva, solicitó la anulación del acto. III) El Estado-Ministerio de Industria, Energía y Minería -representado por la Dra. EE- al evacuar el traslado (Decreto No. 393/2025, fs. 19), contestó (fs. 21/26 vto.) en lo medular: El registro marcario fue desestimado al verificarse por la Dirección competente en la materia que el público consumidor podría incurrir en confusión acerca de que la solicitada sería una variante de las marcas pre - registradas, o incluso, que se trataría de un conjunto de marcas. La expresión de que se componen los dos signos, tanto el pre registrado, como el solicitado por la actora, lo es la expresión “OTRO MUNDO", sin perjuicio de que el signo del actor incorpora la expresión “OM” previamente a “OTRO MUNDO”, siendo evidente que refiere a la sigla de la expresión in extenso. Y quiere decir, también, que coinciden en los productos a proteger, desde que los que indicó en su solicitud la parte actora, constituyen parte del objeto de protección del antecedente, ya que éste se solicitó y su registro se otorgó para la referida clase sin limitaciones. En concreto, al cotejarlas, en un examen sucesivo y no simultáneo, las diferencias más pequeñas desaparecen, sobresaliendo aquellas partes iguales de ambas que son las que generan la confusión. Añadió, que sin perjuicio de la confundibilidad que despierta tanto en el plano gráfico como en el conceptual, no puede desconocerse que, en el plano auditivo o fonético, también existirá confusión. El diseño gráfico, así como el tipo de letra y colores qu e utiliza en su diseño la actora, lejos de otorgarle diferenciación con los registros anteriores, como pretende la promotora, las acercan y las hacen verse similares. En suma, entre la marca desestimada y las pre registradas no existen las claras diferencias que la ley reclama, lo que impide registrar la solicitud de la actora. En definitiva, dado que la eventual anulación del acto puede afectar sus derechos, solicitó se confiera traslado de la demanda a CC así como a DD y, en definitiva, se rechace la demanda promovida, confirmándose el acto impugnado. IV) Por Decreto No. 1333/2025 (fs. 28), se ordenó noticiar del pleito a los terceros denunciados. A fs. 36/43 vto., compareció la Dra. FF en representación de DD, quien, dedujo tercería coadyuvante, bregando por la confirmación del acto impugnado. En necesaria síntesis, expresó que el acto administrativo impugnado por AA se encuentra debidamente fundado en derecho, habiéndose sustentado en un informe jurídico claro, coherente y ajustado a los principios que rigen la materia marcaria. La denegatoria del registro del signo "OM OTRO MUNDO" (mixto) se basa en la incuestionable semejanza fonética, ortográfica y conceptual con las marcas previamente registradas "OTRO MUNDO" y "OM", lo que configura un evidente riesgo de confusión en el consumidor. Ha quedado plenamente acreditado que los signos enfrentados son confundibles tanto desde una perspectiva visual como auditiva, compartiendo elementos esenciales, y en especial, la expresión "OM" que constituye el único elemento distintivo de la marca de su propiedad, encontrándose completamente incluida en el signo cuya inscripción se pretende. Asimismo, debe destacarse que la confundibilidad se agrava en razón de que las marcas enfrentadas amparan servicios orientados a la enseñanza, lo que refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del consumidor medio, quien no realiza un examen técni co sino una valoración general e inmediata. Hizo lo propio CC, quien también compareció en autos -representada por la Dra. GG (fs. 55/60)- a deducir tercería coadyuvante con la demandada. En lo medular, expresó que el acto resistido por el cual se desestimó el registro de la marca de la actora, es ajustado a Derecho y debe ser mantenido en todos sus términos. Puede evidenciarse de una simple comparación entre los signos involucrados que pre sentan una identidad en su denominación, más allá del logo que la accionante pretendió amparar, lo que hace inevitable la coexistencia tanto en el mercado como en el registro. La marca hoy desestimada constituye una forma poco discreta de apoderarse de una marca ajena; el público consumidor puede caer en confusión respecto del origen y procedencia del servicio, al pensar que se trata de un nuevo servicio de su empresa, y ello provocará una desviación de la clientela desde la registrada hacia la marca nueva, con el consabido perjuicio para ella. En tal sentido, destacó la notoriedad de su marca “OTRO MUNDO”; es una conocidísima empresa nacional dedicada a brindar servicios relacionados directamente con la salud, bienestar y belleza. V) Se dispuso la apertura a prueba (Decreto No. 3081/2025, fs. 68), y el 20.08.2025 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 81). Las partes alegaron (de fs. 84/86 la actora, a de fs. 88 la demandada, fs. 90/93 vto. CC y, de fs . 95/100 vto. DD, la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció por la confirmatoria (Dictamen No. 706/2025, fs. 107/108 vto.). Puestos los autos para sentencia (fs. 110), el Tribunal, debidamente integrado, acordó sentencia en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente , habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9). II) De los antecedentes, surge lo siguiente: A fs. 2 A.A. obra la solicitud de registro del signo mixto “OM OTRO MUNDO” a cargo de la actora, para distinguir los servicios que identificó sobre la clase 41. Dicho registro tuvo las oposiciones de CC por el signo “OTRO MUNDO” registrado en la clase 41; y DD por la marca mixta “OM” también registrada en la clase 41 (fs. 4 y ss. y 10 y ss. A.A. respectivamente). Conferida vista a la solicitante (fs. 15 vto./16 vto. A.A.), esta fue evacuada a fs. 19/22 ibidem, lo que provocó el informe de Asesoría Letrada de fecha 19.3.2024, en el cual, tras el análisis de los signos en pugna, se entendió que existen entre ellos coincidencias fonéticas, ortográficas y conceptuales que pueden hacer incurrir en riesgo de asociac ión al público consumidor. Por tanto, atendiendo a ello y a lo previsto en los arts. 6º y 34 de la Ley No. 17.011, aconsejó hacer lugar a las oposiciones de terceros deducidas, desestimando la marca solicitada para la clase 41. El informe fue compartido por el Encargado de Asuntos Jurídicos (fs. 24 A.A.), recayendo en definitiva el acto que se procesa (fs. 24 vto./25 A.A.). III) El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes procederá a confirmar el acto procesado, por no estimar de recibo los agravios. La Ley 17.011 pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes de distintos titulares (art. 6º). Con esto, protege el interés, tanto de los propietarios, como de los consumidores que adquieren los productos marcados ( Cfme. Gutiérrez Carrau, Manual Teórico Práctico de Marcas, págs. 91 y ss.). De acuerdo con doctrina y jurisprudencia, debe determinarse la impresión en conjunto de ambas marcas -examinadas sucesiva y no simultáneamente-, teniendo en cuenta el criterio de un presunto comprador y la naturaleza del producto o servicio, sus semejanzas, etc. (Cfme. Sentencias Nos. 211/2009, 513/2010 y 6/2011, entre muchas otras). Pues bien, realizado el análisis comparativo entre los signos enfrentados en autos de acuerdo con los criterios previamente mencionados, considera el Tribunal que asiste razón a la Administración demandada cuando afirma que, entre las marcas en pugna, no e xisten claras diferencias que permitan su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. En efecto, se trata de signos cuasi idénticos en su conceptualización y fonética, por lo que tales semejanzas avientan los fundamentos en los que la actora construye su agravio. Así, la comparación entre los signos solicitados “OM OTRO MUNDO” con “OM” y “OTRO MUNDO” -todos vinculados a la clase internacional 41 - apreciadas las semejanzas y no las diferencias, considerando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente y prestando una atención común y ordinaria desde la perspectiva del consumidor promedio –puesto que, no se acreditó que tenga otra calidad -, emerge que la solicitada no reúne de modo razonablemente bastante en relación con los antecedentes, los requisitos exigid os por el art. 6 de la Ley 17.011. Como expresa BERTONE y CABANELLAS: "... para borrar el efecto producido por las semejanzas, las diferencias deben adquirir una relevancia predominante, la simple diversidad de una letra, por ejemplo, no aporta suficiente distinguibilidad como para autorizar la coexistencia de ambos signos". (Cf. BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. "Derecho de Marcas", Tomo II, 2ª Ed. Bs. As. P. 47). En tal sentido, recuerda OTAMENDI, que el objetivo de las leyes marcarias es evitar la coexistencia de marcas confundibles y que para el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ya que son aquellas las que han de provocar confusión. Señala que, en principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes, separadas en forma arbitraria. De ahí que deba tenerse en cuenta la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos en las puramente denominativas, y de estos más los diseños gráficos, disposición, colores, etc. en el caso de las marcas mixtas. Obviamente, el análisis debe hacerse desde la perspectiva del público consumidor. (Cf. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas", 5a. Edici ón actualizada y ampliada. Buenos Aires, Lexis Neris, Abeledo-Perrot, 2003, ps. 186-187. De igual modo, el aspecto gráfico, que es el que la pretensora hace especial caudal, también resulta muy similar a la pre -registrada. No se añaden otros elementos gráficos, además de las letras “OM”, presentes en ambos registros. Y, si bien la marca de la actora está escrita con un tipo de letra diferente, es dable resaltar que tiene un extremo de la letra "M" más largo, al igual que en el caso de la de su antecedente. También los colores se encuentran en similar gama (naranjas -rojos), (Ver especialmente gr afía de fs. 2 vto. y 11 A.A. y fs. 36 vto. del ppal.). Por lo demás, como expresa CHIJANE sobre el punto: "... cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte nominativa..." (Cf. CHIJANE, Diego, "Derecho de Marcas", p. 392). En sentido coincidente con lo expuesto, resulta enteramente compartible el análisis realizado por la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de la Propiedad, en cuanto consignó: “Si comparamos el signo solicitado “OM OTRO MUNDO” (mixta), y los pre -registrados “OTRO MUNDO” (denominativa) Acta N° 436617, para la clase internacional 41 y “OM” (mixta) Acta N° 503104, podemos apreciar que las mismas , no presentan las diferencias claras desde el punto de vista ortográfico, fonético, ni conceptual, que hagan posible la coexistencia de las mismas en el registro. Comparando “OM OTRO MUNDO” y “OTRO MUNDO” podemos observar que las mismas son cuasi -idénticas. Asimismo, evocan el mismo significado, dado que OM, es simplemente las siglas de los términos en cuestión. Asimismo, el hecho de que la pre -registrada OTRO MUNDO, sea de tipo denominativa, agrava aún más la situación, dado que la misma no presenta un logotipo propio ni símbolo que la dote de mayor distintividad. Con respecto a la marca OM, también podemos observar la similitud que presenta con la solicitada, dado que OM, sería el único elemento que compone a la pre -registrada, y es el único término de fantasía que compondría a la solicitada. En este sentido, es sabido que el comienzo de las palabras es la primera impresión que obtiene el público consumidor sobre las marcas, por lo que es de gran importancia a la hora de su comparación. A juicio de la suscrita, el público consumidor podría incurrir en confusión acerca de que la solicitada sería una variante de las pre - registradas, o incluso, que se trataría de un conjunto de marcas” (fs. 23 A.A.). A partir del análisis precedente, debe razonablemente convenirse que, la concesión del registro solicitado supondría hacer incurrir al público consumidor de que se trata de los mismos productos, o de un mismo origen empresarial. Así, la marca solicitada carece de originalidad y distintividad. Lo que antecede, se ve reforzado a poco que se analice que las marcas en pugna protegen la misma clase internacional (No. 41) y, como bien indica la accionada, siendo tan amplia la gama de servicios comprendidos en dicha clase, así como en el detalle solicitado por la actora, existe un amplio segmento de consumidores más casuales, menos atentos o incluso de "consumo masivo" respecto a aquellos. En definitiva, las diferencias que existen entre las marcas en pugna resultan insuficientes a los efectos de sortear la prohibición prevista en el art. 6 de la Ley Marcaria, lo que permite concluir que la solicitada no es claramente distinta a las pre - registradas, y jus tifica la decisión de la Administración. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa No. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora, y tercerista en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi, Dr. Reyes (r.), Dra. Rodríguez. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).