Sentencia Definitiva N° 272/2026

Montevideo, 22 de junio de 2026 SENTENCIA DEFINITIV A Nº 272/2026 VISTOS: Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ AA CONTRA ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 734/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, actuando el Juez Subrogante, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar. RESULTANDO: 1) Que, con fecha 20 de octubre de 2025, se presenta AA debidamente representada por l a Dra. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 20 de enero del 2025 en el expediente N° 568089. Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca PAYPAL (mixta) “ con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de JAMAICA Nro. 0092954” para distinguir productos en las clases 9, 35, 36 y 42 personalizadas, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “pay” (fs. 9). 2) En su demanda (fs. 12 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad. En primer lugar, explica que la Resolución ilegítimamente dividió el término en dos, lo que derivó en el otorgamiento de un derecho muy acotado. Así, recalca que se trata de un término único y original, con un diseño particular conformando un conjunto unitario y diferenciador. También señala que la marca ya fue registrada en otras oportunidades, por lo que existe un cambio de criterio inconsistente ante una situación idéntica. Argumenta que la Administración funda su decisión en lo dispuesto por los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4° de la Ley N° 17.011, no siendo aplicables, lo que determina una motivación insuficiente, ya que la argumentación refiere al término “pay” cuando lo solicitado fue el registro de “paypal”, el que no es un término genérico ni usual. Asimismo, refiere que la exclusión de derechos privativos sobre los términos contradice decisiones previas y desconoce que es el conjunto el que tiene carácter distintivo. Por todo ello entiende que la concesión dispuesta permite su uso por terceros, gener ando riesgo de confusión, dilución del signo y aprovechamiento indebido de su prestigio. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 1887/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM), con fecha 1 9 de noviembre de 2025, (fs. 28 y ss.), representado por la Dra. CC defendiendo el acto impugnado. En tal sentido sostuvo que la marca pretendida discrimina el término “pay” de “pal” por el uso de mayúsculas en cada una , por lo que desde el punto de vista gráfico existen dos palabras apreciables por el consumidor. De tal forma, la palabra “pay” resulta descriptiva del servicio que se pretende proteger, aunque se exprese en idioma extranjero; por lo que no puede excluirse su uso para terceros. En cuanto a la contradicción alegada, sostiene que la interpretación del art. 4° no es estática, sino que debe atender al público contemporáneo; por lo que el término “pay” se visualiza domo descriptivo, vulgar y de uso común en las clases pretendidas. 4) Con fecha 19 de noviembre de 2025, por Decreto Nº 2234/2025 se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó la accionante (fs. 46) ofreciendo prueba documental que adjuntó de fs. 39 a 45, no surgiendo ofrecimiento de la demandada. Luego, por Decreto N° 2513/2025 se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sob re prueba, sin que ninguna de las partes se presentara. Con fecha 16 de marzo de 202 6, se dictó la Sentencia Interlocutoria Nº 94/2026 respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos (art. 166 del CCA), y alegaron las partes a fs. 59 y ss., fs. 64 respectivamente. 5) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 19 de mayo de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA. 6) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026 y hasta el día 12 de mayo de 2026. En tal carácter, y conforme interpretación del art. 209 del CGP, se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1) La Sede acogerá la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, anulará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción. La acción de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 20 de enero del 2025 en el expediente N° 568089. Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca PAYPAL (mixta) “ con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de JAMAICA Nro. 0092954” para distinguir productos en las clases 9, 35, 36 y 42 personalizadas, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “pay” (fs. 9). Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los requisitos de admisibilidad respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto: (a) El acto administrativo contra el cual se accion a es definitivo, esto es, que a su respecto se ha agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que correspondan y que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Ad ministración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. En el caso, surge de los dichos de ambas partes y de los Antecedentes Administrativos, que la Resolución fue dictada el 20 de enero de 2025, y notificada personalmente el 22 de enero de 2025 (fs. 57 de los AA), y se presentaron los recursos de revocación y jerárquico con fecha 3 de febrero de 2025 (fs. 58 a 64 de los AA). La Administración no resolvió los recursos, habiéndose agotado fictamente la vía administrativa a los 200 días desde la interposición, esto es, el 22 de agosto de 2025. (b) Que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo , esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y que no hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA. En el caso, la demanda de nulidad fue presentada con fecha 20 de octubre de 2025, de forma tempestiva (fs. 12 y ss.). (c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto. En ese sentido, el objeto de esta litis es la declaración de nulidad de una Resolución concedida sobre la marca del actor y en el marco de un procedimiento iniciado por el propio actor. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Tal como puede apreciarse de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso consentida por éstas (Sentencia Interlocutoria 94/2026), la cuestión de debate se centra en «determinar si la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 20 de enero del 2025 en el expediente N° 568089, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos». Por tanto, el objeto de la prueba fue fijado en: « (i) si el acto fue debidamente motivado, (ii) si la marca cuyo registro se ha concedido es único o se trata de dos términos; (iii) considerando lo anterior, si la marca pretendida reviste los caracteres para ser registrada con derechos exclusivos de acuerdo fuere solicitado por la accionante». 4) Antecedentes Administrativos y hechos que se debaten en el presente. De los Antecedentes Administrativos se extrae lo siguiente: Fs. 3 y 4 – Solicitud de Registro de marca la marca “PayPal” (mixta) por AA., para distinguir los productos y/o servicios de las clases 9, 35, 36 y 42. Fs. 5 a 10 – Descripción de las clases internacionales 9, 35, 36 y 42. Fs. 12 –AA solicita adjuntar detalle de las clases 9, 35, 36 y 42, modificando la base de datos y agregando la descripción de las clases mencionadas. Fs. 13 a 18 – Se agregan nuevamente la descripción de las clases. Fs. 20 a 52 – Se adjunta documento y su traducción. Fs. 53 a 54 – Informe de antecedentes de las clases 9, 35, 36 y 42. Fs. 55 a 56 – Informe de Concesión, destacando: “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley Nº 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término PAY, de acuerdo al art. 7 de la Ley Nº 17011 (…) Por tratarse de denominación/es técnica/s, comercial/es o vulgar/es que expresa/n cualidades o atributos de los productos y/o servicios. (numeral 9º, art. 4 Ley 17.011) Por tratarse de término/s que han pasado al uso general, no son de fantasía, no presentan características de novedad, especialidad o distintividad. (numeral 11, art. 4 Ley 17.011) Por tratarse de término/s en idioma extranjero cuya traducción al idioma español está comprendida en las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la Ley 17011. (numeral 12, art. 4 Ley 17.011) PAY (PAGAR, SALDAR en español) es un término que hace referencia a un tipo de producto y servicio a ofrecer, el termino es utilizado comúnmente para “plataformas digitales que permiten realizar transacciones financieras, como compras, transferencias de dinero, pago de servicios o incluso donaciones.” Fs. 57 – Resolución de la DNPI, la cual resuelve: “CONCÉDESE el Registro de la Marca PAYPAL (mixta), con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de JAMAICA Nro 0092954 de fecha 16/08/2024,solicitada bajo expediente No. 568089 a favor de AA de E. U. DE NORTEAMERICA , para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 9 (PERSONALIZADAS: DETALLE ADJUNTO), 35 (PERSONALIZADAS: DETALLE ADJUNTO), 36 (PERSONALIZADAS: DETALLE ADJUNTO) y 42 (PERSONALIZADAS: DETALLE ADJUNTO), por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término PAY, de acuerdo al art. 7 de la Ley Nº 17011 de 25/9/998.” Fs. 58 a 64 –AA interpone recursos de revocación y jerárquico contra dicha Resolución. 5) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes. A juicio de esta Sede, como se adelantó, se trata de un caso de puro derecho que debe resolverse a partir de la correcta aplicación de los criterios jurídicos en materia marcaria, particularmente aquellos vinculados al riesgo de confusión y de especialidad, a la luz de la normativa vigente. La S ede entiende que el obrar de la Administración deviene ilegítimo en cuanto negó la concesión de derechos privativos respecto del término “PAYPAL”, desde que el acto impugnado se apoya en una motivación jurídicamente inexacta y metodológicamente errónea. En efecto, de las actuaciones administrativas surge que la actora solicitó el registro de la marca “PAYPAL”. Sin embargo, la Administración procedió a descomponer ilegítimamente el núcleo marcario “PAYPAL” en los vocablos “PAY” y “PAL”, alterando así el objeto mismo de la solicitud registral y sustituyendo el signo efectivamente pedido por otro distinto, artificialmente reconstruido. Ese proceder no es jurídicamente admisible Y no lo es porque el análisis de registrabilidad debe recaer sobre el signo tal como fue solicitado, esto es, en su unidad conceptual, fonética y gráfica, y no sobre fragmentos aislados que la Administración selecciona discrecionalmente. Admitir lo contrar io importaría reconocer al órgano registral una potestad reconstructiva que desnaturaliza el juicio marcario, permitiéndole fabricar causas de irregistrabilidad a partir de elementos que, separados, nunca fueron pretendidos como marca autónoma. En el caso, “PAYPAL”, apreciado en su integridad, constituye un signo de fantasía consolidado, dotado de individualidad propia y aptitud distintiva suficiente. No se trata de una expresión de uso común en el comercio, ni de un vocablo genérico o descriptivo de servicios financieros o de pago. La mera circunstancia de que uno de sus segmentos (“PAY”) remita semánticamente a la idea de pago no autoriza a despojar al conjunto de su singularidad, pues es precisamente la combinación total la que produce el efecto distintivo tutelable. La falencia del acto administrativo radica, entonces, en haber sustituido el juicio de conjunto por un examen atomizado, contrariando uno de los principios estructurales del derecho marcario: la apreciación integral del signo. Compartiendo el planteo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un caso similar, en Sentencia Nº 293/2025 y 116/2025: «Para el Colegiado en mayoría ocurre que en el caso el obrar administrativo resultó ilegítimo, en tanto como surge del informe de asesoría de fecha 2.5.2022 y se reitera en la contestación, PEDIDOSYA, la marca solicitada de registro fue descompuesta indebidamente por parte de la Administración a los efectos de su apreciación. En efecto, esta expresión trata de un único término, por lo que cabe compartir el criterio sustentado por la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a lo que señaló invocando un pronunciamiento anterior. En particular razón de que la actora no solicitó el registro de la marca “PEDIDOS YA”, como se señala erróneamente, sino la única expresión PEDIDOSYA. De tal modo no puede el registrador descomponer términos de la marca cuyo registro se solicita, provocand o así un efecto o consecuencia no deseada...» La relevancia de este precedente para la presente controversia es evidente: así como allí se rechazó el desmembramiento artificial de “PEDIDOSYA” en “PEDIDOS” y “YA”, aquí corresponde idéntica solución frente a la fragmentación de “PAYPAL”. En ambos supuestos, la Administración abandona el signo tal cual fue presentado y lo reemplaza por una sumatoria de partículas semánticas, alterando ilegítimamente su identidad. En la misma dirección, la Sentencia Nº 507/2024, del Tribunal, al examinar la marca “VETPLUS”, reafirmó: «no corresponde a efectos de su análisis, el desmembramiento del término, como lo hace la Administración demandada. Sabido es que la marca debe ser apreciada en su conjunto, sin descomposiciones...” El núcleo del f allo es clar o y enteramente compartible desde lo jurídico: la distintividad no puede juzgarse sobre los componentes aislados cuando estos se presentan fusionados en una unidad marcaria nueva. Esa unidad genera un significado propio, autónomo y diferente de la simple suma de sus partes. Exactamente eso ocurre con PAYPAL, cuya percepción por el consumidor medio no se agota en la literalidad de “pay” ni en la de “pal”, sino en la evocación de un signo único e inmediatamente reconocible. En el caso concreto, además, “PAYPAL” reúne plenamente la nota de fantasía exigida por el régimen legal, entendida como «el atributo de originalidad de la marca, ya sea por su inexistencia anterior o, por la ausencia de relación y, por ende, peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger » (Cfme. MERLINSKI -SALAVERRY; “Las marcas en el Uruguay”, pág. 23). Y ello es así porque la fuerza distintiva de la marca no proviene de cada uno de sus elementos separadamente considerados, sino de la síntesis novedosa que produce su conjunción. Precisamente ahí reside la esencia del derecho marcario: proteger no palabras aisladas, sino signos que, en su conjunto, adquieren aptitud identificatoria. En definitiva, prescindiendo del desmembramiento ilegítimo efectuado por la Administración, no se advierte fundamento válido para denegar derechos privativos respecto de “PAYPAL”, por lo que la motivación del acto aparece viciada y su solución deviene ilegítima. 6) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del CCA establece que la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas, “ lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento ”. En este caso se han analizado tanto los vicios alegados por la actora como las defensas de la demandada, indicándose de forma clara cuáles son las irregularidades que aquejan al acto (la motivación viciada siendo un único término, el que debia otorgarse con derechos privativos). En honor a la brevedad, la Sede se remite a los desarrollos precedentes. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA dispone que, cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, la Sede deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo. No es éste el caso: la ilegitimidad no finca en un vicio formal subsanable, sino en presupuestos sustanciales que afectan el contenido de la decisión. La Administración contó con los elementos materiales y temporales para dictar un acto ajustado a derecho. Anulado el acto, para cumplir el fallo la Administración no podrá dictar acto alguno que se le oponga ni realizar operación material contraria a él (art. 191 del CCA). 7) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1) Ampárase la demanda instaurada y en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. 2) A los efectos fiscales, se fijan los honorarios de l letrado interviniente en $ 50.000 (pesos uruguayos, cincuenta mil). 3) Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno