Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno
Sentencia Definitiva N° 260/2026
22 de junio de 2026
- Ficha (IUE)
- 461/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dr. Nicolás Pallas –
- Redactor
- Dr. Nicolás Pallas –
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 22 de junio de 2026
SENTENCIA DEFINITIV A Nº 260/2026
VISTOS:
Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ AA CONTRA
ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.
ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 461/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, actuando el Juez Subrogante, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar.
RESULTANDO:
1) Que, con fecha 21 de julio d e 2025, se presenta AA, representada por BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), de fecha 24 de setiembre de 2024, en el expediente N° 513.962, por la cual se concedió el registro de la marca “AGO PAEZ VILARÓ” (mixta) a CC, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 38 y 41 (fs. 6).
2) En su demanda (fs. 25 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad.
En primer lugar, expresa que el acto contraviene lo dispuesto por los numerales 3, 6 y 7 del artículo 5 y el artículo 6 de la Ley N° 17.011, dada la similitud existente entre la marca registrada y la marca “CARLOS PAEZ VILARÓ” de la que es titular, configurándose un supuesto de directa confundibilidad, mala fe y competencia desleal.
Plantea, asimismo, que hubo vicio en el procedimiento por no haberse atendido sus descargos ni abierto a prueba el procedimiento administrativo, con afectación del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de verdad material. Entiende, además, q ue el acto careció de la debida motivación, pues no realizó un análisis objetivo de confusión y otorgó la marca a quien no posee como nombre propio el que resultó registrado, en tanto la solicitante se apellida “Páez Rodríguez” y no “Páez Vilaró”.
Sostiene que el patronímico “Páez Vilaró” recae exclusivamente en AA y que el registro se explica por un acto deliberado de aprovechamiento del prestigio y notoriedad del artista plástico DD, en un intento de competencia desleal.
Solicitó la citación como tercera de CC.
3) Conferido traslado por Decreto Nº 939/2025, se presentó el MIEM, con fecha 29 de agosto de 2025, (fs. 53 y ss.), representado por l a Dra. EE, defendiendo el acto impugnado.
En tal sostuvo que CC es conocida como “Agó Páez” y es una reconocida artista plástica, por lo que el registro se explica para distinguir su trayectoria. Alegó que existen diferencias gráficas entre los signos en pugna que permiten su coexistencia, no existiendo confundibilidad ni riesgo de asociación, por lo que no corresponde la aplicación de los numerales 3 y 6 del artículo 5 de la ley de marcas. Afirmó que el consumidor distingue la marca de Agó de la de su padre, dado que su actividad artística se diferencia de las técnicas de aquél y que el público consumidor es atento. Tampoco entendió configurado un caso de concurrencia desleal ni perjuicio para
TINSATUR S.A.
4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de CC, y por Decreto N° 1289/2025 se admitió su incorporación al proceso.
La tercerista compareció a fs. 63 y ss., defendiendo la legitimidad del acto, coincidiendo con los informes producidos por la DNPI durante el procedimiento administrativo.
En tal sentido , argumentó que las diferencias gráficas entre los signos impiden la confusión, tratándose del registro de un “ signo distintivo, claro, específico y diferenciado, que permite identificar sin equívoco el origen empresarial del servicio ” (fs. 66). A su vez, explicó que ella es CC heredera de DD y accionista de AA., por lo que entendió innecesario requerir autorización de la persona jurídica para realizar el registro.
5) Con fecha 13 de octubre de 2025, por Decreto Nº 1760/2025 se abrió el expediente a la etapa probatoria.
En tal oportunidad, se presentó la actora (fs. 92 y ss.) ofreciendo prueba documental; la tercerista (fs. 97 y ss.) ofreció las resultancias de autos, los antecedentes administrativos, prueba por oficios y prueba testimonial; y el demandado MIEM (fs. 99) ofreció los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos. Luego, por Decreto N° 2053/2025 se concedió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, presentándose la tercerista solicitando nueva prueba testimonial e intimación (fs. 105 y ss.).
Con fecha 3 de febrero de 2026, se dictó la Sentencia Interlocutoria Nº 31/2026 respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos (art.
166 del CCA), se diligenció la prueba pendiente (fs. 119 a 132 vto.) y alegaron las partes y el tercerista (fs. 133 y ss., fs. 145 y ss., y fs. 149 y ss., respectivamente).
6) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 23 de abril de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA.
7) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026. En tal carácter, y conforme lo previsto por e l art. 209 del CGP, corresponde a este subrogante eximir a la titular de la Sede de la obligación del dictado de sentencias que estaban en condiciones de ser dictadas durante dicho periodo, por lo que se dicta la presente sentencia en tiempo y forma.
CONSIDERANDO:
1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, confirmará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción.
La acción de nulidad se dirige contra la Resolución de la DNPI de fecha 24 de setiembre de 2024, dictada en el expediente N° 513.962, por la cual se concedió el registro de la marca “AGO PAEZ VILARÓ” (mixta).
Desde el punto de vista formal, se han cumplido los requisitos de admisibilidad respectivos para ingresar al análisis de mérito del asunto (arts.
317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto:
(a) El acto contra el cual se acciona es definitivo, habiéndose agotado a su respecto la vía administrativa.
El acto fue dictado el 24 de setiembre de 2024, y notificado el día 30 de setiembre de 2024. La accionante interpuso el 10 de octubre de 2024, los recursos de revocación y jerárquico en subsidio contra la resolución de concesión de la marca (fs. 8 y ss.) , los que no fueron resueltos por la Administración concluyéndose la vía administrativa por denegatoria ficta el día 27 de abril de 2025.
(b) Que la demanda anulatoria se haya presentado en plazo, esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y sin que hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA. En el caso, la demanda fue presentada de forma tempestiva, el día 21 de julio de 2025.
(c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación del acto. En ese sentido, la actora es titular de las marcas “CARLOS PAEZ VILARÓ” sobre cuya base dedujo oposición, por lo que se cumple también con este requisito.
3) Objeto del proceso y de la prueba.
Tal como surge de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso consentida por éstas (Sentencia Interlocutoria N° 31/2026), la cuestión de debate se centra en «determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 24 de setiembre del 2024 en el expediente N° 513.962, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos».
Por su parte, el objeto de la prueba fue fijado en determinar: «(i) si se violentó el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de verdad material; (ii) si existe confundibilidad marcaria entre el signo prerregistrado y el concedido en el acto administrativo impugnado, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 6 de la Ley N° 17.011; (iii) si se da un supuesto de competencia desleal, aprovechamiento ilegítimo, o si se configuran las causales de nulidad establecidas en el art. 5 numerales 2 y 3, respecto de la marca autorizada en relación a la prerregistrada; todo ello, considerando los nombres propios involucrados y la notoriedad invocada respecto de las marcas en pugna».
4) Los hechos que se debaten el presente proceso. Antecedentes Administrativos.
A los efectos de favorecer la claridad expositiva y delimitar con los hechos sobre los que recae el, corresponde reseñar el iter del procedimiento administrativo que culminó con el acto impugnado, según surge del expediente N° 2025-8-4-0000199 (AA).
Con fecha 11 de mayo de 2020, CC, representada por el Agente de la Propiedad Industrial N° 144, FF, solicitó el registro de la marca "AGO PAEZ VILARO" (mixta), bajo Acta N° 513.962, para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 16, 35, 38 y 41 (fs. 1 a 3 de los AA). La autorización de agente había sido otorgada el 30 de abril de 2020 (fs. 3 de los AA). Publicada la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2020, se abrió el plazo legal para deducir oposiciones de terceros (fs. 28 vto. de los AA).
En tiempo y forma, AA., representada por la Agente N° 212, Dra.
GG, dedujo oposición contra la solicitud, sobre la base de las marcas "CARLOS PAEZ VILARÓ" de las que es titular: Acta N° 495.676 (en trámite de renovación), Acta N° 495.655, ambas en clase 21, y Acta N°
515.771, en clases 16, 35, 38 y 41. Fundó la oposición en los arts. 5 numeral 6 y 6 de la Ley N° 17.011, reservándose el derecho de ampliar fundamentos e invocando la notoriedad de su marca (fs. 4 a 12 de los AA).
Con fecha 4 de abril de 2022, la Oficina emitió el Informe de oposición de terceros y el Informe de Antecedentes, y confirió vista de la oposición al solicitante por el término de 30 días corridos, de conformidad con los arts. 23 y 36 de la Ley N° 17.011 y el art. 13 del Decreto N° 34/999 (fs. 13 a 17 de los AA). Evacuando dicha vista, con fecha 4 de mayo de 2022, CC sostuvo que las marcas en pugna resultan claramente diferenciables y pueden coexistir pacíficamente en el registro y en el mercado, solicitando el rechazo de la oposición y la apertura a prueba del expediente (fs. 18 a 22 de los AA).
Con fecha 17 de setiembre de 2024, la División Legal de la DNPI dictaminó en favor de la registrante. En lo medular, informó que las marcas invocadas por la opositora se encontraban vigentes y sin acción de cancelación por falta de uso, salvo el Acta N° 495.676, que fue desistida. En cuanto a la apertura a prueba solicitada por ambas partes, entendió que no resultaba procedente por tratarse de un asunto de puro derecho, en tanto el único elemento susceptible de prueba (la notoriedad invocada por la opositora) le es reconocido, no existiendo otros extremos que requirieran prueba. Mientras que s obre el fondo, concluyó que, sin perjuicio de los aspectos en común, los signos adicionan elementos gráficos que provocan una impresión diferente "a golpe de vista", que se trata de nombres propios y del hipocorístico "Agó" empleados por los herederos en u n caso y por la titular en el otro, en un público (el de las clases en cuestión) discriminador y conocedor. En su mérito, aconsejó desestimar la oposición y conceder el registro (fs. 23 a 25 de los AA).
Con fecha 23 de setiembre de 2024, el Encargado del Área de Asuntos Jurídicos compartió lo dictaminado por el Asesor actuante (fs. 26 de los AA).
Por Resolución de fecha 24 de setiembre de 2024, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo dictaminado por su División Legal y con cita de los arts. 6 y 34 de la Ley N° 17.011 y su Decreto Reglamentario N° 34/999, resolvió conceder el registro de la marca "AGO PAEZ VILARO" (mixta) a favor de CC, en las clases 16, 35, 38 y 41 (fs. 27 de los AA), acto impugnado en estos obrados.
5) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes.
A juicio de esta Sede, como se adelantó, la controversia debe resolverse a partir de la correcta aplicación de los criterios jurídicos en materia marcaria, particularmente aquellos vinculados al riesgo de confusión y de especialidad, a la luz de la normativa vigente.
Del estudio conjunto de los actos de proposición surge que la pretensión anulatoria se sustenta en tres grandes órdenes de agravios: (i) un agravio procedimental, relativo a la afectación del debido proceso por no haberse abierto a prueba ni atendido los descargos en sede administrativa;
(ii) un agravio relativo al fondo, por entender que las marcas son confundibles; y (iii) otro agravio de fondo, relativo a la configuración de las causales de nulidad de los arts. 5 numerales 3, 6 y 7, y 6 de la Ley N° 17.011.
En tal sentido, del análisis integral de la normativa aplicable, de los antecedentes administrativos y de la prueba incorporada en autos, no se verifican los presupuestos necesarios para acoger la pretensión anulatoria.
Conviene, antes de ingresar al examen de cada agravio, explicitar la idea central del caso: CC es CC. No se trata de un seudónimo adoptado para la ocasión ni de una designación construida artificialmente con el fin de aproximarse a la marca de la actora, sino del nombre con el que la solicitante es conocida pública y notoriamente, y en su trayectoria artística , dentro y fuera de fronteras.
Es, además, la hija de DD, y bajo ese nombre ha desarrollado su propia obra.
De este dato acreditado en autos (p.ej., las páginas de Wikipedia agregadas de fs. 75 y ss., los datos sucesorios a fs. 93 vto. y ss., y de fs. 129 vto. a 131 vto. en la declaración de CC), a juicio de este sentenciante, impide la premisa del riesgo de confusión.
Argumenta la actora que, el consumidor, enfrentado a la marca "AGO PAEZ VILARO", creerá estar ante la marca "CARLOS PAEZ VILARÓ" y será inducido a error sobre el origen de los productos y servicios. Pues bien: esa premisa no es compartible . El público uruguayo y el consumidor de las clases involucradas en particular sabe quién es el padre y quién es la hija . Conoce a DD, el maestro fallecido, y conoce a CC, la artista que continúa con sui identidad propia. Precisamente porque ambos nombres remiten a dos personas reales, distintas y conocidas, el consumidor no confunde una marca con la otra: las asocia, o que es inevitable y legítimo, dada la relación familiar y artística, pero no las confunde en cuanto al origen empresarial.
La asociación es un fenómeno cognitivo distinto del error; y solo el error sobre la procedencia es el que la ley marcaria reprime.
De ahí que, si bien existe (y no podría negarse) una similitud entre los signos, ningún consumidor razonable se vería inducido a error, porque la propia notoriedad de ambos nombres opera como factor de distinción, no de confusión. Esta constatación atraviesa el análisis de cada uno de los agravios y explica por qué ninguno prospera.
5.1) Sobre la violación del debido proceso.
Sostiene la actora que se vulneró el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de verdad material por no haberse abierto a prueba el procedimiento de oposición ni atendido sus descargos. El agravio no es admisible.
El debido proceso administrativo constituye una garantía de raigambre constitucional que asegura a todo administrado la posibilidad de ser oído, de ofrecer y producir prueba, y de obtener una decisión fundada.
Lo ha caracterizado el Tribunal de lo Contenci oso Administrativo como el derecho a tener " conocimiento de las actuaciones, habiendo sido debidamente notificados y habiendo evacuado todas y cada una de las vistas oportunamente conferidas, proponiendo reiteradamente medios probatorios que fueron diligenciados " (Sent. 3/2026), constituyendo " una garantía de los derechos humanos resultando de aplicación, también, al procedimiento administrativo" (Sent. 522/2022). El derecho de defensa comprende, como primer elemento indiscutible, el conocimiento y contralor de las actuaciones.
Ahora bien, este derecho a producir prueba no es absoluto ni se traduce en una apertura a prueba automática . En especial, el procedimiento de registro marcario, en lo relativo a la oposición de terceros, se rige por el art. 14 del Decreto N° 34/999, reglamentario de la Ley N° 17.011, que dispone que la apertura a prueba procederá "en caso de que surjan elementos que requieran prueba", y "si correspondiera". La norma no consagra, pues, una apertura a prueba preceptiva, sino contingente a la existencia de hechos controvertidos que la ameriten. La prueba se ordena sobre hechos; donde no hay controversia fáctica, no hay objeto de prueba.
En el caso, la Administración fundó expresamente la no apertura a prueba en que el único extremo fáctico susceptible de prueba que era la notoriedad invocada por la opositora fue reconocido a su favor , de modo que dicho punto quedó fuera de controversia. La paradoja del agravio es evidente: la actora reclama una etapa probatoria cuyo único objeto posible (su propia notoriedad) le fue concedido sin necesidad de prueba. No existían, por tanto, otros hechos que requirieran actividad probatoria, pues la cuestión a dilucidar era, en lo s ustancial, de puro derecho: el cotejo de los signos y la procedencia de las causales de nulidad invocadas, materia que se resuelve por confrontación de las marcas y aplicación de la ley, no por prueba de hechos.
A ello se suma que la oposición de AA fue admitida, tramitada y expresamente considerada en el dictamen que sirvió de motivación al acto, y que la actora pudo ampliar sus fundamentos al recurrir, desarrollando extensamente los agravios de los arts. 5 y 6 de la ley. No se advierte, pues, restricción alguna a su derecho de defensa: fue oída, sus planteos fueron considerados, y pudo recurrir y fundar. No se configura, en suma, el vicio procedimental alegado.
5.2) Sobre la confundibilidad marcaria (art. 6 de la Ley N°
17.011).
El art. 6 de la Ley N° 17.011 exige que las marcas sean “claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión”. La actora sostiene que el signo concedido es cuasi idéntico al suyo, en sus aspectos ortográfico, fonético, visual e ideológico.
La Sede no desconoce que, examinados los signos en pugna, existen entre ellos similitudes relevantes.
Ambos comparten el componente denominativo “ PAEZ VILARÓ”, se presentan bajo una grafía de forma autógrafa de trazo semejante y emplean un mismo recurso de fantasía. No es razonable negar, como pretende la tercerista, que el público pueda asociar una marca con la otra; por el contrario, lo esperable es que las asocie. Hasta aquí, asiste parcialmente razón a la actora en el plano puramente perceptivo.
Sin embargo, esa constatación no conduce a la nulidad pretendida, y ello por una razón dirimente: el elemento común que genera la aproximación entre los signos es, justamente, el nombre que ambas partes tienen derecho a emplear. La similitud no proviene de un artificio dirigido a copiar un signo arbitrario, sino del da to objetivo de que la solicitante porta un nombre que comparte el patronímico evocado y del que, además, es heredera.
En estos supuestos, el cotejo de confundibilidad no puede resolverse con la misma severidad que se aplica a signos de fantasía, pues lo contrario importaría vaciar de contenido el derecho al nombre propio.
Dicho de otro modo: cuando la coincidencia entre dos marcas deriva del legítimo empleo de un nombre propio por parte de quien tiene derecho a portarlo, el ordenamiento tolera un grado de aproximación que, entre signos arbitrarios, no admitiría. El derecho al nombre opera aquí como un título que legitima la coexistencia, desplazando la consecuencia anulatoria que la sola similitud podría aparejar. El elemento diferenciador que es el vocablo “AGO”, que antecede, cobra una relevancia determinante en tanto remite inequívocamente a la persona de la artista.
A ello cabe agregar, como elemento coadyuvante, que las marcas prerregistradas de la actora lo están principalmente en la clase 21, y que el público relevante para los productos y servicios de las clases 16, 35, 38 y 41, vinculados a la actividad artística y cultural , presenta un grado de atención que, si bien no excluye toda asociación, sí le permite reconocer que se encuentra ante la obra de CC y no ante la de su padre. La asociación entre ambos nombres, lejos de inducir a error sobre el origen, responde a una realidad histórica y familiar que el propio público objetivo comprende.
En definitiva, si bien existe similitud, prima el derecho de la solicitante a registrar el nombre que la identifica, lo que torna legítima la coexistencia de los signos y excluye la nulidad fundada en el art. 6.
En efecto, la actora añade en su acción que la solicitante “se apellida CC y no DD”, por lo que el registro habría recaído sobre un nombre ajeno sin la autorización exigida por el art. 5 numeral 3 de la Ley N° 17.011.
La norma establece que no podrán registrarse, irrogando nulidad relativa, “los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos”.
A juicio de este Sentenciante, el planteo invertiría el propio sentido tuitivo de la norma. La disposición protege a la persona física frente al uso de su nombre por parte de un tercero que carece de título para portarlo. Su finalidad es evitar la apropiación del nombre ajeno. Mal puede invocarse, entonces, para impedir que la propia portadora de su nombre lo registre.
Y es aquí donde la prueba producida resulta decisiva. De las resultancias de autos surge, con grado de convicción suficiente, que CC es públicamente conocida, en su vida de relación y en su trayectoria artística, como “Agó Páez Vilaró”; además, según declaración de su hermana, dicho nombre le fue dado por su padre y constituye su nombre artístico. Hecho que, finalmente, se deriva de que reviste la condición de heredera de DD.
Aun cuando en su vida personal y en ciertos actos formales suela firmar con su nombre legal, ello no desplaza el hecho de que es identificada en el medio artístico y social bajo aquel nombre.
El nombre, en su dimensión jurídica, no se agota en el patronímico que figura en el documento de identidad. Comprende también aquellas designaciones, seudónimos, nombres artísticos, o similares, que individualizan a la persona con la misma o mayor intensidad que el nombre legal. El propio art. 5 numeral 3, al definir qué se entiende por nombre, incluye expresamente “ los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquéllos”. Si el seudónimo ajeno merece tutela frente a terceros, con mayor razón el nombre artístico propio habilita a su portador a registrarlo.
Lo dijo con acierto la Asesoría Letrada de la DNPI en el dictamen que motiva el acto, al señalar que «nos encontramos ante nombres propios y el hipocorístico ‘Agó’ que se emplean por los herederos en uno de los casos y por la titular en el otro, debiendo entenderse como fundamental el derecho a ostentarlo » (fs. 25 de los AA) . La Sede comparte plenamente este razonamiento.
A lo anterior se añade un segundo orden de consideraciones que, de manera independiente, conduce a la misma solución. La norma exige, respecto del nombre de una persona fallecida, el consentimiento de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Y la solicitante reviste, precisamente, la condición de heredera de DD. De modo que, aun en la hipótesis de que se entendiera que el signo evoca el nombre del artista plástico fallecido, la exigencia legal de consentimiento se satisface en la propia persona de quien solicita el registro, que integra el elenco de herederos llamado por la ley a prestarlo. No puede exigirse a la heredera que se autorice a sí misma.
No modifica lo anterior que AA. sea titular registral de las marcas
“CARLOS PAEZ VILARÓ”.
Ya que u na cosa es la titularidad marcaria y otra muy distinta el derecho de la persona física sobre su propio nombre, de naturaleza personalísima. El registro de una marca que evoca un nombre no transfiere a su titular un derecho de veto sobre el empleo que del propio nombre hagan quienes legítimamente lo portan o quienes son herederos de aquél. Sostener lo contrario implicaría que la sociedad titular podría impedir a la hija del artista identificarse y operar en el mercado bajo el nombre que la individualiza, resultado a todas luces inadmisible.
Por tanto, la causal del art. 5 numeral 3 no se configura, sea porque la solicitante registra un nombre propio que la individualiza, sea porque, en su condición de heredera , satisface la exigencia de consentimiento que la norma reclama.
5.3) Sobre la notoriedad y la competencia desleal (art. 5 numerales 6 y 7 de la Ley N° 17.011).
Invoca la actora la notoriedad de su marca (num. 6) y la existencia de un propósito de concurrencia desleal y aprovechamiento ilegítimo del prestigio ajeno (num. 7). Ambas causales corren la misma suerte que las anteriores.
Es cierto, y la Administración así lo reconoció, que el nombre “Carlos Páez Vilaró” goza de notoriedad. Pero la notoriedad de la marca opositora no basta, por sí sola, para vedar el registro: es preciso, además, que el signo posterior constituya una reprod ucción o imitación ilegítima de aquélla. Y tal ilegitimidad es, precisamente, lo que falta en el caso, pues la coincidencia denominativa no obedece a una imitación parásita o desleal, sino al empleo de un nombre que la solicitante tiene derecho a portar y del que es heredera.
Lo mismo cabe decir de la causal del numeral 7. La competencia desleal, en tanto causal de nulidad, requiere un elemento intencional o, al menos, objetivamente desleal: el propósito o la aptitud del signo para aprovecharse indebidamente del prestigio ajeno. Como señala el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sent. 536/2025, la competencia desleal vinculada a lo marcario requiere un « aprovechamiento indebido, del prestigio, reputación, poder atractivo o distintividad, que permita (…) presumir una infracción concurrencial».
Supone, así, la realización de un j uicio dinámico, que atiende al contexto económico, relacional y estratégico en el cual el signo es adoptado y utilizado. Y se configura cuando el registro se inserta en una estrategia objetivamente idónea para aprovechar el prestigio ajeno, desviar clientela o generar una asociación indebida, aun cuando no se configure confundibilidad en sentido dado que ambas categorías responden a lógicas distintas. Mientras la confundibilidad protege la función distintiva de la marca frente al riesgo de error del consumidor, la competencia desleal tutela la corrección del proceso competitivo, sancionando conductas contrarias a la buena fe, aun cuando no generen confusión directa.
Desde esta perspectiva, el análisis debe desplazarse del plano estrictamente comparativo hacia los efectos concurrenciales de la conducta.
Quien emplea su propio nombre (y el de su padre, del que es sucesora) no incurre en deslealtad alguna: ejerce un derecho . La buena o mala fe no se presume, y los elementos de autos, lejos de desvirtuarla, la confirman: el uso del nombre responde a la identidad artística de la solicitante, construida a lo largo de su propia trayectoria.
No se aprecia, pues, ni reproducción ilegítima de marca notoria, ni propósito de concurrencia desleal.
Aun más: que la solicitante emplee simbología o recursos gráficos próximos a los de su padre se explica por el natural diálogo artístico y familiar entre ambas obras, y no por un ánimo de aprovechamiento; máxime cuando la propia solicitante ostenta ya un reconocimien to suficiente en el medio, que torna innecesario y aun contraproducente el pretendido parásitismo o concurrencia.
De todo lo expuesto se concluye que la Administración actuó conforme a derecho al conceder el registro de la marca “AGO PAEZ VILARÓ” (mixta).
6) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos contra el acto impugnado por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que es legítimo, por lo que no corresponde recomposición alguna.
7) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta.
Por los fundamentos expuestos, RESUELVO:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin especial condena procesal.
2) A los únicos efectos fiscales, fijanse los honorarios del letrado interviniente en $ 45.000 (pesos uruguayos, cuarenta y cinco mil)
3) Ejecutoriada, intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por A cta
Nº7/2025).
4) Asimismo, ejecutoriada, encárguese a la Oficina Actuaria la eliminación de los Antecedentes Administrativos del servidor de la Sede.
5) Oportunamente, archívese.
Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).