Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno
Sentencia Definitiva N° 257/2026
22 de junio de 2026
- Ficha (IUE)
- 304/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dr. Nicolás Pallas –
- Redactor
- Dr. Nicolás Pallas –
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 22 de junio de 2026
SENTENCIA DEFINITIV A Nº 257/2026
VISTOS:
Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ AA CONTRA
ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.
ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 304/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, actuando el Juez Subrogante, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar.
RESULTANDO:
1) Que, con fecha 16 de mayo de 2025, se presenta la AA, representada por los Sres. BB y CC, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el día 24 de julio de 2024 (fs. 6), en el expediente N° 515260 , por la cual se concedió el registro de la marca “BIOTOP” a DD de Israel para distinguir productos/servicios comprendidos en la clase internacional 3 (personalizada).
2) En su demanda (fs. 9 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad.
En primer lugar, explica que es titular de la marca “BIOTOP” (denominativa en las clases 29 y 30, y mixta en la clase 29). Alega que su marca es una marca notoria, de fantasía que debe gozar de absoluta protección en el territorio nacional (fs. 11 vto.); sostiene que la marca posee amplia notoriedad, siendo un término conocido por cualquier consumidor, por lo que no es aplicable el principio de especialidad. De forma que entiende que el acto ha sido dictado con desviación de poder y apartamiento a la regla de derecho (fs. 12).
Por otra parte, informa sobre los productos comercializados y afirma que éstos también se venden en farmacias (por lo que coincidiría el punto de venta), así como que las marcas de AA generan inmediata asociación con la empresa en los consumidores (fs. 13). Sostiene la actora que existe un gran riesgo de asociación indirecta de la marca ahora concedida con los productos de AA (fs. 13 vto.), puesto que presentan confundibilidad fonética, gráfica y visual, al ser completamente iguales (fs. 14). A lo que agrega que la marca concedida es una marca denominativa, sin otros elementos que favorezcan su diferenciación (fs. 17 vto.). También afirma que no existe otro registro de la marca “BIOTOP” que los aquí planteados.
Así sostiene que el acto se encuentra viciado por error en sus motivos (fs. 20 vto.), y entiende aplicable la presunción de ilegitimidad recogida en el art. 47 del CCA.
3) Conferido traslado por Decreto Nº 487/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM), con fecha 11 de junio de 2025, (fs. 26 y ss.), representado por el Dr. EE, defendiendo el acto impugnado.
En tal sentido expresó que la marca no es de fantasía, sino que se compone de dos partículas evocativas de uso común (fs. 28). No controvierte la notoriedad de la marca de la accionante, pero entiende que no existe riesgo de confundibilidad (fs. 28); además, sostiene que , incluso siendo comercializados en los mismos lugares, son productos destinados a exhibirse en sectores diferentes (fs. 28 vto.), dado que se trata de productos de diferente naturaleza y finalidad (fs. 30 vto.). Asimismo, entiende que no hay intención de aprovechamiento de la marca de AA
4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de DD como tercero, de lo cual se confirió traslado al actor (Decreto N° 691/2025), el que no fue evacuado, y por Decreto N° 811/2025 se admitió su incorporación al proceso.
El tercerista compareció a fs. 44 y ss., defendiendo la legitimidad del acto, coincidiendo con los informes producidos por la DNPI durante el procedimiento administrativo.
En tal sentido, explica que es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y producción de productos cosméticos profesionales para el cuidado capilar, con marcada trayectoria a nivel internacional. Asimismo, entiende que no existe riesgo de confusi ón indirecta, dado que las marcas no referirán a los mismos productos ni coincidirán los puntos de venta, ni el mercado de consumo. Es más, señala que ningún consumidor asociaría los productos de AA con los suyos (fs. 49) y que la accionante no podría comercializar productos de cosméticos atento a su objeto; por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente. A su vez, convoca el principio de especialidad en su favor, sosteniendo que las marcas de AA fueron registradas en otras clases. También menciona que no existe conexión competitiva entre los productos, ni se da una hipótesis de competencia desleal, puesto que su marca ya cuenta con reconocimiento internacional. Respecto a la notoriedad de la marca AA, sostiene que se limita a productos lácteos y que tal notoriedad no es suficiente para desechar el principio de especialidad (fs. 58).
5) Con fecha 3 de setiembre de 2025, por Decreto Nº 1 332/2025 se abrió el expediente a la etapa probatoria.
En tal oportunidad se presentó el demandado MIEM a ofrecer los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos (fs. 78).
Asimismo, se presentó la actora (fs. 124), ofreciendo prueba documental que adjuntó (fs. 80 a 121), prueba testimonial y las resultancias de autos. También la tercerista ofreció prueba documental que adjuntó (fs. 127 a 239), las resultancias de autos, los antecedentes administrativos y solicitó documental en poder de la contraria (fs. 240 a 241 vto.). Luego, por Decr eto N° 1549/2025 se concedió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 245).
Con fecha 2 0 de octubre de 2025, se dictó la Sentencia Interlocutoria Nº 245/2025 respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos (art. 166 del CCA), se diligenció la prueba pendiente (fs. 253 a 280 vto.) y alegaron las partes y el tercerista (fs. 286 y ss., fs. 282 y ss., y fs. 305 y ss., respectivamente).
6) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 29 de abril de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA.
7) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026. En tal carácter, y conforme lo previsto por e l art. 209 del CGP, corresponde a este subrogante eximir a la titular de la Sede de la obligación del dictado de sentencias que estaban en condiciones de ser dictadas durante dicho periodo, por lo que se dicta la presente sentencia en tiempo y forma.
CONSIDERANDO:
1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, confirmará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción.
La acción de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la Industrial el día 24 de julio de 2024 (fs. 6), en el expediente N° 515260, por la cual se concedió el registro de la marca “BIOTOP” a DD de Israel para distinguir productos/servicios comprendidos en la clase internacional 3 (personalizada).
Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los requisitos de admisibilidad respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto:
(a) El acto administrativo contra el cual se accion a es definitivo, esto es, que a su respecto se ha agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que correspondan y que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Ad ministración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
En el caso, surge de los dichos de ambas partes y de los Antecedentes Administrativos, que la Resolución fue notificada personalmente el 8 de agosto de 2024 (fs. 8), pese a que ya había tomado conocimiento informal por el Boletín de la Propiedad Industrial, y se presentaron los recursos de revocación y jerárquico con fecha 5 de agosto de 2024 (fs. 70 y ss. del Expediente N°: 2025-8-4-0000117, AA).
La Administración no resolvió los recursos, habiéndose agotado fictamente la vía administrativa a los 200 días desde la interposición, esto es, el 21 de febrero de 2025.
(b) Que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo , esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y que no hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA.
En el caso, la demanda de nulidad fue presentada con fecha 16 de mayo de 2025, de forma tempestiva (fs. 9 y ss.).
(c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto.
En ese sentido, el objeto de esta litis es la declaración de nulidad de un a Resolución a la que , el propio actor, en sede administrativa, compareció activamente oponiéndose al registro de la marca de referencia, invocando la existencia de signos confundibles con sus marcas, y, por ende, la eventual afectación de su esfera jurídica.
3) Objeto del proceso y de la prueba.
Tal como puede apreciarse de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso consentida por éstas (Sentencia Interlocutoria 245/2025), la cuestión de debate se centra en «determinar si la Resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por la que se concedió el registro de la marca “BIOTOP” a DD de Israel para distinguir productos/servicios comprendidos en la clase internacional 3 (personalizada), lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad».
Por tanto, el objeto de la prueba fue fijado en: «si existe confundibilidad entre las marcas de la accionante y la concedida en el acto impugnado, atendiendo a las características de éstas, a los productos comercializados y al mercado al que se destinan, así como a las particularidades de su registro; de forma de determinar si se vulneraron las disposiciones de la Ley 17.011 con el otorgamiento cuestionado».
4) Valoración de la prueba y los hechos que se debaten en el presente.
No es un hecho controvertido que la parte actora es titular de la marca BIOTOP (denominativa, registrada en las clases internacionales 29 y 30 y logo, solicitada en la clase 29). Tampoco es un hecho controvertido que BIOTOP es una marca reconocida de AA en la industria láctea y por ello, las Clases internacionales 29 y 30. Del mismo modo, no es un hecho controvertido que DD ha recibido el registro de su marca BIOTOP, también reconocida, esencialmente fuera de fronteras, en la Clase 3, referido para productos del cuidado del cabello.
De esta manera, y ta l como se desprende de los Antecedentes Administrativos, de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso en la Sentencia Interlocutoria 245/2025, el punto central de debate planteado por las partes es si si la coexistencia registral de ambas marcas resulta jurídicamente admisible o si, por el contrario, la identidad denominativa entre los signos, sumada a la notoriedad invocada por la accionante, posee aptitud suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación indirecta en el público consumidor que tornara ilegítima la resolución administrativa que concedió el registro cuestionado.
En otros términos, la controversia no gira sustancialmente en torno a hechos cuya ocurrencia se encuentre discutida entre las partes, sino a la significación jurídica que corresponde atribuir a hechos esencialmente admitidos o suficientemente acreditados. En efecto, ni la titularidad de los respectivos registros marcarios, ni la actividad desarrollada por cada una de las empresas involucradas, ni la clase internacional respecto de la cual fueron concedidas las marcas, ni siquiera el reconocimiento comercial alcanzado por la marca BIOTOP en el ámbito de productos lácteos constituyen extremos controvertidos en autos.
Bajo esa perspectiva, la cuestión sometida a decisión adquiere predominantemente el carácter de un asunto de puro derecho, en el que el debate se desplaza desde la acreditación de los hechos hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas y pri ncipios que gobiernan la materia.
5) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes.
A juicio de esta Sede, como se adelantó, la controversia debe resolverse a partir de la correcta aplicación de los criterios jurídicos en materia marcaria, particularmente aquellos vinculados al riesgo de confusión y de especialidad, a la luz de la normativa vigente.
En tal sentido, del análisis integral de la normativa aplicable, de los antecedentes administrativos y de la prueba incorporada en autos, no se verifican los presupuestos necesarios para acoger la pretensión anulatoria. Asimismo, tampoco puede soslayarse que del propio expediente surge una diferenciación relevante en cuanto a la naturaleza de los productos identificados por los signos en conflicto y, con él, la naturaleza de los consumidores objetivo.
5.1) Sobre si existe confundibilidad entre “BIOTOP” marca de productos lácteos de AA y “BIOTOP”.
El análisis de confundibilidad marcaria constituye el eje central del presente litigio, debiendo efectuarse conforme a los parámetros establecidos en la Ley Nº 17.011, en particular sus arts. 5, 6 y 20, que vedan el registro de signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios, permitiendo a los terceros presentar oposición.
En efecto, en lo que tiene que ver con el planteo de la parte actora, deben tenerse en cuenta el art. 5 numeral 6 de la Ley Nº 17.011, que nulifica:
«6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial ». Y el art. 6, sobre la confundibilidad: « Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes».
En el caso en cuestión, la parte actora reclama, primero, la confundibilidad entre las marcas.
En efecto, la actora sostiene que existe identidad absoluta entre los signos, desde que ambas marcas están constituidas por la expresión “BIOTOP”, circunstancia que, a su juicio, determinaría automáticamente la existencia de riesgo de asociación y tornaría ilegítimo el acto administrativo cuestionado.
Sin embargo, el planteo no puede compartirse.
Es claro que desde una perspectiva estrictamente denominativa existe identidad entre las expresiones utilizadas . Sin embargo, la coincidencia literal entre signos no siempre determina la existencia de confundibilidad jurídicamente relevante.
Ello por cuanto l a confundibilidad “ tiene que ver con la probabilidad de que dos signos marcarios se asemejen entre sí de forma que induzcan a confusión al público consumidor, o puedan hacerlo ” (MERLINSKI, R. y SALA VERRY , L., Las marcas en el Uruguay . AMF, 2000, p. 35). En esa línea, se ha sostenido de forma pacífica que el juicio de confundibilidad debe realizarse a partir de una apreciación global del signo, atendiendo a sus aspectos fonéticos, gráficos y conceptuales, pero también a la impresión de conjunto que genera en el consumidor medio del sector pertinente, quien no realiza un examen analítico sino sintético de las marcas en conflicto. (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. Manual teórico - práctico de marcas. UM, 2009, pp. 87 y ss.).
Siguiendo estas consideraciones, señaló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sent. 393/2025 , que « al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en er ror al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 - 88; sentencias 379/2008, 67 7/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS;
"Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357 -358)». (Cfme.
también Sents. 98/2026, 741/2023, 628/2019, entre otras).
En el caso de autos, aun tratándose de signos idénticos , existen diferencias sustanciales entre los productos identificados por cada una de las marcas. En efecto, y, en primer lugar, las marcas titularidad de la actora distinguen productos correspondientes a las clases internacionales 29 y 30, vinculados esencialmente a productos lácteos y alimenticios comercializados por AA.
Por su parte, el acto impugnado concedió el registro de la misma expresión para productos comprendidos en la clase internacional 3, esto es, productos cosméticos destinados al cuidado capilar.
No se trata simplemente de una diferencia formal derivada de la clasificación internacional utilizada para registrar los signos. Lo relevante es que dicha clasificación refleja, en este caso, una efectiva distancia económica y funcional entre los productos involucrados. Mientras los productos comercializados por AA se encuentran dirigidos a satisfacer necesidades alimenticias y nutricionales, los productos de la tercerista se orientan al cuidado personal y estética capilar.
Se trata, por tanto, de bienes de naturaleza, función y finalidad claramente distintas.
Aun cuando la actora sostiene que algunos de sus productos pueden comercializarse en farmacias o establecimientos similares a aquellos donde eventualmente podrían encontrarse productos cosméticos, dicha circunstancia no resulta suficiente para concluir la exi stencia de riesgo de confusión. Ello por cuanto la coincidencia parcial de puntos de venta no implica necesariamente identidad de mercado relevante.
Dentro de un mismo establecimiento comercial pueden coexistir innumerables categorías de productos completamente distintas entre sí sin que ello determine que el consumidor atribuya un origen empresarial común.
Si se siguiera este razonamiento hasta las últimas consecuencias, en un mundo actual en el que las grandes superficies han emergido como lugares de compra habitual de múltiples productos, reduciendo los tiempos para el consumidor, desaparecerían las propias clases. En un supermercado, por ejemplo, se pueden comprar todo tipo de productos, sin que se pueda aducir confusión entre productos de limpieza y alimenticios, o de eléctrica, y de panadería, etc.
Como correctamente sostuvieron tanto la Administración como la tercerista, aun en aquellos establecimientos donde ambos productos pudieran encontrarse disponibles, éstos aparecerían ubicados en sectores completamente diferenciados, respondiendo a lógicas de consumo distinta.
Como señala OTAMENDI: «Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que ‘a los fines de resolv er la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultar comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa» (OTAMENDI, J. Derecho de marcas. Lexis Nexis Abeledo – Perrot, 2002, p. 184).
En este caso, entonces, es el contexto de comercialización y el público consumidor específico, y en distintas clases, presenta un grado de atención que reduce aún más la probabilidad de confusión.
El consumidor medio de productos lácteos de AA no se enfrenta al acto de consumo desde la expectativa razonable de adquirir productos cosméticos profesionales para tratamiento capilar, ni viceversa. Por ello, aun admitiendo una identidad absoluta del signo denominativo, las circunstancias concurrentes reducen significativamente la posibilidad de que el consumidor medio atribuya ambos productos a un mismo origen empresarial.
Adicionalmente, no parece que una empresa de productos capilares saque provecho de esta potencial asociación denunciada. La notoria diferencia entre la naturaleza y finalidad de los productos involucrados torna poco razonable asumir que el consumidor pueda entender (y, peor aún, adquirir los productos por tal razón) que una empresa dedicada al rubro alimenticio hubiera extendido su actividad hacia una línea especializada de tratamientos capilares. Ello debilita significativamente cualquier posibilidad de asociación empresarial jurídicamente relevante.
Por todo lo dicho, y coincidiendo aquí con lo señalado oportunamente por la Asesoría Letrada del MIEM en el expediente administrativo (fs. 62 y ss. de los AA): « Se ha reconocido a nivel doctrinario dos conceptos de notoriedad: el concepto amplio, en virtud del cual es notorio lo conocido por todos, incluyendo en este concepto el público consumidor en general, y el concepto restringido, en virtud del cual notorio es lo conocido por las personas vinculadas al ramo específico al que está vinculada la marca. Vale decir que cada marca de productos o servicios está orientada a captar clientela de diversos extractos del mercado, la notoriedad, en consecuencia, tiene relación con ese público.
Como se puede observar en los * documentos que nos anexa el opositor, la publicidad de BIOTOP parece ir orientada en base a las bebidas lácteas que son notoriamente conocidos en nuestro país (…) De acuerdo con lo mencionado previamente y considerando que los productos identificados por cada signo pertenecen a diferentes sectores y no se encuentran en el mismo entorno comercial, y siendo aplicable el principio de especialidad aludido, entendemos que no existiría competencia desleal ni riesgo de confusión».
A ello se agrega, finalmente, como indicó el demandado (fs. 28) que tampoco puede perderse de vista que el propio término “BIOTOP” no aparece configurado como una creación absolutamente arbitraria o carente de toda referencia conceptual, sino que se trata de una expresión que evoca determinadas ideas vinculadas a la vida o a elementos de naturaleza biológica (BIO) y a elementos de calidad (TOP).
Si bien ello no despoja al signo de aptitud distintiva ni supone desconocer el posicionamiento alcanzado por la marca de la actora en su específico ámbito comercial, sí impide concluir que ésta posea una exclusividad absoluta sobre cualquier utilización fu tura del término con independencia del mercado al que se encuentre destinado.
Por tanto, no se advierte confundibilidad ni, por ende, ni apartamiento de las reglas jurídicas aplicables en el acto impugnado.
5.2) Sobre la aplicación del principio de especialidad El art. 11 de la Ley 17.011 d ispone: «La titularidad de la marca solo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.
Cuando se solicite el registro de una marca en la que se incluya el nombre de un producto o un servicio comprendido en la clase internacional cuya protección se pretende, deberá ser detallado expresamente y la marca solo se registrará para ese producto o servicio».
Corresponde analizar seguidamente el agravio formulado por la parte actora relativo a la improcedencia del principio de especialidad en el caso concreto.
En esencia, sostiene que la notoriedad alcanzada por la marca BIOTOP determinaría una protección que excedería las clases internacionales para las cuales se encuentra registrada, tornando inaplicable el referido principio y permitiendo extender la tutela m arcaria al ámbito de los productos comprendidos en la clase internacional 3. Ello, en tanto existiría un riesgo de asociación indirecta entre los productos comercializados por AA y aquellos identificados por la marca concedida a la tercerista.
Sin embargo, este sentenciante no comparte este agravio.
En primer lugar, corresponde recordar que el principio de especialidad constituye un pilar sobre el que se estructura el sistema jurídico marcario, en tanto supone que el derecho exclusivo conferido por el registro no recae abstractamente sobre el signo considerado, sino que la protección se proyecta respecto del signo en relación con los productos o servicios para los cuales fue solicitado y concedido.
La razón de ser de esta solución normativa responde a la propia función económica de las marcas : identificar y distinguir en el mercado el origen empresarial de bienes o servicios concretos, evitando que el consumidor incurra en error respecto de su procedencia.
Es precisamente desde esa perspectiva que debe analizarse el caso de autos, pues si bien la parte actora pretende desplazar la aplicación del principio de especialidad invocando el carácter notorio de la marca BIOTOP, ello no conduce necesariamente a la conclusión pretendida.
En efecto, aun cuando se admite que dicha marca ha adquirido un grado significativo de reconocimiento en el ámbito de los productos lácteos comercializados por AA, ello no implica, por si mismo, una extensión automática e ilimitada de su protección a cualquier sector de actividad económica.
Precisamente, en el caso concreto no surge acreditada la existencia de circunstancias que permitan desplazar el régimen ordinario de especialidad. La marca invocada por la actora se encuentra registrada para productos comprendidos en las clases internacion ales 29 y 30, correspondientes esencialmente a productos lácteos y alimenticios, mientras que el acto impugnado concedió el registro respecto de productos incluidos en la clase internacional 3, vinculados al cuidado capilar y cosmético.
Naturalmente, la sola circunstancia de que las marcas se encuentren comprendidas en clases internacionales distintas no basta, por sí sola, para descartar cualquier posibilidad de conflicto, pues es perfectamente admisible que productos pertenecientes a clases diversas puedan igualmente presentar una conexión económica relevante. Sin embargo, el análisis efectuado en autos no permite advertir una situación de esa naturaleza.
En efecto, los productos involucrados no presentan identidad funcional ni satisfacen necesidades similares; tampoco mantienen una relación de sustitución o complementariedad económica ni integran un mismo segmento comercial desde la perspectiva del consumidor medio. Por el contrario, se trata de productos cuya finalidad, utilización y lógica de consumo aparecen claramente diferenciadas.
Tampoco aparece evidenciada u na eventual confundibilidad indirecta, esto es, como ya se dijo, la posibilidad de que el consumidor, aun advirtiendo que los productos son distintos, concluya que existe entre ambas empresas algún tipo de vinculación económica o empresarial.
El consumidor medio no podría razonablemente concluir, a partir de dichas coincidencias, que ambos productos provienen de empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo económico.
Por consiguiente, no habiéndose acreditado una conexión competitiva relevante, un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ni un riesgo jurídicamente relevante de asociación indirecta, corresponde concluir que la Administración actuó dentro de los márg enes jurídicos que le imponía el ordenamiento al admitir la coexistencia registral cuestionada.
En consecuencia, tampoco desde esta perspectiva puede afirmarse la existencia de ilegitimidad en el acto administrativo impugnado.
5.3) Sobre la aplicación de la presunción del art. 47 del CCA.
El impacto de la presunción de ilegitimidad consagrada por el art.
47 del CCA, tampoco permite variar la conclusión. Como explica COUTURE, las presunciones no conforman medios de prueba, sino que proyectan efectos respecto a la distribución de la carga de la prueba (Cf.:
COUTURE, E., Fundamentos del derecho procesal civil. Depalma, 1988, p.
227 y 228).
Así, existiendo una presunción respecto a un hecho que requiere prueba por una de las partes, recaerá sobre la otra la carga de destruir la presunción simple establecida, determinando una inversión en las cargas probatorias.
En el caso, y conforme viene de reseñarse, ha quedado probada la falta de ilegitimidad del acto impugnado por ser el acto impugnado ajustado a derecho.
6) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos contra el acto impugnado por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que es legítimo, por lo que no corresponde recomposición alguna.
7) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta.
La oposición administrativa y acción jurisdiccional, más allá de no recogerse, es razonablemente fundada. No se advierte en el accionar de la parte actora una conducta procesal temeraria, maliciosa o manifiestamente infundada que justifique la aplicación de las sanciones procesales previstas en la normativa.
Por el contrario, la controversia planteada refiere a una cuestión técnica y jurídica mente opinable vinculada a la eventual confundibilidad entre signos marcarios y al alcance de protección de marcas invocadas como notorias, extremos que razonablemente podían motivar la promoción de la presente acción anulatoria.
Por los fundamentos expuestos, RESUELVO:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin especial condena procesal.
2) A los únicos efectos fiscales, fijanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 40.000 (pesos uruguayos, cuarenta mil)
3) Ejecutoriada, intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por A cta
Nº7/2025).
4) Asimismo, ejecutoriada, encárguese a la Oficina Actuaria la eliminación de los Antecedentes Administrativos del servidor de la Sede.
5) Oportunamente, archívese.
Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).