Sentencia Definitiva N° 140/2026

Montevideo, 8 de junio de 2026 SENTENCIA Nº140/2026 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD.” – Ficha Nº205/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 7 de abril de 2025, compareció en autos la Dra. BB, en representación de AA (en adelante, “ AA”), impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 24 de mayo de 2024, mediante la cual se desestimó el registro de la marca “AQUARIUS” ( denominativa) para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº21 (fs. 18 y ss.). 2) En su demanda, relata que tal resolución le fue notificada con fecha 27 de mayo de 2024, interponiendo contra ella recursos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 6 de junio de 2024. Por Resolución de fecha 30 de diciembre de 2024, notificada el 15 de enero de 2025, se desestimó el recurso jerárquico, presentándose el presente accionamiento en plazo. 3) Se agravia, en lo medular, por entender que no correspondía que la DNPI dedujera oposición de oficio al registro, puesto que la marca AQUARIUS y AQUARIUM (cuyo titular, CC, no se opuso) son diferenciables gramatical y fonéticamente. Aduce que si bien comparten el término “AQUA”, éste alude a los productos a los que refiere la marca, es un término genérico, descriptivo y no puede ser apropiable por nadie ; lo mismo que sucede, por ejemplo, con el término “LIGHT” para mercadería baja en calorías. La marca AQUARIUS es notoriamente conocida al igual que los productos que identifica y ello sumado a la no oposición, indicar que CC, consintió el registro, sabiendo que está haciendo una apropiación indebida de la marca de AA. Por todo lo anterior, entiende que el acto se encuentra viciado en sus motivos. 4) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede, por Decreto Nº 246/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 19 de mayo de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado , aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando citar como tercero a CC (fs. 32 y ss.). 5) En su contestación de demanda, la Administración expresa que el acto impugnado y el accionar de la DNPI fue ajustado a De recho. En lo particular, manifiesta que no surge prueba de la notoriedad de la marca en nuestro país y que en los casos que se utiliza el término AQUARIUS lo hace acompañado con AA; tampoco surge, indica, que se haya querido apropiar indebidamente de ella CC Respecto de la distintividad, alega que las marcas son alarmantemente confundibles ya que ambos registros son denominativos, se diferencian únicamente por la letra final y pertenecen a la misma clase de productos. 6) Por Sentencia Interlocutoria N°37/2025 se admitió la citación a CC al amparo del art. 65 del CCA, quien no compareció a deducir tercería coadyuvante conforme surge de fs. 90. Mediante Decreto N° 1969/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla las partes actora y demandada, conforme surge de fs. 92 a 111. En tanto, ninguna de las partes compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc.; por lo que, por Decreto N°2872/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 7) Por Decreto N°220/2026, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 2 y 5 de marzo de 2026. Finalmente, mediante Decreto N° 745/2026, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en esta instancia, por tratarse de un proceso suscepti ble de apelación (arts. 33 y 171 del CCA). En efecto, con fecha 27 de abril de 2026 , las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referid, encontrándose la titular de la Sede de licencia los días 4 y 5 de junio. CONSIDERANDO: 1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (Tarigo, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, A. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de fs. 47 y ss., del Expediente Nº202 4-8-4-0000327 (A.A) que el acto encausado le fue notificado a la actora con fecha 27 de mayo de 2024, interponiendo en su contra recursos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 6 de junio de 2024. Por Resolución de fecha 30 de diciembre de 2024, notificada el 15 de enero de 2025, se desestimó el recurso jerárquico, agotándose la vía administrati va. La demanda de nulidad fue presentada en plazo, el día 7 de abril de 2025 (fs. 18). Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que desestimó la solicitud de registro de la marca “AQUARIUS” (denominativa) para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº21, solicitado por la actora. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº2872/2025, la suscrita dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos. Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse se acotará al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”. A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 24 de mayo de 2024, mediante el cual se desestimó el registro de la marca "AQUARIUS" (denominativa) a su favor, para proteger los servicios/productos de la Clase Internacional Nº21; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de Derecho. Para ello y en particular, deberá determinarse si la Administración valoró/interpretó adecuadamente los hechos y prueba del caso, puntualmente a los efectos de realizar el análisis de confundibilidad y notoriedad de la marca” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente.” A su vez, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió en tal providencia, admitir los medios de prueba propuestos en los siguientes términos: “por agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en soporte electrónico, la de la parte actora que luce a fs. 3 a 17 y 96 a 109 en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 y fue oportunamente agregada en la etapa de prue ba”, aclarándose que: “las resultancias de autos no constituyen un medio de prueba en sí mismo, sino, más bien, el resultado de la valoración de la restante prueba producida y diligenciada en autos, que se hará en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva”. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes Primeramente, corresponde referir a aquell as cuestiones que, siendo controvertibles, no fueron controvertidas por las partes (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto), las cuales no conforman el objeto del proceso. En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, L. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Proce sal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, lo único que conforma, en este caso, el núcleo de debate es la confundibilidad y distintividad entre la marca AQUARIUS (denominativa) y la marca AQUARIUM (denominativa), considerando, la notoriedad alegada por la actora y la supuesta apropiación indebida por parte de CC. En mérito a ello, a continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas; ser á la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho y valoración probatoria 5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente, la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de distintividad y confundibilidad marcaria erróneo, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones. Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia. El motivo es el porqué de la manif estación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” (Ruocco, Graciela y Delpiazzo, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado). Pues bien, entiende la Sede que no le asiste razón a la parte actora y que el análisis de confundibilidad realizado por la Administración ha considerado adecuadamente los hechos y normas marcarias. En primer lugar, corresponde referir a las condiciones requeridas por la normativa para el registro marcario. Así, el artículo 6 de la Ley N°17.011 prevé que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Es la propia “Ley de Marcas” la que releva, como criterio para admitir o rechazar el registro de una marca, la confundibilidad entre ésta y las que se encuentren inscriptas o en trámite de serlo, indicando que sus diferencias deben ser claras. Dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, sin perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá. Estos criterios guían e l análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas; (ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumi dor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual teórico-práctico de marcas. UM. Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras). A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo , entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, qu e el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”. En la especie, entiende esta decisora que, analizando las marcas de forma integral, sucesiva, considerando los productos/servicios que tienden a identificar, la naturaleza de ambas y, por ende, el tipo de consumidor al que han de estar dirigidas, no se verifican diferencias suficientes para admitir su distintividad y registro. Por el contrario, se estima que sus similitudes son claras. En segundo lugar y vinculado con lo anterior, como bien afirma la Administración, se aprecia a simple vista la similitud fonética y visual de ambas marcas, que se diferencian únicamente por la última letra que en un caso es la “M” y en el otro la “S”, a lo que se suma que ambas son denominativas por lo que no contienen elementos adicionales de los que esta Sede pudiese servirse para efectuar distinciones entre ellas. En efecto y pese a que no corresponde separar las marcas para contrastarlas, es la propia actora la que hace referencia en su demanda al término “AQUA”, y justamente siendo esta la parte “estrella” del término y constando en ambos registros, ello, en vez de coadyuvar a la distintividad, las hace más confundibles, lo que 9 no es enervado por el hecho de que sea un término descriptivo de aquellos productos que se relacionan con el agua. Al respecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativos, en términos trasladables a la especie (aun cuando en este caso se trate de marcas denominativas), expresó: “ Así, cabe concluir que en los signos en pugna se destaca la palabra “AQUAFLEX”, que es precisamente el nombre por el cual el producto es conocido y que se constituye en el elemento denominativo principal y preponderante: “mot vedette” como lo llama la doctrina… Tal cual indica la doctrina italiana, tratándose de signos complejos, como acontece en el caso, uno de sus componentes, el gráfico o el denominativo, constituye el “cuore del signo”, o sea, donde se consolida la fuerza distintiva de la marca” y, se reitera, estando el término dentro de ambas marcas, las que se distinguen solo por la letra final, no es posible que ambas puedan coexistir sin generar confusiones (Sentencia Nº319/2025). En tercer lugar, esta Sede entiende que contando con las marcas, éstas poseen riesgo de confundibilidad, el que aumenta considerando que normalmente el consumidor no las tiene frente para compararlas detenidamente, sino que se las ofrece quien las vende y éste opta por una u otra, rápidamente, tal como lo ha dicho el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: “En la misma línea de razonamiento se ha dicho que el señalado cotejo marcario “a golpe de ojo” supone que sea sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; “Derecho de Marcas”, Editorial B de f, 2007, ps. 357-358)” (Sentencia Nº319/2025). Por ello, se coincide con lo señalado en el informe de fs. 43 y ss., de los A.A: “En este sentido, es sabido que el comienzo de las denominaciones es de gran importancia a la hora de la comparación de los signos en pugna, dado que es la primera impresión que obtiene el consumidor de las mismas. Asimismo, es dable destacar que las marcas en pugna son de tipo denominativas, por lo que las mismas carecen de un logotipo, símbolo, colores y tipografía particular que las doten de mayor distintividad. A juicio de la suscrita, el público consumidor podría incurrir en confusión acerca de que la solicitada, es una nueva variante de las marcas pre-registradas”. En cuarto lugar, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22 refiere expresamente a los derechos del c onsumidor. Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de confundibilidad marcaria que viene de desarrollarse y es eso lo que debe priorizarse. En quinto lugar, respecto a la notoriedad alegada por la actora, la Sede entiende que la prueba aportada en los A.A y de fs. 95 y ss., a no resulta útil para acreditar tal extremo en nuestro país, ya que en ningún lugar la marca surge como “AQUARIUS”, sino que se trata de referencias a AA únicamente, a “WATERPIK AQUARIUS”, “WATERPIK ACUARIO” o similares; que estos productos, además, se vendan en diversas plataformas no hace, a criterio de la Sede, que pueda tenerse por probada su notoriedad. Tampoco surge de la documental que viene de mencionarse, una prueba de la supuesta intencionalidad de CC de apropiarse de una marca que, en puridad, fue registrada por él primero. Por su parte, la aplicación al caso, de la presunción de ilegitimidad del acto contenida en el art. 47 del CCA, no enerva las conclusiones antes explicadas. No se trata de una hipótesis en la que existan hechos sin probar y a los que quepa aplicarles tal presunción en favor del accionante, sino, de : (i) aspectos de puro derecho y (ii) aspectos de hecho, respecto de los cuales la prueba obrante en autos es determinante de la posición de la Sede. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “ lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, cincuenta mil quinientos). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1ºTurno