Sentencia Definitiva N° 137/2026

Montevideo, 8 de junio de 2026 SENTENCIA Nº137/2026 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “ AA CONTRA ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . ACCIÓN DE NULIDAD” – Ficha Nº629/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 15 de setiembre de 2025, compareció en autos la Dra. BB en representación de AA, demandando la nulidad de la Resolución dictada con fecha 17 de diciembre de 2024 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM), mediante la cual se concedió el registro de la marca “WEB W” y logo, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 9, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “WEB” (fs. 10 y ss.). 2) En su demanda relata que el acto administrativo le fue notificado personalmente con fecha 19 de diciembre de 2024, habiendo interpuesto recursos de revocación y jerárquico en subsidio el día 30 de diciembre, rectificándolos el 6 de febrero, aún en plazo. Indica que el acto conclusivo de la vía administrativa es la denegatoria ficta de los recursos y que, en consecuencia, el presente accionamiento se dedujo en plazo. 3) Relata en su demanda que es una de las empresas líderes del mercado a nivel mundial en el sector de la óptica, produciendo gafas de sol y monturas para algunas de las marcas más prestigiosas del sector. Respecto del acto encausado, indicó que no correspondía el rechazo de los derechos privativos puesto que el término “WEB” no se relaciona con el tipo de productos a los que refiere la marca, es decir, no es un término usual o vulgar para describir estos productos, con lo cual no le son aplicables las hipótesis de nulidad absoluta del art. 4 de la Ley N°17.011 , el que debe ser interpretado de forma restrictiva . Asimismo, alega que la decisión de la DNPI contradice otras suyas anteriores y que no le confiere a la marca la protección íntegra para la cual está prevista. 4) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede y subsanadas las observaciones, por Decreto Nº 1610/2025 se confirió el correspondiente traslado a la contraria, quien compareció a evacuarlo con fecha 23 de octubre de 2025, bregando por la confirmación del acto y aportando, a su vez, los antecedentes administrativos requeridos (fs. 20 y ss.). 5) En su contestación de demanda, la Administración afirma que el acto administrativo fue dictado conforme a Derecho. En particular, manifiesta que el término “WEB” alude a una página electrónica de carácter multimediático y que brinda información de variada temática donde los productos ópticos y en especial las gafas no quedan excluidos de la información que brinda; además, indica, es un medio para r ealizar la compra de productos ópticos a través de variadas plataformas y el vocablo “WEB” tiene relación con l as características de los lentes especiales para juegos en línea (gafas gaming). 6) Mediante Decreto Nº 2144/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días a efectos de proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo éstas comparecido a ofrecerla (fs. 28 a 189). Conferido el correspondiente plazo, ninguna de las partes compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que mediante Sentencia N°26/2026, la Sede se pronunció respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 7) Por Decreto Nº258/2026, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 3 de marzo de 2026 . Finalmente, mediante Decreto N° 720/2026, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en esta instancia, por tratarse de un proceso susceptible de apelación (arts. 33 y 171 del CCA). Con fecha 23 de abril de 2026 , las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida, encontrándose la titular de la Sede con licencia los días 4 y 5 de junio de 2026 (fs. 202 vto.). CONSIDERANDO: 1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (Tarigo, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, Augusto. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya config urado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de fs. 8 y ss., del Expediente Nº202 5-8-4-0000235 (A.A) que la Resolución encausada fue dictada por la DNPI con fecha 17 de diciembre 2024 y notificada a la accionante personalmente con fecha 19 de diciembre de 2024, habiendo interpuesto recursos de revocación y jerárquico en subsidio el día 30 de diciembre, rectificándolos el 6 de febrero . No existiendo pronunciamiento expreso de la Administración al respecto, con fecha 18 de julio de 2025, se produjo la denegatoria ficta. El presente accionamiento fue iniciado el día 15 de setiembre de 2025, en tiempo hábil (fs. 10). Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que denegó el registro de la marca con derechos privativos a la actora. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Sentencia Interlocutoria Nº26/2026, la suscrita dispuso: “Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos. Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse deberá acotarse al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”. A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución de fecha 17 de diciembre de 2024, dictada la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante l a cual se concedió el registro de la marca "WEB W" y logo (mixta), sin derechos privativos sobre el término “WEB” a su favor, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº9; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de Derecho. Para ello, en particular, deberá determinarse si existieron vicios en los motivos del acto por haber, la Administración, valorado de forma errónea los hechos del caso y la normativa aplicable, para no conceder derechos privativos sobre el término “Web ” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente”. Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió, en la misma oportunidad, tener por: “agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en soporte electrónico y la correspondiente a la parte actora obrante de fs. 3 a 9, en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA y control de la representación y la que surge de fs. 30 a 188 aportada en la etapa de prueba”. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforma n el objeto del proceso , en tanto, siendo controvertibles, no fueron controvertidas (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto). En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesit an ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, Luis. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, analizados los actos de proposición de las partes, el centro de controversia radica en aspectos considerados por la Administración para realizar el análisis sobre el término “WEB” y su inclusión en las nulidades del art. 4 de la Ley N°17.011. A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho 5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la distintividad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente , la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis y aplicación errónea de los hechos y derecho del caso, en tanto el término “WEB” no puede ser considerado como vulgar o genérico, incluso en idioma extranjero , como para quedar incluido en los literales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la Ley N°17.011. Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia . El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” ( RUOCCO, Graciela y DELPPIAZO, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41 , resaltado agregado). Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la determinación de la distintividad marcaria implica, no asiste razón a la parte actora por cuanto se comparte el análisis realizado en vía administrativa respecto al término y su inclusión en las nulidades del art. 4 antes mencionado. En efecto, en lo que refiere al marco normativo, el art. 4 de la citada Ley N°17.011 prevé que no podrán ser consideradas como marcas y, por tanto, serán absolutamente nulas : “9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios (…) 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. El numeral 12) por su parte, establece que tampoco son registrables: “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Resulta requisito esencial de todo signo marcario su distintividad respecto de los productos o servicios de una empresa, con relación a los de otras. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas. Ello aplica para todo tipo de marcas, estén o no compuestas por más de un término, pudiéndose registrar el conjunto si éste de forma integral posee distintividad, pero reservándose la Administración la posibilidad de no conferir derechos privativos sobre alguno o todos los términos individualmente considerados, si éstos ingresan, como sucede en el caso, dentro de las prohibiciones del art. 4. Y, lo anterior, reside en un motivo muy sencilo y de toda razonabilidad: no puede permitirse que una o varias palabras que por sí solas se hayan vulgarizado, sirvan para describir las cualidades de algún tipo de producto o servicio o pertenezcan al uso general, sean “apropiadas” por el titular de una marca porque pertenecen al dominio público idiomático. A su vez, la nulidad será absoluta sin importar si la situación queda comprendida en una sola o varias de las prohibiciones del art. 4. En este caso, la Sede entiende que el término web, a pesar de referir a una locución de un idioma extranjero, se ha vulgarizado en nuestro idioma y no puede ser apropiada por empresa alguna, sin importar si la misma distingue una característica esencial de los productos de la marca o no. Si bien, tal vez, no hace alusión a una característica puntual intrínseca de las gafas, sí describe una de las formas en que éstas son publicitadas y vendidas al público. Tal como sostiene la demandada, el término “web” puede ser relacionado con casi cualquier producto que se vende o exhibe a través de plataformas electrónicas, tal como sucede en la especie y se demuestra con la prueba que la propia actora aportó respecto de su página web. Ello determina, a criterio de esta sentenciante, que la falta de distintividad , vulgarización e inclusión en el lenguaje general de la palabra “web” por sí sola considerada, imposibilite la “privatización” de su uso marcario. En términos trasladables a la especie y que esta decisora comparte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo analizó cómo un término que si bien no se relaciona con un producto puntual, pero aplicable a casi cualquiera, cabe dentro de las prohibiciones de la ley: “De tal modo, “PROTEGE LO BUENO”, y su homónimo en inglés, refieren a vocablos descriptivos de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en la clase internacional N° 16, por lo que carecen del necesario requisito de disti ntividad” (Sentencia N°21372026). La doctrina por su parte describe a la perfección lo que ocasionaría conceder el uso privativo en casos como el de autos: “los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor… deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto ”, evidentemente se extraería del lengu aje al que todos podemos recurrir, una palabra de uso común (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, B de F, 2007, Pp. 45 y 48). Así, se comparte lo informado a fs. 7 de los A.A: “ El término "WEB" (en español, "RED"), es una denominación genérica y de uso común que hace referencia a “un conjunto de recursos y servicios interconectados a través de internet”, por lo que no puede conferirse con derechos privativos dado que se trata de términos genéricos, carente de fantasía novedad y distintividad. En la clase 9 se encuentran por ejemplo: software de servidores web, llaves web usb, cámaras web etc…”. Asimismo, la documental aportada por la actora (fs. 30 y ss.) no tiende a desvirtuar lo anterior , puesto que la concesión del registro con derechos privativos en otras jurisdicciones no tiene incidencia alguna en nuestro Derecho ni condiciona a la DNPI o a esta decisora. Tampoco se ha cuestionado en autos que la empresa sea mundialmente conocida o que las marcas con las que trabaja lo sean. Y, finalmente, no existe prueba alguna respecto a otros casos iguales a este, en los cuales la DNPI hubiese actuado de forma diferente. Justamente, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011 . Ésta, en su artículo 22, al regular la oposición de oficio de la DNPI, refiere expresamente a los derechos del consumidor. Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis marcario que viene de desarrollarse y resulta claro en este caso, que los elementos individualmente considerados que presenta la marca en vez de ser distintivos y originales, pueden tender a hacer caer al consumidor en confusión, porque no se configura la asociación de la frase con la persona jurídica que existe detrás, sino, más bien, con un término que pertenece al dominio público idiomático. En definitiva, se concluye que la Administración realizó una correcta valoración de los hechos, normas y reglas que rigen la distintividad marcaria y sus nulidades , motivó su decisión conforme surge de los A.A, aplicando la razonabilidad al caso; por ende, su decisión fue legítima. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1°Turno