Sentencia Definitiva N° 836/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de diciembre de 2006. No. 836 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “OLD NAVY (ITM) INC. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 137/04). RESULTANDO : I) Que a fs. 6, la parte actora solicitó la anulación de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 30/4/2003, por la cual se concedió el registro de la marca “OLD NAVY” Acta No. 327.077, a favor de Jorge Eduardo Jinchuk Heber de Uruguay para proteger los productos comprendidos en la Clase Int. No. 9. Se agravió del acto impugnado, por entender que el mismo ha sido dictado en violación de la regla de derecho. En tal sentido, afirmó que es titular de las marcas: “OLD NAVY” No. 300.445 en las clases ints. 18, 25 y 35, “OLD NAVY BODY CARE”, No. 300.444, en la clase int. 3, y “OLD NAVY CLOTHING CO”, Nos. 290.098 y 273.152, ambas en la clase int. 42. En virtud de dichos registros, es que se opuso al otorgamiento de la marca solicitada. Sostiene que la marca otorgada, es una copia servil de las marcas de su propiedad, y que su identidad es total, siendo que el registrante no buscó distinguir un signo marcario sino adherirse a la reputación ajena, y en consecuencia, la marca solicitada no cumple con las funciones intrínsecas de todo signo para ser registrable. Agregó, a su vez, que las marcas de su propiedad han sido registradas en más de treinta países, por lo que reviste la calidad de “marca notoria” en el sentido restringido, por ende, no pude ser de aplicación el principio de especialidad. Sostiene, además, que el acto impugnado viola lo establecido en el art. 6º de la Ley No. 17.011, por el cual se protege a las marcas registradas, contra nuevas solicitudes de productos iguales o concurrentes, y además por haberse usurpado el nombre comercial de la actora, acorde a lo establecido en el art. 5 num. 6º, de la Ley citada. Concluyó, aseverando que en la especie se ha producido un daño al titular de los registros mencionados, pues en virtud del problema de dilucidación de las marcas, existen dos registros de propietarios diferentes, en mercados muy próximos. Solicitando, en definitiva, que se anule el acto administrativo impugnado. II) Que a fs. 12, compareció la Administración demandada expresando -en resumida síntesis- que el acto administrativo impugnado ha sido dictado acorde a la regla de derecho. Fundó tal temperamento, sosteniendo que no existe el riesgo de confusión pretendido entre la marca solicitada y las prerregistradas propiedad de la actora. En este sentido, afirmó que los productos que protegen ambos registros no son iguales, ni concurrentes, por lo que rige plenamente el principio de especialidad establecido en el art. 11 de la Ley No. 17.011. Agregó que en la especie tampoco son de aplicación las prohibiciones establecidas en los nums. 6 y 7 del art. 5 de la norma citada. Por todo lo que solicitó se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba, fs. 18, agregándose la que luce certificada a fs. 28, y alegaron las partes por su orden fs. 30-36 y 39, respectivamente. IV) Que se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien dictaminó a fs. 42, habiendo girado los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que el accionamiento deducido se dirige a la anulación del acto administrativo por el cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial otorgó la marca “OLD NAVY” a Jorge Jinchuk, de Uruguay, para distinguir productos y servicios de la clase Int. 9 (AA fs. 107). La oposición de la actora en la vía administrativa tanto como sus agravios en esta instancia anulatoria, se fundan en que es propietaria de la marca OLD NAVY en todo el mundo, la que goza de notoriedad internacional. Concretamente en Uruguay tiene registrada dicha marca en las clases internacionales Nos, 18, 25 y 35, y además las marcas OLD NAVY BODY CARE en la clase internacional No. 3, y OLD NAVY CLOTHING CO. en la clase No. 42 al igual que la anterior. Señala que la identidad de nombres con la cuestionada impone analizar la conexión entre los productos, lo que le llevó a rechazar el criterio de la demandada de aplicar el principio de especialidad. A su juicio la marca trasciende el ámbito nacional de protección para alcanzar a otros productos, por lo que el registro impugnado vulnera su derecho a la no concurrencia, admitiendo la usurpación del nombre comercial. La proximidad de los mercados en que operarán las marcas enfrentadas conlleva el riesgo de confusión y de dilución de la marca. Por su parte, la Administración sostiene que es de plena aplicación el principio de especialidad establecido en el art. 11 de la ley 17.011, en tanto los productos a que refieren ambos registros no son iguales ni concurrentes. III) Que el Tribunal, no obstante el dictamen del Procurador del Estado, que propicia la confirmación del acto, habrá de amparar el accionamiento en virtud de considerar de recibo los argumentos desplegados por la actora. En la especie nos encontramos ante una marca cuestionada que se integra con dos palabras que reproducen textualmente el registro anterior del cual es titular la actora. Y si bien es cierto que los productos protegidos por la marca concedida pertenecen a la clase No. 9, sobre la cual la actora no tiene protección registral, resulta indudable la existencia de una relación o nexo entre tales productos y algunos de los amparados por el registro previo de la actora. Ello entraña un riesgo cierto de confusión indirecta, por cuanto es posible que los consumidores adquieran los productos que Jinchuk ponga en el mercado, fundamentalmente anteojos e insumos ópticos, entendiendo que se trata de productos de OLD NAVY INC. A simple modo de comparación puede mencionarse que marcas de renombre mundial en el campo de la vestimenta y de la moda, como ARMANI o GUCCI, también tienen en el mercado anteojos para sol y armazones para lentes de receta. Siendo que la actora prerregistró su marca para varios productos del rubro vestimenta y accesorios, debe admitirse que el riesgo de confusión es cierto, con altas posibilidades de verificarse efectivamente en el mercado consumidor. Por tanto, además de la confundibilidad derivada de las similitudes gráficas y fonéticas, se lesionarían derechos del consumidor, quien podría tomar esa marca como proveniente del mismo origen empresarial. Las reglas clásicas de juzgamiento indican: a) que la confusión resulte de la impresión de conjunto despertado por las marcas; b) que las marcas deben analizarse sucesiva y no simultáneamente, c) que deben apreciarse desde la posición del consumidor presunto, teniendo en cuenta la naturaleza del producto o del servicio; d) que deben observarse las semejanzas y no las diferencias (Cfr. RIPPE, S. “La propiedad industrial en el Uruguay” pág. 313 y ss, particularmente pág. 322; GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. “Manual teórico-práctico de marcas” pÁg. 87 y ss.; Sents. 648/96; 118/02; 663/04 y Sent. 255/05). En mérito al desarrollo precedente, el Tribunal entiende que la marca concedida OLD NAVY carece de capacidad distintiva con relación a la prerregistrada, también OLD NAVY, aun cuando los registros refieren a distintas clases de productos y servicios. IV) La notoriedad mundial de la marca, que la actora ha acreditado mediante la profusa documentación adjunta, constituye un elemento adicional al mero registro marcario, que confiere una particular extensión de la protección natural que otorga la ley. Ello deriva como fundamento de excepción respecto del principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la ley 17.011, que invocó la demandada en respuesta a la pretensión anulatoria. En efecto, la citada norma establece que el registro otorga la propiedad exclusiva de la marca “…con relación a los productos y servicios para los que hubiera sido solicitada”. Con lo cual se ha sostenido la legitimidad de registrar la misma marca cuando identifican productos integrados en clases diferentes (Cfr. Sent. 402/05 en Anuario de D. Administrativo T. XIII pag. 459 c. 391). Sin embargo, la doctrina entiende que ese principio cede ante situaciones de excepción, tales como los casos de confusión indirecta derivada de tratarse de productos relacionados que atienden similares necesidades, o los casos de nombres comerciales notorios (Cfr. RIPPE, S. “Manual Teórico-Práctico de Marcas” págs. 24 y 25). De tal modo, a través de una manera más estricta de efectuar el cotejo entre las marcas, se trata de evitar eventualmente el aprovechamiento indebido de la notoriedad de una marca prerregistrada (Cfr. Sent. 483/05 en Anuario citado pág. 456, c. 386). Por los expresados fundamentos, el Tribunal FALLA : Anulando el acto impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi (r.), Dr. Preza, Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).