Sentencia Definitiva N° 725/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de octubre de 2006. No. 725 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOUZA CRUZ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 160/03). RESULTANDO : I) Que a fs. 6 compareció Eduardo Lapenne en representación de SOUZA CRUZ S.A., demandando la nulidad de la resolución de fecha 10 de diciembre de 2002, de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que revoca la resolución de 17 de abril de 2002, en cuanto concede el registro de la marca “etiqueta”, a favor de la firma SOUZA CRUZ S.A., de Brasil, solicitada bajo Acta 311.662, para la clase Int. 34. Historió que Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz, en una actitud desleal, se ha apropiado de varios signos de su representada, intentando impedir su registro en el Uruguay; que es titular de la marca “DERBY CLUB” en Brasil desde el año 1922, pero no pudo registrarla en Uruguay debido a que Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz se apropió del signo de su mandante, impidiendo su registro en el Uruguay, así como las marcas RITZ, CARLTON Y CONTINENTAL, entre otras. Expresó que la marca de su representada, es un signo constituido por una etiqueta que contiene un rectángulo cuyo lado inferior tiene forma de flecha invertida, y en su interior aparece la figura de dos caballos rampantes, sosteniendo un escudo coronado, apoyados sobre una banda. Inmediatamente debajo, del lado con forma de flecha, aparece un pequeño rectángulo de tono oscuro, y los elementos gráficos contenidos en los signos opositores son completamente diferentes; y lo único que tienen en común es la presencia de animales rampantes, que también son diferentes, así como colores y figuras distintas, imposibles de confundir. Afirmó que casi todas las cajillas de cigarrillos contienen animales rampantes, con lo que ninguno puede reclamar derechos exclusivos sobre los mismos, posición compartida por el Tribunal en sentencia No. 13 del 13 de abril de 1998. Agregó que el consumidor de cigarrillos es un consumidor especialmente atento, por lo que el riesgo de confusión entre los signos es nulo. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que conferido el correspondiente traslado (fs. 17), compareció a fs. 18 la demandada, contestando la demanda. Sostuvo que entre las marcas en pugna no se presentan las claras diferencias que requiere el art. 6 de la ley 17.011. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que a fs. 24 compareció Eduardo Mezzera por COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A., solicitando se rechace la demanda por ser la marca solicitada y denegada, la reproducción de una marca de su mandante. IV) Que abierto el juicio a prueba (fs. 32), se produjo la que luce certificada a fs. 46. V) Que alegaron de bien probado las partes, por su orden (fs. 48/52; 54 y 57/60). VI) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la confirmación del acto impugnado (Dictamen No. 160/03). VII) Se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos, para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto (arts. 36 D.L. 15.524 y 9 ley 15.869). II) Se procesa en autos, la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 10/12/02, en cuanto revocó la resolución de fecha 17/4/02, que había concedido el registro de la marca ETIQUETA, Acta No. 311.662 a favor de la firma SOUZA CRUZ S.A. de Brasil, para proteger productos de la Clase int. 34, según emerge de los antecedentes administrativos a fs. 72. Durante el trámite administrativo de marras, se opuso al registro quien comparece en esta causa, como tercerista; concretamente, Compañía Industrial de Tabaco Monte Paz, en mérito a sus 9 marcas previamente concedidas, a saber: ACTAS Nos. 261.017, 281.796 a 281.799 y 302.175 a 302.178. Emerge de estos obrados, que la acción anulatoria se entabló en plazo, siendo aplicable en la especie, el art. 36 del decreto-ley 15.524. Y bien, la resolución que motiva la pretensión anulatoria, se basó en que el registro, verificado por ACTA No. 261.017, resultó anulado. III) El Tribunal debe abocarse a una controversia más, planteadas por las Compañías Tabacaleras y en su permanente afán de que la DNPI registre nuevas marcas. Al mismo tiempo, al momento de decidir la “questio”, la Sala reconoce la particular opinabilidad que siempre involucran los temas del Derecho Marcario. Aún así, se adoptará posición. Corresponde analizar pues, si las marcas en pugna presentan o no, las claras diferencias a las que alude el art. 6o. de la ley 17.011. En este panorama, en sí complejo, el Cuerpo afronta múltiples accionamientos, donde están en juego marcas figurativas, con elementos similares, que se conceden, se revocan y posteriormente son objeto de acción anulatoria. Así las cosas y en lo que refiere concretamente a la marca que se cuestiona “Etiqueta” -Acta No. 311.662- la misma está constituida por un rectángulo cuyo lado inferior tiene forma de flecha invertida y en su interior presenta la figura de dos caballos rampantes, sosteniendo un escudo, apoyado sobre una banda; y en la parte posterior de la imagen, un rectángulo pequeño (ver fs. 31 en rojo de los A.A.). Entonces, si bien es cierto que algunos de los elementos descriptos, particularmente, caballos o leones rampantes, en sectores laterales de un escudo, figuran en variadas etiquetas de estos productos -cigarrillos- también es cierto que, cada etiqueta, por su diseño y por los colores y signos empleados, presentan características propias que aventan toda confundibilidad. En otros términos, los referidos elementos figuran en variadas etiquetas de estos productos; y no puede negarse el hecho de que si están presentes en varias, como elemento caracterizante, bien pueden estar aquí formando parte de otro diseño que, en términos generales posee distintividad. IV) Luego, lo que resulta determinante en la decisión que se adopta en la causa, es la figura del consumidor de cigarrillos, siempre atento que, ante un producto de alcance masivo, aparece éste como un “consumidor selectivo o discriminador ”; esto es, emerge de la lógica y de la experiencia, que el comprador habitual de cigarrillos, prefiere o quiere una marca determinada y está muy atento, al momento de adquirir el producto. Esta característica, propia del consumidor de cigarrillos, es objeto de particular análisis, por un destacado especialista en el Derecho Marcario: “En tal sentido, pueden existir productos de “consumo masivo”, para los que el comprador es -sin embargo- muy atento, selectivo y discriminador. Por ejemplo los cigarrillos. El fumador difícilmente confundirá la marca de cigarrillos que fuma con otra. Sirva como ilustración una breve cita de la Sentencia del T.C.A., No. 374 de fecha 9 de noviembre de 1987, donde se dijo: “...el fumador no es un comprador inavisado, pues lo común y normal es que cada uno de ellos consuma la marca de su preferencia, que acostumbra a distinguir de las demás que se hallan en el mercado, con marcada facilidad” (Cf. Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico-Práctico de Marcas” -Segunda edición- ps. 89-90). V) En síntesis, el Tribunal en mayoría y aún reconociendo la opinabilidad que implica adoptar posición en una contienda de Derecho Marcario, asume en la sub-causa, la serena convicción de que, la marca cuyo registro se impetra -y que motivara la resolución denegatoria cuya anulación se solicita- no engendra una situación de confundibilidad (art. 6o. de la ley 17.011). Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, arts. 24 y 25 del decreto-ley 15.524, el Tribunal, en mayoría legal FALLA : Acogiendo la demanda; y en su mérito, decrétase la nulidad de la resolución impugnada. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la cantidad de $ 14.000 (pesos uruguayos catorce mil) a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Preza (r.), Dr. Harriague (d.). Dr. Calleriza (Sec. Letrado). Discordia del Dr. Harriague: Discorde. A fs. 43 a 52 de los A.A. lucen agregadas las solicitudes de las marcas pre-registradas de la tercerista, todas mixtas o figurativas, que tiene como común denominador diseños de caballos o leones con escudos o banderas. Cotejados los distintos registros marcarios, advierto posibilidades de confundibilidad del registro 311.662 con respecto al acta 261.017 (fs. 43 A.A.). Dicho registro, ya había sido objeto de contienda, recayendo la sentencia de esta Sede No. 13, del 6/2/06, por la cual el Tribunal en mayoría, anuló el acto de la DNPI que había revocado la resolución por la cual se había anulado el registro de la marca “Derby Internacional” (etq), acta 261.017, propiedad de Compañía Industrial de Tabacos Montepaz. El suscrito fue discorde con aquel fallo; pero atento a que la legitimidad de un acto debe evaluarse al momento de su dictado, momento en el cual el fallo anulatorio señalado no existía; por razones de coherencia, se pronunciará discorde también en este fallo, remitiéndose a parte de la fundamentación esgrimida en aquella oportunidad: “Pero si bien La Republicana registra “Derby Internacional” (1983), con posterioridad a la “Derby Club” de Souza Cruz (1922); la actora registra el emblema de los dos caballos rampantes y en iguales colores (1992-1993), varios años después que la tercerista (registro de 1983, solicitado en 1978), para las cajillas de cigarrillos Derby que lanza al mercado en 1993, siendo que su registro constaba de otro diseño anteriormente (surge de los Antecedentes Administrativos, el dibujo de un caballo corriendo y un círculo, como diseño de la marca “Derby Club” en 1982). Inclusive, el no uso de la marca por la empresa uruguaya no fue obstáculo para que la empresa brasileña registrara un emblema prácticamente idéntico al de la nacional y que, al decir de Sciarra recogido por Gutiérrez Carrau (Manual Teórico Práctico de Marcas. Segunda edición. Pág. 97), “no ha podido ser concebido sin tener a la vista el signo ajeno”, condición para que se configure la “piratería marcaria”. Esto refuerza la característica de estas empresas, de conocer los registros ajenos (más allá de su uso y propaganda en el mercado). Es más, la marca “Derby Internacional”, puede haberse creado teniendo en cuenta la locución Derby; o puede ser copia de otra marca, pero no necesariamente la de la actora sino de la marca “Derby” registrada por La Republicana en 1968 que, a su vez, puede haber sido inspirada en aquella preexistente en Uruguay y cuyo registro había vencido”. Pues bien, cotejando los dos diseños (actas 311.662 y 261.017 de la actora y de la tercerista, respectivamente),se advierten grandes similitudes en la figura, consistente en dos caballos rampantes sosteniendo un escudo. Si bien es cierto que abundan similares diseños en el mercado de cigarrillos, es también cierto que Monte Paz registró esa marca con anterioridad a la pretendida por Souza Cruz. Y, comparando ambas figuras, no puede dudarse de la gran similitud existente en los diseños, lo que puede dar lugar a confusión; cuestión que en virtud de lo dispuesto por el art. 6 de la ley 17.011, debe evitarse a fin de acceder al registro marcario solicitado.