Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno
Sentencia Definitiva N° 185/2026
6 de mayo de 2026
- Ficha (IUE)
- 333/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Hace lugar o condena
- Firmantes
- Dr. Nicolás Pallas –
- Redactor
- Dr. Nicolás Pallas –
- Fallo: anula
Texto de la sentencia
Montevideo, 6 de mayo de 2026
SENTENCIA DEFINITIV A Nº 185/2026
VISTOS:
Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ AA CONTRA
ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.
ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 333/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, actuando el Juez Subrogante, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar.
RESULTANDO:
1) Que, con fecha 26 de mayo de 2025, se presenta AA., representada por la Dra. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 24 de julio del 2024, por la cual la Administración actuante concedió el registro de la marca “DEVOTO YA!” (mixta) sin derechos privativos sobre el término “YA!” a CC para distinguir productos y servicios en las clases internacionales 35 y 43 (fs. 4).
2) En su demanda (fs. 11 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad.
En primer lugar, señala que es explica que es titular de la reconocida familia de marcas de PEDIDOSYA, algunas denominativas y otras mixtas, en diferentes clases, con y sin derechos privativos, agregando que la notoriedad de la familia de marcas fue reconocida por Sentencia N° 116/2025 dictada por el TCA. (Fs. 13 a 14), por lo que dedujo oposición ante la solicitud de inscripción de la marca “DEVOTO YA”.
Sobre el fondo del asunto, sostiene que el uso del término “YA” “en forma no autorizada” supone un beneficio ilícito para CC (fs. 14 vto.) pues se estaría aprovechando del prestigio de la accionante, el que abarca varias jurisdicciones y supone una importante notoriedad que hace irregistrable la marca “DEVOTO YA!” (fs. 17) . También sostiene que el renombre de sus marcas hace inaplicable el principio de especialidad (fs. 17 vto.).
Asimismo, afirma que el término “ya” es ideológicamente evocativo de los servicios que brinda la accionante (fs. 18 y 18 vto.) ;
agregando que el uso que CC pretende hacer es consecuencial a la ruptura de la relación comercial trabada entre las empresas en 2019, la que llegó a incluir la exclusividad (fs. 18 vto. a 20). Así, entiende que CC desarrolla un accionar desleal, contrario a la buena fe, haciendo uso de una marca prestigiosa para ingresar en un segmento de mercado específico e innovador, en un intento de aprovechamiento del prestigio, reputación, imagen, goodwill y posicionamiento comercial de la accionante (fs. 22 vto.).
Por otra parte, sostiene que las marcas son confundibles desde la mirada del consumidor y entiende que el caso supone “confundibilidad directa” e ideológica (fs. 23 vto. a 25). También argumenta que sus marcas han adquirido significación secundaria, generando inmediata asociación con el servicio prestado (fs. 26 a 27). De tal manera, entiende que el acto se encuentra viciado en sus motivos por no apreciar las circunstancias fácticas y jurídicas adecuadamente, a lo que se agrega que se negó el diligenciamiento de la prueba ofrecida en la vía administrativa, lo que afectó el debido proceso y la verdad material (fs. 32 a 34).
Por último, se releva que la accionante convoca la presunción de ilegitimidad contenida en el art. 47 del CCA (fs. 12).
3) Conferido traslado por Decreto Nº 568/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM), con fecha 30 de junio de 2025, (fs. 3 9 y ss.), representad o por la Dra. Lourdes Delgado , defendiendo el acto impugnado.
En tal sentido, sostuvo, en primer lugar, que la accionante pretende apropiarse del término “YA”, que es un término de uso común, carente de novedad y distintividad, sobre el que no tiene derechos privativos, pues las marcas están concedidas sobre el conjunto “PEDIDOSYA” y no sobre los términos que la componen. Así, entiende que no es confundible la marca registrada con la de la accionante por compartir el término “YA”, el que es de uso común y se encuentra presente en otras marcas (fs. 41 vto. a 44).
En cuanto a la relación comercial preexistente entre las empresas, sostiene que le corresponde proteger el sistema marcario, y que los conflictos privados deben resolverse en otro ámbito (fs. 44 vto.). Agrega que la confusión no se daría en los consumidores que conocen ampliamente ambas marcas, y porque los conjuntos marcarios son completamente diferentes, incluso ideológicamente (fs. 46). En cuanto al error en los motivos, entiende que el acto fue ajustado a los hechos y al derecho (fs. 47 vto.); y respecto al debido proceso y la verdad material, afirma que la apertura a prueba es facultativa y en el caso, se entendió que no correspondía tal etapa por ser un tema de puro derecho (fs. 48). A su vez, cita lo resuelto por el TCA en Sentencia N° 172/2025, como un antecedente idéntico al presente (fs. 48 a 49 vto.).
4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de CC.
como tercero, de lo cual se confirió traslado al actor (Decreto N° 836/2025), el que no fue evacuado, y por Decreto N° 971/2025 se admitió su incorporación al proceso.
El tercerista compareció a fs. 72 y ss., defendiendo la legitimidad del acto, coincidiendo con los informes producidos por la DNPI durante el procedimiento administrativo. De tal manera, explica que las marcas pueden coexistir pacíficamente y que la partícula “YA” es débil y de uso común (fs.
74), agregando que la notoriedad de la marca no le confiere derecho absoluto sobre los términos que la componen (fs. 74 vto.), siendo “YA” es un término descriptivo de los servicios que se ofrecen.
También defiende que “DEVOTO” es una marca notoria, lo que dificulta aún más la confundibilidad marcaria, la que tampoco puede fundarse ni en la similitud de los signos ni en las probabilidades de confusión (fs. 75 a 76 vto.). A su vez, releva las marcas inscriptas a nombre de la actora, para fundar la inexistencia de derechos privativos sobre el término “YA”, el que además figura en varias marcas de las clases 35 y 43, agregando que no corresponde desmembrar el término, pues la marca se ha registrado respecto del conjunto (fs. 77 a 78). Luego, cita jurisprudencia del TCA relativa a casos en que se ha cuestionado el uso de dicho término (fs. 78 vto. y 79).
Por otra parte, en relación con la conducta empresarial cuestionada por la accionante, sostiene que son ajenas a este ámbito jurisdiccional y que los acuerdos privados entre las empresas no alteran el ámbito de protección del Derecho marcario (fs. 79 vto. a 80 vto.) . Por último, en relación con la significación secundaria, se niega que se haya verificado respecto al término “YA” y alega que, en todo caso, ello debe probarse acabadamente, y que ello solo podría verificarse respecto a “PEDIDOSYA” y no al solo término “YA” que no puede ser monopolizado (fs. 81).
5) Con fecha 24 de setiembre de 2025, por Decreto Nº 1561/2025 se abrió el expediente a la etapa probatoria.
En tal oportunidad, se presentó el demandado MIEM (fs. 8 6) ofreciendo las resultancias de autos y la documental (AA) ya aportada .
Luego, se presentó la actora (fs. 198 y ss.) adjuntando prueba documental (fs. 89 a 197 vto.); mientras que el tercerista no ofreció prueba. Tras ello, se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto N° 1785/2025) sin que las partes comparecieran (fs. 203).
Con fecha 2 0 de noviembre de 2025, se dictó la Sentencia Interlocutoria Nº 320/2025 respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos (art. 166 del CCA), y alegaron las partes y el tercerista (fs. 213 y ss., fs. 223 y ss., y fs. 228 y ss., respectivamente).
6) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 18 de marzo de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA.
7) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026. En tal carácter, y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley Nº 15.750, el art. 209 del CGP y el art.
183 del CCA, se dicta la presente sentencia en tiempo y forma.
CONSIDERANDO:
1) La Sede acogerá la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, anulará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción.
La acción de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la DNPI el 24 de julio del 2024 en el expediente N° 534235 (fs. 4).
Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los requisitos de admisibilidad respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto:
(a) El acto administrativo contra el cual se accion a es definitivo, esto es, que a su respecto se ha agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que correspondan y que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Ad ministración incumplido pronunciarse y n otificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
En el caso, surge de los dichos de ambas partes y de los Antecedentes Administrativos, que la Resolución fue notificada personalmente el 7 de agosto de 2024 (fs. 6) y se presentaron los recursos de revocación y jerárquico con fecha 12 de agosto de 2024 (fs. 507 a 538 de los
AA).
La Administración no se pronunció sobre los recursos, habiéndose agotado tácitamente la vía administrativa mediante el transcurso de 200 días desde su interposición, esto es, el 28 de febrero de 2025.
(b) Que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo , esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y que no hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA.
En el caso, la demanda de nulidad fue presentada con fecha 26 de mayo de 2025, de forma tempestiva (fs. 11 y ss.).
(c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto.
En ese sentido, el objeto de esta litis es la declaración de nulidad de un a Resolución a la que , el propio actor, en sede administrativa, compareció activamente oponiéndose al registro de la marca de referencia, invocando la existencia de signos confundibles y competencia desleal, y, por ende, la eventual afectación de su esfera jurídica.
3) Objeto del proceso y de la prueba.
Tal como puede apreciarse de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso consentida por éstas (Sentencia Interlocutoria 320/2025), la cuestión de debate se centra en «determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 24 de julio del 2024 en el expediente N°534235 , lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos».
Por tanto, el objeto de la prueba fue fijado en: «i) si el acto se encuentra viciado en sus motivos; (ii) si las marcas en pugna son confundibles; (iii) si la notoriedad de “PEDIDOSYA” hace irregistrable la marca atacada o si existen causales de nulidad en la registración atacada, en relación con la naturaleza del término cuestionado (esto es, si es o no de uso común, así como si existe en él novedad, fantasía, distintividad, especialidad, etc.) o por la existencia de un supuesto de concurrencia desleal; (iv) si existe “secondary meaning” adquirido por el término en relación con “PEDIDOSYA” que obste a la registración impugnada; (v) si se vulneró el debido proceso o el principio de verdad material».
4) Valoración de la prueba y los hechos que se debaten en el presente.
Tal como se desprende de los Antecedentes Administrativos, de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso en la Sentencia Interlocutoria 320/2025, es posible identificar los tres puntos centrales (de fondo) de debate planteados por las partes:
(i) Si la marca PEDIDOSYA ” y su familia de marcas son confundibles con la marca “ DEVOTO YA! ”, por alguna de las causales legales;
(ii) Si la marca DEVOTO YA! es irregistrable, por alguna de las causales legales; y (iii) Si el titular de la marca “ DEVOTO YA! ” está compitiendo deslealmente con el titular de la marca “ PEDIDOS YA” de forma que suponga la nulidad del registro de su marca.
Se incluyen, al mismo tiempo, cuestiones de ilegitimidad del procedimiento administrativos (debido proceso y verdad material) Del análisis de la prueba (los Antecedentes Administrativos y la prueba documental agregada por las partes) se puede apreciar lo siguiente:
En el Expediente N° 2025 -8-4-0000146 (AA), a fs. 3 y 4 se ingresa la solicitud de registro de marca por CC sobre la marca MIXTA - DEVOTO YA!, para las clases internacionales 35 y 43. Se adjunta imagen de la misma, indicando que los colores son amarillo, azul y blanco.
De fs. 6 a 485 de los AA se presenta o posición al registro de la marca, por AA en base a sus marcas ya registradas de “PEDIDOS YA” , detallando las marcas registradas y los fundamentos de su oposición.
Expresa que: « El signo solicitado no solo infringe los derechos marcarios de mi representada, en tanto ésta tiene una gran serie de marcas registradas en las Clases Internacionales Nro. 35 y 43, sino que ideológicamente evoca los servicios que brinda mi representada, en tanto la marca contiene uno de los términos principales de las Marcas de PeYa, esto es, el término “YA”, que alude a la rapidez de entrega de productos, elementos que caracterizan a las Marcas de mi representada (…) mi representada tomó conocimiento de que CC se encontraba utilizando el sigo “Devoto Ya” antes de que la marca fuera solicitada (…) A raíz de esto, mi representada solicitó con fecha 2 de febrero de 2022 la citación a conciliación de CC (…) tenemos la fuerte convicción que el único fin que tiene la contraparte es aprovecharse de la notoriedad –y del renombre- de las Marcas de PeYa, máxime cuando entre las partes existía una relación comercial originada en el Acuerdo suscripto con fecha 15 de marzo de 2019 (…) Si bien los términos “PEDIDOS” y “YA”, inicialmente, pudieron ser entendidos como descriptivos (o genéricos) al momento de su solicitud, mediante su uso intensivo, a través del tiempo, el consumidor nacional y regional, actualmente los reconoce sin dificultad alguna como una marca registrada, para identificar los servicios que brinda mi representada (…) el uso por parte de la contraria de su signo pone de manifiesto la intención de confundir el recuerdo que el consumidor mantiene de las Marcas de mi representada, porque precisamente describe el servicio que brinda AA; todo ello con el único y claro objetivo de obtener un provecho injusto mediante la confusión del público consumidor con el propósito de crear una asociación con el prestigio de las Marcas de mi representada».
A fs. 486, se informa por la DNPI el 27/12/2022, que a la fecha se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en la Ley Nº 17.011 respecto a la solicitud de Registro de Marca, a su vez, se ha recibido en tiempo y forma oposición de terceros a dicha solicitud de registro Otorgada vista al solicitante (fs. 487 de los AA), presenta escrito de fs. 494 a 500, solicitando se registre la marca, rechazando los argumentos del opositor, señalando que no existe riesgo alguno de confusión, dado que, como ya indicó la DNPI con anterioridad «los términos “PEDIDOS” y “YA” eran “comunes y vulgares, que se utilizan en el comercio, genéricos tanto para los consumidores como para los empresarios para designar dicho tipo de servicios de pedido de comida para la clase 35 y 43; indican su naturaleza, género o especie; carecen de fantasía, no tienen novedad, distintividad ni especialidad” (…) que, al contener la marca de mi mandante el término DEVOTO, automáticamente lo relacionará con la marca notoriamente conocida de DEVOTO y los productos/servicios a los que se vincula. Que ambos signos en pugna contengan el término YA al final no implica ningún tipo de reproducción o imitación: en primer lugar, porque lo determinante es la notoriedad del término DEVOTO (el cual evitará cualquier tipo de riesgo confusorio con PEDIDOS YA). Incluso, de reconocerse que PEDIDOS YA es notoria, menos vinculación aún existe entre ambas marcas ya que al ser ambas notorias, son fácilmente diferenciables por el consumidor (…) De esta forma, entender que el término YA es comúnmente utilizado para describir determinado tipo de servicios/productos con determinadas cualidades (como puede ser la rapidez, precios rebajados, entre otros). De esta forma, el único punto de contacto entre la marca de mi mandante y la opositora no es apropiable por ninguna de ellas. La marca opositora pretende adueñarse del término, no permitiendo que otros como mi mandante hagan uso del mismo. Esto es una clara vulneración de los derechos de mi representa da y de resolverse a favor de la oposición, se generaría una antecedente injusto y antijurídico».
La Asesoría Letrada del MIEM (fs. 501 a 504), el 19 de julio de 2024, sugiere rechazar la oposición de la hoy actora, destacando que: «En cuanto al análisis, consideramos que la marca solicitada ( DEVOTO YA! - mixta) es desemejante a las marcas por las cuales se dedujo oposición.
Desde una perspectiva ortográfica presentan diferencias, dado que el comienzo que es generalmente lo que mayor retienen los consumidores es diferente. Esto genera, como consecuencia que fonéticamente se perciban disimiles al ser pronunciadas (…) Por otra parte, cabe enfatizar que la partícula “ YA” es de naturaleza débil . Es utilizada por infinidad de consumidores en las clases internacionales solicitadas (…) Por otra parte, el signo de autos al ser de naturaleza mixta , posee elementos adicionales (color, logo, figura, tipografía) que le imprimen distintividad suficiente para poder distinguirse de las marcas opositoras (…) Asimismo, cabe agregar que es un hecho notorio que las marcas DEVOTO y PEDIDOS YA son conocidas por los consumidores en nuestro país. En este sentido, y considerando todo lo anteriormente expuesto, el dicente entiende que sería poco probable que se pueda configurar riesgo de asociación (…)”. Concluyendo finalmente, que se aconseja no hacer lugar a la oposición de tercero y conceder el registro de la marca a DEVOTO».
A fs. 506 de los AA luce la Resolución de la DNPI impugnada, concediendo el registro de la marca DEVOTO YA! (mixta), sin derechos privativos sobre los términos YA!, a favor de CC, para distinguir los productos/servicios comprendidos para las clases 35 y 43.
Interpuestos los recursos correspondientes (fs. 507 a 538), y, evacuado el traslado de los mismos por CC (fs. 728 a 732), la Administración no dispuso su resolución.
En autos, adicionalmente, la parte actora agregó diversa prueba documental para acreditar sus pretensiones de fs. 8 9 a 197 vto., donde se incluyen notas de prensa y redes sociales sobre la notoriedad de su familia de marcas, una citación a conciliación y un contrato preliminar entre las empresas que participan de este proceso, así como diferentes facturas de servicios prestados también entre estas empresas En definitiva, de la valoración conjunta de la prueba producida, se desprende que el debate ha quedado esencialmente circunscripto a la eventual confundibilidad entre los signos en pugna, así como a la existencia de actos de competencia desleal que potencialmente hayan llevado a la registración y que pudieran ser aptos para su rechazo.
La Sede tiene por acreditados los siguientes extremos relevantes para la decisión del litigio:
(i) En primer lugar, se encuentra fuera de controversia que la parte actora es titular de una familia de marcas “PEDIDOSYA”, con presencia sostenida en el mercado nacional y regional, circunstancia que ha sido reforzada con documentación relativa a su posicionamiento, difusión y uso intensivo, así como con la referencia a pronunciamientos jurisdiccionales que han reconocido su notoriedad.
(ii) En segundo término, surge acreditado que la marca “DEVOTO YA!” fue solicitada y posteriormente concedida para las clases 35 y 43, en un contexto en el cual existió una relación comercial previa entre las partes, que incluyó , según la documental agregada , acuerdos de colaboración e incluso esquemas de exclusividad en determinados períodos.
Este dato no resulta neutro, en tanto revela un conocimiento efectivo por parte del solicitante respecto del posicionamiento, lógica comercial y elementos distintivos de la actora.
(iii) En tercer lugar, se constata que el elemento “YA” constituye, en abstracto, un término de uso común o débil desde el punto de vista marcario; sin embargo, la prueba aportada permite concluir que, en el contexto específico del mercado de plataformas de entrega inmediata , dicho término ha adquirido una carga evocativa particularmente intensa asociada a la actora, extremo que, si bien no alcanza a configurar por sí solo un derecho privativo autónomo, incide en la valoración del conjunto fáctico.
5) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes.
A juicio de esta Sede, como se adelantó, la controversia debe resolverse a partir de la correcta aplicación de los criterios jurídicos en materia marcaria, particularmente aquellos vinculados al riesgo de confusión y a la configuración de actos de competencia desleal, a la luz de la normativa vigente.
Del análisis de obrados, no se ha acreditado de forma suficiente la existencia de confundibilidad marcaria en sentido técnico, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, apreciados los signos en su conjunto y desde la perspectiva del consumidor medio. Ni tampoco surge configurada una causal de irregistrabilidad autónoma basada exclusivamente en la naturaleza del signo, en tanto la DNPI actuó dentro de los márgenes interpretativos razonables de la Ley Nº 17.011 al considerar la debilidad del término “YA”.
Tampoco se acreditó vulneración al debido proceso administrativo ni al principio de verdad material, desde que la apertura a prueba constituye una potestad discrecional de la Administración en supuestos como el de autos.
Sin embargo, de la apreciación integral del caso sí emerge, con el grado de convicción exigible en esta sede, la configuración de un supuesto de competencia desleal en sentido objetivo , derivado de la conjunción de elementos que, considerados aisladamente, podrían resultar insuficientes, pero que en su conjunto revelan una estrategia de posicionamiento que hace nulo el registro de la marca.
5.1) Sobre si existe confundibilidad entre “PEDIDOSYA” y su familia de marcas y “DEVOTO YA!”.
El análisis de confundibilidad marcaria constituye el eje central del presente litigio, debiendo efectuarse conforme a los parámetros establecidos en la Ley Nº 17.011, en particular sus arts. 5, 6 y 20, que vedan el registro de signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios, permitiendo a los terceros presentar oposición.
En efecto, en lo que tiene que ver con el planteo de la parte actora, deben tenerse en cuenta el art. 5 numerales 6 y 7 de la Ley Nº 17.011, que nulifica: «6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial ; 7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal» Y el art. 6, sobre la confundibilidad: « Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes».
En el caso en cuestión, la parte actora reclama, primero, la confundibilidad entre las marcas “ PEDIDOS YA” y su familia de marcas notorias y “DEVOTO YA!”.
La confundibilidad “tiene que ver con la probabilidad de que dos signos marcarios se asemejen entre sí de forma que induzcan a confusión al público consumidor, o puedan hacerlo” (MERLINSKI, R. y SALA VERRY ,
L., Las marcas en el Uruguay . AMF, 2000, p. 35). En esa línea, se ha sostenido de forma pacífica que el juicio de confundibilidad debe realizarse a partir de una apreciación global del signo, atendiendo a sus aspectos fonéticos, gráficos y conceptuales, así como a la impresión de conjunto que genera en el consumidor medio de l sector pertinente, quien no realiza un examen analítico sino sintético de las marcas en conflicto. (Cfme.
GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. Manual teórico-práctico de marcas . UM, 2009, pp. 87 y ss.).
Siguiendo estas consideraciones, señaló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sent. 393/2025 , que « al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en er ror al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 - 88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS;
"Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357 -358)». (Cfme.
también Sents. 98/2026, 741/2023, 628/2019, entre otras).
En el caso de autos, del análisis conjunto de los elementos probatorios y de los antecedentes administrativos, no se advierte la configuración de un riesgo de confusión en los términos exigidos por la normativa aplicable.
De esta manera, siguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS: «Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva (…) el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) (…) Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor . (BERTONE, L. E.
y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., Derecho de Marcas. Tomo II .
2003, p. 46).
(a) Desde el punto de vista fonético, las marcas “PEDIDOSYA” y “DEVOTO YA!” presentan diferencias perceptibles en su estructura sonora, particularmente en su inicio , y en su separación de palabras , lo cual incide de forma relevante en la percepción del consumidor.
Asiste razón al tercerista en cuanto a que las marcas impresionan de diferente manera por «la inclusión del término “DEVOTO” (…) le otorga al conjunto la distintividad suficiente» (fs. 77).
(b) En el plano gráfico u ortográfico , las diferencias en la composición de los signos, tanto en su extensión determinan una impresión visual diferenciada.
La inclusión del término “DEVOTO” al inicio, d e fuerte carga distintiva propia, determina una configuración visual autónoma.
Coincidiendo aquí con lo señalado oportunamente por la Asesoría Letrada del MIEM en el expediente administrativo (fs. 503 de los AA): « En cuanto al análisis, consideramos que la marca solicitada ( DEVOTO YA! - mixta) e s desemejante a las marcas por las cuales se dedujo oposición.
Desde una perspectiva ortográfica presentan diferencias, dado que el comienzo que es generalmente lo que mayor retienen los consumidores es diferente. Esto genera, como consecuencia que fonéticamente se perciban disimiles al ser pronunciadas.
En igual sentido, RIPPE manifiesta: “Es un hecho de psicología aplicada que el consumidor retiene con más vigor las sílabas iniciales de una denominación, por ser las que se destacan primero y de la manera más nítida”. (el destacado me pertenece).
Por otra parte, cabe enfatizar que la partícula “ YA” es de naturaleza débil. Es utilizada por infinidad de consumidores en las clases internacionales solicitadas».
(c) Incluso a nivel conceptual, los signos remiten a ideas y cosas distintas, lo que refuerza su individualización en el tráfico económico.
Mientras “PEDIDOSYA” remite a una plataforma de intermediación de pedidos, “DEVOTO” se asocia inmediatamente a una cadena supermercadista ampliamente conocida en el medio local. Al menos, en una primera impresión.
En este contexto, y aun considerando la notoriedad alegada por ambas partes, no se verifica un riesgo de confusión en los términos exigidos por los arts. 5 y 6 de la Ley Nº 17.011.
En efecto, no basta la mera semejanza parcial entre signos (el final YA), sino que es necesario que exista un riesgo real, efectivo y jurídicamente relevante de confusión , lo cual debe evaluarse en función de las circunstancias concretas del caso, incluyendo la naturaleza de los productos o servicios involucrados y el grado de atención del consumidor medio.
Como señala OTAMENDI: «Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que ‘a los fines de resolv er la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultar comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa» (OTAMENDI, J. Derecho de marcas. Lexis Nexis Abeledo – Perrot, 2002, p. 184).
En el caso, no se configuran los presupuestos necesarios para concluir que la coexistencia de los signos en el mercado genere un riesgo de confusión jurídicamente relevante que justifique, por tal razón, la anulación del acto impugnado.
5.2) Sobre si existe irregistrabilidad de la marca DEVOTO
YA!.
Adicionalmente a la sola confundibilidad, la actora aduce que la marca DEVOTO YA! adolece de irregistrabilidad por cuanto: (a) su marca es notoria lo que impide a CC registrar la suya u, obtuvo una significación secundaria y (b) la propia marca DEVOTO YA! no tiene las características necesarias para ser registrada, por falta de novedad, fantasía, distintividad y similar.
No le asiste razón a la actora en este planteo, ya que ninguno de estos extremos, considerado aisladamente, resulta suficiente para sustentar la nulidad del registro impugnado.
La actora ha invocado y acompañado elementos de prueba en tal sentido, de que su familia de marcas “PEDIDOSYA” reviste carácter notorio, extremo que, además, habría sido reconocido en pronunciamientos jurisdiccionales previos.
Esto es correcto. Pero, d icho carácter, no conduce, sin más, a la irregistrabilidad automática de cualquier signo que contenga uno de sus elementos o lo asemeje.
En efecto, la protección reforzada de las marcas notorias, prevista en el art. 5 numeral 6 de la Ley Nº 17.011, no implica la tutela frente a reproducciones, imitaciones o traducciones que, en función de las circunstancias del caso, puedan generar aprovechamiento indebido o dilución de su fuerza distintiva , y no la concesión de un monopolio sobre los vocablos que integran el signo.
No debe pasarse por alto que PEDIDOSYA es una marca con derechos privativos sobre una palabra única, que no se descompone para tal fin, y que, ni, la actora, ni el tercerista, tienen derechos privativos sobre el vocablo YA.
Esto ha sido resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en las distintas sentencias mencionadas por el Tercerista (115/2023, 663/2022 y 172/2025, todas compartibles por esta S ede en ese punto) donde se resuelve que la notoriedad no autoriza a impedir el registro de todo signo que contenga un término coincidente, especialmente cuando se trata de expresiones de uso común o débil, cuyo empleo no puede ser monopolizado.
En el caso de autos, la coincidencia entre los signos en pugna se limita al término “YA”, el cual , como correctamente señaló la Administración, posee carácter genérico, evocativo o débil en relación con los servicios de entrega inmediata, por aludir a la inmediatez o rapidez en la prestación.
Sobre la alegada significación secundaria del término “PEDIDOSYA”, que vincule de manera exclusiva vocablos como “YA” con la actora, impidiendo su utilización por terceros, tampoco es de recibo.
La doctrina define el “secondary meaning” como el fenómeno por el cual un signo originariamente descriptivo o genérico adquiere, a través de su uso intensivo y prolongado, la capacidad de identificar un origen empresarial específico: «como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico) (…) no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica ” (C HIJANE, D. Derecho de marcas. Reus – B de F, 2007, pp. 85-86).
Sin embargo, la carga de la prueba de dicho fenómeno es particularmente exigente, en tanto supone demostrar que el público relevante asocia de manera directa e inmediata el término con un único operador económico, desplazando su significado originario.
En el caso de autos, si bien la prueba aportada por la actora acredita un alto grado de difusión y reconocimiento de la marca “PEDIDOSYA” en su conjunto, no resulta suficiente para concluir que el término “YA”, considerado aisladamente dado que es el termino en cuestión, haya adquirido tal nivel de identificación exclusiva o secundaria.
Por el contrario, de los propios antecedentes administrativos y de la práctica del mercado surge que dicho término es ampliamente utilizado por diversos operadores en las clases involucradas, lo que debilita sustancialmente la pretensión de atribuirle una significación secundaria autónoma.
Y esto es conteste con la propia Ley N º 17.011, cuando en su artículo 4, prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas. S u intención es evitar que, denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse, con idéntica finalidad, a todos o cualquier producto igual o similar, puedan ser registradas.
Por ello, nuevamente debe referirse a las sentencias mencionadas por el Tercerista donde MI FARMACIA YA, COMPRALO YA Y SERVICIOS YA, entre otras, coexisten con la actora.
Como señaló el Tribunal en Sent. 172/2025: «Por lo demás no se comparte el criterio de la actora respecto a que pueda existir confundibilidad directa inter marcas, ni la mentada predominancia del término “Ya”, toda vez que este adquiere significado en el conjunto, tanto en la marca de la actora como en “Compralo Ya”.
Baste pensar en el término aludido (Ya), actuando en soledad para preguntarse, válidamente, a qué se estaría refiriendo. Indubitablemente, y tal como viene de decirse, adquiere sentido y relevancia en el conjunto y es en ese conjunto que la marca de la act ora se hace plenamente distinguible por sí misma evacuando toda posibilidad de confusión para el público medio.
La confundibilidad o, por el contrario, su distintividad, no está dada, pues, por el término “Ya” sino por el “Pedidos”, que remite a la posibilidad de demandar un servicio o un producto, satisfacer una demanda (Pedir), con características de inmediatez (Ya).
Siendo que este último término es una imposición de conducta que, a juzgar por las costumbres de la vida moderna, se exige en todos los ámbitos, para todo lo que se desee».
Así, aun cuando pueda reconocerse que el término “YA” posee una fuerte carga evocativa en el ámbito de los servicios de entrega inmediata, ello no equivale a afirmar que haya perdido su carácter común para convertirse en un signo exclusivo de la actora.
Finalmente, corresponde analizar si el signo concedido reúne los requisitos positivos de registrabilidad, esto es, si posee la distintividad mínima necesaria exigida por el sistema marcario.
En este punto, es necesario recordar que el derecho de marcas exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, lo cual puede verificarse incluso en marcas compuestas por elementos débiles, siempre que el conjunto posea capacidad individualizadora.
Señalan MERLINSKI y SALAVERRY que « el atributo de originalidad de la marca, ya sea por su inexistencia anterior o, por la ausencia de relación y, por ende, peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger» (MERLINSKI, R. y SALAVERRY, L.
Las marcas en el Uruguay: marco normativo. Carlos Álvarez, 2000, p. 23).
En el caso, el signo “DEVOTO YA!” presenta una estructura compuesta en la cual el elemento “DEVOTO” (de indudable fuerza distintiva en el mercado nacional) actúa como núcleo identificador principal, mientras que el término “YA” cumple una función accesoria o evocativa. Esta configuración ha sido expresamente valorada por la Administración, al punto de conceder el registro sin derechos privativos sobre el término “YA!”, lo que evidencia una aplicación razonable del principio de especialidad y de la doctrina de los elementos débiles.
Sin ánimo de ser reiterativo , a simismo, la jurisprudencia del Tribunal ha admitido reiteradamente la coexistencia de signos que comparten expresiones de uso común, cuando el conjunto marcario permite su diferenciación (cfr. casos “SERVICIOS YA”, “MI FARMACIA YA”, “COMPRALO YA”, entre otros).
Por tanto, desde el punto de vista de los requisitos intrínsecos de registrabilidad, no se advierte una carencia de novedad o distintividad que justifique la anulación del acto impugnado.
5.3) Sobre si existe competencia desleal que suponga la nulidad del registro de la marca “DEVOTO YA!”.
En cuanto a este agravio, corresponde analizar si los hechos invocados encuadran en un supuesto de competencia desleal susceptible de invalidar el registro marcario otorgado , en los términos indicados en el numeral 7 del art. 6 de la Ley 17.011: « 7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.» Aplicando tales criterios al caso de autos, a juicio de esta Sede, surge acreditada la configuración de un supuesto de competencia desleal que pueda afectar la validez de un registro marcario, como el de autos.
En efecto, el art. 5 numeral 7 de la Ley Nº 17.011 proscribe el registro de signos que “hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal”, incorporando al sistema marcario un estándar de control que excede la mera comparación estructural de signos y obliga a examinar la conducta concurrencial en la que se inserta la solicitud de registro.
Como señala el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sent. 536/2025, la competencia desleal vinculada a lo marcario requiere un «aprovechamiento indebido, del prestigio, reputación, poder atractivo o distintividad, que permita (…) presumir una infracción concurrencial».
Supone, así, la realización de un j uicio dinámico, que atiende al contexto económico, relacional y estratégico en el cual el signo es adoptado y utilizado. Y se configura cuando el registro se inserta en una estrategia objetivamente idónea para aprovechar el prestigio ajeno, desviar clientela o generar una asociación indebida, aun cuando no se configure confundibilidad en sentido dado que ambas categorías responden a lógicas distintas. Mientras la confundibilidad protege la función distintiva de la marca frente al riesgo de error del consumidor, la competencia desleal tutela la corrección del proceso competitivo, sancionando conductas contrarias a la buena fe, aun cuando no generen confusión directa.
Desde esta perspectiva, el análisis debe desplazarse del plano estrictamente comparativo hacia los efectos concurrenciales de la conducta.
Vale resaltar que el estándar legal no exige la acreditación de una intención subjetiva específica, sino que basta con la verificación de circunstancias que permitan presumir, en términos objetivos , un comportamiento concurrencial desleal . Como ha señalado GUTIÈRREZ CARRAU, se verifica competencia desleal: «cuando la nueva marca que se solicita (...) hace presumir en el examinador una "mala fe", una "deslealtad", un intento de aprovechamiento o apropiación indebidos de un signo y prestigio ajenos » (GUTIÉRREZ CARRAU, J.M. Manual Teórico- Práctico de Marcas, UM, 2009, p. 103). Se trata, por tanto, de un juicio que debe construirse a partir de la aptitud del signo, en su contexto, para producir determinados efectos en el mercado, particularmente en la percepción del consumidor medio.
En el caso en cuestión, se trata de un mercado uruguayo donde, los servicios de entrega inmediata , se encuentran fuertemente asociados en la percepción del público a determinadas plataformas digitales . La utilización del término “YA” por parte de un supermercado tradicional , introduce un elemento de aproximación conceptual directa con ese universo.
En tal contexto, la aptitud del signo para generar una asociación en el consumidor medio aparece como evidente.
Hay, en la elección de la marca, una asociación funcional o relacional, en virtud de la cual el consumidor puede razonablemente interpretar que existe algún tipo de vinculación, alianza o integración entre ambos operadores.
Como señaló el Tribunal en Sent. 715/2023, siguiendo el razonamiento de la propia Administración parra rechazar una marca con asociación posible: «el signo de autos puede inducir a los consumidores a considerar que los productos y servicios que identifica provienen o son avalados por…» En otras palabras : frente a la coexistencia de “PEDIDOSYA” y “DEVOTO YA!” en el mismo segmento de mercado de provisión de productos con entrega inmediata, resulta verosímil que el consumidor medio concluya que el segundo constituye una extensión, modalidad o canal específico del primero, o que ambos participan de un mismo ecosistema comercial.
Este tipo de asociación, aun sin llegar a la confusión estricta, es precisamente el que el ordenamiento busca evitar cuando proscribe los signos que hacen presumir concurrencia desleal, en tanto permite a un operador insertarse en el mercado aprovechando la estructura de significado previamente construida por otro («constituyendo un supuesto de uso de marca ajena, que remite al consumidor a un origen empresarial que no es el de la titular» Cfme. Sent. Nº 90/2024 del TCA).
Así, estamos ante una empresa de supermercados de amplia presencia y notoriedad en el medio local, que decide desarrollar o reforzar un canal de comercialización vinculado a la entrega inmediata de productos.
Para ello, contaba con múltiples alternativas denominativas igualmente aptas para evocar la inmediatez o rapidez del servicio (v.gr., “express”, “rápido”, “en casa”, entre otras), algunas de las cuales incluso integran su propio acervo marcario.
Sin embargo, opta por incorporar el término “YA”, precisamente en un segmento de mercado en el cual dicho término ha sido intensamente utilizado por un operador específico (la actora) como eje de su identidad comercial.
Esta elección no puede ser considerada indiferente o casual . El elemento determinante es la función en el contexto concreto del mercado relevante del término “YA”. Un término puede ser débil en abstracto y, sin embargo, operar como un potente vector de asociación cuando se inserta en un segmento donde ha sido intensamente trabajado por un operador específico.
Por ello, la circunstancia de que “YA” sea un vocablo de uso común no neutraliza su aptitud para generar asociación indebida en el caso concreto.
En este punto, cobra especial relevancia la identidad del segmento en el que ambos signos operan. No se trata de mercados lejanos o de productos no vinculados, u operadores menores, como algunos de los precedentes citados por el tercerista, sino de un mismo ámbito de actividad, en el que la inmediatez en la entrega constituye un elemento definitorio de la oferta. Esta coincidencia intensifica significativamente la aptitud del signo para generar asociación, en tanto el consumidor no realiza co mpartimentos estancos entre categorías empresariales (plataforma digital vs.
supermercado), sino que percibe el servicio en términos funcionales: la posibilidad de obtener productos “ya”.
Como reflexionó el TCA en Sent. 187/2022: « A su vez, no debe perderse de vista que ambas marcas son comercializadas por los mismos canales de ventas y apuntan a un consumidor poco atento que, expuesto ante ambas marcas, podría incurrir fácilmente en confusión o en asociación de la marca impugnada c on la de la empresa titular del registro anterior, diluyendo así todo poder distintivo de las marcas».
Es en este plano donde se configura la ventaja competitiva indebida. Al adoptar un signo que activa asociaciones ya instaladas en la mente del consumidor, el solicitante reduce los costos de posicionamiento y se beneficia de la inversión ajena en la construcción de ese significado.
No resulta convincente, entonces, la invocación de precedentes en los cuales se admitió la coexistencia de signos que incorporan la partícula “YA”, tales como los casos relativos a “SERVICIOS YA”, “MI FARMACIA YA” o “COMPRALO YA”. En dichos supuestos, el Tribunal entendió que el uso de un término común no permitía presumir, por sí solo, un propósito de competencia desleal, en ausencia de otros elementos que calificaran la conducta. Sin embargo, tales casos se desarrollaban en contextos en los cuales no se verificaba una relación previa entre las partes, ni un conocimiento específico del modelo de negocio ajeno, ni una inserción tan directa en un segmento fuertemente asociado a un operador determinado.
Y ni siquiera una competencia.
En consecuencia, la analogía resulta improcedente, en tanto en el presente caso concurren factores adicionales que alteran sustancialmente el juicio de licitud.
Por último, como se esbozó, la existencia de una relación comercial previa entre las partes, así como el conocimiento que de ella se deriva, actúan como elementos de refuerzo que permiten descartar la hipótesis de una elección inocente o casual del signo. En efecto, quien ha participado previamente en el circuito comercial de la actora no puede desconocer el valor estratégico del término utilizado, ni su capacidad de generar asociaciones en el público.
Con todo, aun prescindiendo de este elemento, la sola configuración objetiva del signo en el contexto del mercado sería suficiente para habilitar la aplicación del art. 5 numeral 7, en tanto la ley no exige la prueba de una intención subjetiva, sino la con statación de una aptitud objetiva o presumida para producir efectos concurrencialmente desleales.
En definitiva, la Sede entiende que la adopción del signo “DEVOTO YA!” por parte de una empresa supermercadista para operar en el mismo segmento de servicios de entrega inmediata en el que actúa la titular de “PEDIDOSYA” es objetivamente idónea para genera r en el consumidor medio una asociación respecto de la existencia de un vínculo entre ambos operadores, permitiendo al primero beneficiarse del posicionamiento construido por el segundo.
Ello, sin necesidad de intencionalidad, configura un supuesto de competencia desleal en los términos del art. 5 numeral 7 de la Ley Nº 17.011, determinando la ilegitimidad del acto administrativo impugnado por vicio en sus motivos, al no haber ponderado adecuadamente esta dimensión del análisis.
5.4) Sobre si existió alguno de los vicios alegados por la parte actora durante el procedimiento administrativo Sin perjuicio de que la causal analizada resultaría, por sí sola, suficiente para sustentar la invalidez del acto impugnado, corresponde igualmente examinar las restantes causales invocadas por la parte actora, en cumplimiento del principio dispuesto por el artículo 177 del CCA.
De tal modo , corresponde señalar que los agravios relativos a la supuesta vulneración del debido proceso y del principio de verdad material no resultan de recibo.
En efecto, la apertura a prueba en sede administrativa no constituye una obligación en todos los casos, sino una potestad que debe ejercerse en función de la naturaleza de la cuestión debatida, siendo legítimo prescindir de ella cuando se trata (como en parte ocurre aquí) de un análisis predominantemente jurídico.
Basta ver la propia prueba ofrecida y diligenciada en este expediente para advertir que la misma se circunscribe, en lo sustancial, a documentación relativa a la notoriedad de la marca, antecedentes comerciales entre las partes y elementos de contexto, esto es, extremos que, sin perjuicio de su utilidad ilustrativa , no introducen hechos nuevos, controvertidos o necesitados de especial actividad probatoria, sino que remiten a circunstancias ya conocidas por la Administración al momento de dictar el acto.
Incluso la existencia de una relación comercial previa entre las partes, que refuerza el argumento de una competencia desleal, también era conocido por la Administración en virtud de los documentos agregados por la parte actora en el expediente administrat ivo (documentos similares a los agregados en esta oportunidad) En otros términos, el eje de la controversia no residía en la acreditación de hechos inciertos o debatidos, sino en la calificación jurídica de situaciones ya configuradas, particularmente en lo relativo al alcance de la protección marcaria, la naturaleza del término “YA” y la eventual configuración de un supuesto de competencia desleal.
Desde esta perspectiva, no puede sostenerse que la ausencia de una etapa probatoria más amplia haya afectado el debido proceso ni impedido el esclarecimiento de la verdad material, en tanto la Administración contaba con los elementos necesarios para adoptar una decisión fundada en derecho y se han replicado los elementos probatorios en esta etapa, sin que haya quedado alguno pendiente.
Asimismo, no se advierten irregularidades sustanciales en la tramitación del expediente que hayan afectado el derecho de defensa de la actora.
6) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
En este caso, se han analizado tanto los vicios enunciados por la parte actora, como las defensas esgrimidas por la parte demandada y tercerista, indicándose de forma clara cuáles, en este caso, son las irregularidades que aquejan al acto encausado. Por esta razón, y en honor a la brevedad, la Sede se remite a los desarrollos precedentes, en los cuales constan los fundamentos de la decisión.
A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, dispone: que «Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo…».
No estamos ante un caso en el cual la sola ilegitimidad parcial de los actos haya fincado únicamente en una irregularidad o vicio formal, hipótesis en las cuales, bajo el CCA, podría admitirse la recomposición del procedimiento que llevó a su dictado.
La Administración tuvo los elementos temporales y materiales para dictar un acto administrativo enteramente legítimo, lo que, en una primera instancia no hizo. Ello no obsta para que, como sucede en este caso, la anulación implique un comportamiento activo de la Administración a efectos de satisfacer la pretensión de la actora (anular el registro de la marca);
y es a ello a lo que tiende el presente fallo. Ahora bien, si bien la presente sentencia únicamente puede anular o confirmar total o parcialmente el acto, una vez anulado, para cumplirla, la Administración no puede dictar acto alguno que se le oponga ni realizar operación material contraria a ella (art .
191 del CCA).
7) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta, no mediando merito para condena en la instancia.
Por los fundamentos expuestos, RESUELVO:
1) Ampárase la demanda instaurada y en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado.
2) A los efectos fiscales, se fijan los honorarios de los letrados intervinientes de actora y tercerista en, cada uno, $ 45.000 (pesos uruguayos, cuarenta y cinco mil).
3) Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese.
Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).