Sentencia Interlocutoria N° 13/2026

Montevideo, 12 de mayo de 2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 13/2026 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria en autos caratulados “ AA C/ ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 85/2026) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 3º Turno, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar, a los efectos de resolver sobre todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, conforme lo previsto en el art. 166 de la Ley Nº 20.333 (CCA). RESULTANDO: 1) Que, con fecha 24 de febrero de 2026, se presentó AA, asistida por la D ra. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ( DNPI), el 18 de marzo de 2025 (fs. 3), por la que se desestimó la solicitud del registro de la marca “THE ROGER” (denominativa), en Acta N° 542.263, para distinguir los productos de la Clase Internacional N° 25, y señala (fs. 12 y ss.) en síntesis que: (a) Solicitó ante la DNPI el registro de la marca “THE ROGER” (denominativa) para la Clase Internacional 35, la que incluye calzado, en sus distintas variantes (fs. 15). Pese a ausencia de oposición de terceros, la DNPI desestimó el registro en forma ilegítima (fs. 15). (b) Argumenta que el tercero titular de la marca “ROGER VIVIER” no se opuso a la registración de la marca “THE ROGER”, lo que denota una « presunción de conformidad » (fs. 17 vto.). Asimismo, que las marcas pueden coexistir pacíficamente, como lo hacen en múltiples jurisdicciones extranjeras (fs. 18 vto. y 19). Tampoco existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas, dado su diferencia fonética, visual, conceptual y comercial (fs. 20 a 21 vto.), debiendo tenerse en cuenta, además, el alto grado de atención que tiene el consumidor objetivo de ambas macas (fs. 21 vto. y 22). La marca solicitada alude directamente a ROGER FEDERER y, por eso, tiene las suficientes cualidades normativas para ser registrada (fs. 16 vto. y 17), e incluso, en el propio recurso, se limitó la marca a zapatillas y zapatillas de tenis (fs. 15 vto.). (c) Por todo lo expresado, el acto impugnado está viciado en sus motivos, y, por tanto, ilegítimo. (d) Señala, finalmente, la presunción de ilegitimidad del art. 47 del CCA (fs. 14 y 14 vto.). 2) Conferido traslado por Decreto Nº 43/2026, con fecha 13 de marzo de 2026 se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), debidamente representado por la Dra. CC, a contestar la demanda (fs. 32 y ss.) defendiendo la legalidad del acto administrativo cuestionado. En tal razón , señalan que la falta de oposición del tercero no presume intención de conformidad (fs. 34), pudiendo la DNPI desestimar de oficio las marcas que a su juicio puedan afectar derechos de terceros (fs. 34 vto.). Adicionalmente, que la coexistencia de las marcas en otras jurisdicciones no impacta sobre la jurisdiccional nacional, por principio de soberanía y sin que pueda trasladarse el examen que hayan hecho de las marcas los examinadores extranjeros (fs. 35). Sobre las marcas en sí mismas, entiende que el término “ROGER” carece de distintividad (fs. 35 y 35 vto.), son ambas marcas denominativas y presentan una «cercanía fonética» (fs. 36). Finalmente, entiende que no es aplicable la teoría del consumidor atento, porque no surge acreditado el tipo de consumidor y porque comparten productos en ambas marcas (fs. 38 a 39); ni tampoco la presunción del art. 47 del CCA, en tanto la actora tuvo oportunidades de ser escuchada (fs. 34). 3) Por Decreto Nº 86/2026, de fecha 13 de marzo de 202 6, el expediente se abrió a la etapa probatoria. En su mérito, se presentó la parte actora (fs. 66 y ss.) ofreciendo prueba documental y las resultancias de autos favorables que surjan de los Antecedentes Administrativos. Mientras que la demandada (fs. 68) ofreció también las resultancias de autos favorables y los Antecedentes Administrativos. 4) Por Decreto Nº 127/2026 de fecha 25 de marzo de 2026, se confirió plazo para que las partes ofrecieran contraprueba o prueba sobre prueba, sin presentación de las partes (fs. 72). 5) Por tal motivo, los autos fueron puestos al despacho el día 22 de abril de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Si bien no fue consagrado en el CCA una resolución que determine el objeto del proceso y de la prueba, al estilo del art. 341 N° 6 del CGP, a fin de poder dictar resolución útil sobre los medios de prueba ofrecidos sobre el objeto principal, corresponde previamente, y a estos exclusivos efectos, delimitar el objeto principal y el objeto de l a actividad probatoria a su respecto. 2) En tal sentido, el objeto principal del presente proceso, tal como surge de los actos de proposición de cada parte es: si corresponde o no disponer la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el 18 de marzo de 2025 , por la que se desestimó la solicitud del registro de la marca “THE ROGER” (denominativa), en Acta N° 542.263, para distinguir los productos de la Clase Internacional N° 25 (fs. 3). 3) Por consiguiente, la actividad probatoria habrá de delimitarse a si la referida Resolución es o no ilegitima en cuanto a la existencia de vicio en los motivos derivado de: (i) la ausencia de oposición de terceros al registro de la marca “THE ROGER”; (ii) la coexistencia de las marcas “THE ROGER” y “ROGER VIVIER” en distintas jurisdicciones; (iii) la distintividad de la marca “THE ROGER”; y/o (iv) su eventual confusión o asociación con la marca “ROGER VIVIER”, atendiendo, además, al tipo de consumidor objetivo; todo tal como surge de los actos de proposición de las partes a fs. 12 y ss. y 32 y ss., respectivamente. 4) En función de ello, corresponde en esta instancia pronunciarse respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 y ss. del CCA, y art. 137 y ss. del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la remisión del art. 167 del CCA. 5) Prueba ofrecida por la parte actora . Se tiene por agregada oportunamente la documental de fs. 2 a 11. (art. 153 lit. b y lit. c del CCA). En cuanto a la prueba documental ofrecida, se admite y se tienen por agregados los documentos de fs. 47 a 52, y 55 a 56 vto. Los documentos de fs. 53 y 54, y 5 7 a 62, se encuentran en idioma extranjero y no fueron traducidos de acuerdo a lo dispuesto por el art. 72.3 del Código General del Proceso (Cfme. arts. 79 y 207 del CCA), por lo que corresponde su desglose. En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se trata, en puridad, de medios de prueba, sino que son el resultado del devenir del proceso y del diligenciamiento y del análisis de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse al momento de la valoración de la prueba producida en autos. 6) Prueba ofrecida por la parte demandada. Se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos aportados por el BPS al contestar la demanda en formato digital (fs. 41). En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se trata, en puridad, de medios de prueba, sino que son el resultado del devenir del proceso y del diligenciamiento y del análisis de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse al momento de la valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. A los únicos efectos de la resolución sobre los medios de prueba prevista en el art. 166 del CCA, fijase el objeto principal y de la prueba en la forma en que surge de los Considerandos N° 2 y N° 3 precedentes, respectivamente. 2. Sobre la prueba ofrecida por la actora: se tiene por agregada la prueba documental de fs. 2 a 5, y se hace lugar a la documental de fs. 47 a 52, y 55 a 56 vto. No se hace lugar a los documentos de fs. 53 y 54, y 5 7 a 62, por estar en idioma extranjero, disponiéndose su desglose. 3. Sobre la prueba ofrecida por la demandada : se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos aportados (fs. 41). 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite. Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3° Turno