Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno
Sentencia Sentencia N° 154/2026
22 de abril de 2026
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dr. Nicolás Pallas –
- Redactor
- Dr. Nicolás Pallas –
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 22 de abril de 2026
SENTENCIA DEFINITIV A Nº 154/2026
Se demanda la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), por la cual se concedió la marca “MEMORO” a favor de CC., para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases Internacionales 9 y 16, Acta N° 553.034, el día 8 de agosto del 2024. La Sede, CONFIRMA el acto impugnado. Del análisis conjunto de los elementos probatorios y de los antecedentes administrativos, no se advierte la configuración de un riesgo de confusión en los términos exigidos por la normativa aplicable.
2) En su demanda (fs. 10 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad.
En primer lugar, señala que es titular de las marcas mixtas “Memory Magus”, y “Memory Computación” en las clases 9 y 42 y de las marcas “Memory Worky”, “Memory Conty” en la clase 9. De forma que su oposición se dirigió respecto de la concesión referida a la clase 9, aclarando que la otorgada es una marca denominativa (fs. 12 a 14 vto.). En tal sentido, señala que sus marcas son notorias y conocidas por su término “memory” (mot vedette), mientras que los agregados son términos complementarios que identifican diferentes variantes del producto (fs. 16). Agrega que se trata de marcas prestigiosas, previamente registradas, por lo que se encuentran amparadas por el art. 30 de la Ley de Marcas (fs. 17 vto.) Asimismo, en cuanto a las marcas en sí mismas, entiende vulnerado el artículo 6, por tratarse de marcas confundibles; en efecto entiende que «existe un alto riesgo de confusión » por tratarse de marcas idénticas que generarán asociación en el consumidor, diluyendo su poder distintivo (fs. 19). A lo que se suma que la marca otorgada no cuenta con otros elementos (gráficos) que permitan la diferenciación (fs. 21 vto.).
Sostiene la accionante que existe vicio en los motivos, desviación de poder y apartamiento a la regla de Derecho (fs. 22 vto.).
Finalmente, invoca la presunción de ilegitimidad del acto del art.
47 del CCA (fs. 13 vto.).
3) Conferido traslado por Decreto Nº 722/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM), con fecha 1 6 de julio de 2025, (fs. 42 y ss.), representad o por el Dr. DD, defendiendo el acto impugnado.
En tal sentido, sostuvo, en primer lugar, que las marcas “MEMORY” y “MEMORO” presentan elementos necesarios para su debida distinción (fs. 43 vto.).
Si bien comparten una base común que hace referencia a “memoria”, palabra que guarda relación con aspectos del guardado de información en términos informáticos (fs. 44), « desde el punto de vista semántico, ambas marcas apelan a un aspecto denominativo breve y evocativo que no obstante difiere por su terminación» (fs. 45) y también por su función, ya que esa partícula evocativa, de uso común en la clase 9 (fs.
44), apela a “memoria” desde dos conceptos distintos: las marcas de la actora refieren a lo informático, mientras la cuestionada refiere a lo fotográfico (fs.
44 vto.).
Así, argumenta que las marcas en pugna «implican una percepción visual y una vocalización completamente distinta» (fs. 46), siendo relevante la vocal “o abierta” contra la “y” final como una vocal cerrada (fs. 46).
Agrega que los términos complementarios de las marcas de la actora conforman parte fundamental de la fantasía de aquellas. También, alega que la notoriedad de la actora favorece a la distinción por el público, de forma que no habrá aprovechamiento de su prestigio ni dilución de su poder distintivo (fs. 47).
4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de CC.
como tercero, de lo cual se confirió traslado al actor (Decreto N° 859/2025), el que no fue evacuado, y por Decreto N° 983/2025 se admitió su incorporación al proceso.
El tercerista compareció a fs. 67 y ss., defendiendo la legitimidad del acto, coincidiendo con los informes producidos por la DNPI durante el procedimiento administrativo. De tal manera, manifestó que las marcas no son confundibles ni fonética, ni gráfica ni semánticamente, siendo que su marca refiere «al verbo castellano ‘recordar’» (fs. 68), a lo que agrega que la partícula que comparten es de uso común (fs. 68). Asimismo, refiere a la diferente naturaleza de los productos que ofrecen (fs. 68) y que la notoriedad y prestigio que la actora invoca de su marca no se encuentra acreditada (fs.
68). A su vez, controvierte que haya intención de aprovechamiento del prestigio de “MEMORY”, sino que la actora pretende monopolizar una raíz común, y alega que se trata de productos y mercados distintos (fs. 69).
Por último, defiende la legitimidad formal del acto, el que entiende suficientemente motivado y ajustado a Derecho (fs. 70), y solicita la condena en costas y costos, puesto que a su juicio el accionamiento «atenta contra la seguridad jurídica, afecta la libre competencia y causa perjuicios concretos» (fs. 71 vto.).
5) Con fecha 28 de agosto de 2025, por Decreto Nº 1274/2025 se abrió el expediente a la etapa probatoria.
En tal oportunidad se presentó el demandado (fs. 76) ofreciendo las resultancias de autos y la documental ya aportada , el tercerista (fs. 87 y ss.) ofreciendo documental que aporta de fs. 78 a 86, y la actora (fs. 113 y ss.) adjuntando prueba documental de fs. 91 a 112 y ofreciendo testimonial.
Tras ello, se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto N° 1 523/2025) sin que las partes comparecieran (fs.
126).
Con fecha 2 0 de octubre de 2025, se dictó la Sentencia Interlocutoria Nº 244/2025 respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos (art. 166 del CCA), se diligenció la prueba pendiente (fs. 136 a
137) y alegaron las partes y el tercerista (fs. 143 y ss., fs. 138 y ss., y fs. 152 y ss., respectivamente).
6) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 17 de marzo de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA.
7) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026. En tal carácter, y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley Nº 15.750, el art. 209 del CGP y el art.
183 del CCA, se dicta la presente sentencia en tiempo y forma.
CONSIDERANDO:
1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, confirmará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción.
La acción de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la DNPI el 8 de agosto del 2024 en el expediente N° 553.034, por la cual se concedió la marca “MEMORO” a favor de CC para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases Internacionales 9 y 16 (fs.
5).
Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los requisitos de admisibilidad respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto:
(a) El acto administrativo contra el cual se accion a es definitivo, esto es, que a su respecto se ha agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que correspondan y que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Ad ministración incumplido pronunciarse y n otificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
En el caso, surge de los dichos de ambas partes y de los Antecedentes Administrativos, que la Resolución fue notificada personalmente el 12 de agosto de 2024 (fs. 7) y se presentaron los recursos de revocación y jerárquico con fecha 21 de agosto de 2024 (fs. 53 a 63 del Expediente N°: 2025-8-4-0000145, AA).
La Administración no resolvió los recursos , habiéndose agotado fictamente la vía administrativa a los 200 días desde la interposición, esto es, el 9 de marzo de 2025 (fs. 32).
(b) Que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo , esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y que no hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA.
En el caso, la demanda de nulidad fue presentada con fecha 5 de junio de 2025, de forma tempestiva (fs. 12 y ss.).
(c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto.
En ese sentido, el objeto de esta litis es la declaración de nulidad de un a Resolución a la que , el propio actor, en sede administrativa, compareció activamente oponiéndose al registro de la marca de referencia, invocando la existencia de signos confundibles con sus marcas (fs. 34 a 36) y, por ende, la eventual afectación de su esfera jurídica.
3) Objeto del proceso y de la prueba.
Tal como puede apreciarse de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso consentida por éstas (Sentencia Interlocutoria 2 44/2025), la cuestión de debate se centra en « si la Resolución por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió la marca “MEMORO” a CC., para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases Internacionales 9 y 16, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimid ad. No obstante, se formula precisión en cuanto a que el actor sólo se opone en cuanto a la clase internacional 9, por lo que habrá de evaluarse la legitimidad del acto únicamente en relación con dicha clase».
Por tanto, el objeto de la prueba fue fijado en: (i) si existe confundubilidad entre las marcas en pugna, atendiendo a las características de las marcas, la actividad de sus titulares y el mercado en que operan; (ii) si existió vicio en los motivos, desviación de poder y/o apartamiento a la regla de Derecho en el dictado del acto impugnado».
4) Valoración de la prueba y l os hechos que se debaten en el presente.
Tal como se desprende de los Antecedentes Administrativos, de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso en la Sentencia Interlocutoria 244/2025, es posible identificar los dos puntos centrales de debate planteados por las partes:
(i) Si las marcas “ MEMORY” y su familia de marcas son confundibles con la marca “MEMORO”; y (ii) Si existió vicio en los motivos, desviación de poder o, en general, apartamientos de la regla de derecho en la actuación de la Administración al conceder la marca.
Del análisis de la prueba se puede apreciar lo siguiente:
En el Expediente N°: 2025-8-4-0000145 (AA), surge que, con fecha 27 de julio de 2023, la sociedad CC. solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca denominativa “MEMORO”, Acta N.º 553034, para distinguir productos comprendidos en las clases internacionales 9 y 16 (fs. 1 a 4).
Con fecha 14 de setiembre de 2023, AA. dedujo oposición contra el registro solicitado, exclusivamente respecto de la clase internacional 9, invocando como antecedentes sus marcas “MEMORY MAGUS”, “MEMORY WORKY”, “MEMORY CONTY” y “MEMORY COMPUTACIÓN” (fs. 10 a 30). En su oposición, AA. sostuvo, en síntesis, que existía riesgo de confundibilidad directa, fonética, gráfica e ideológica entre el signo solicitado “MEMORO” y sus marcas registradas, destacando que todas compartirían la raíz “MEMOR” y que la diferencia radicaría únicamente en las letras finales “O” e “Y” (fs. 21 a 25). Asimismo, alegó notoriedad de sus marcas y de su nombre comercial “MEMORY”, invocó el riesgo de dilución marcaria y sostuvo que la concesión del signo implicaría un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno (fs. 18 a 26).
A fs. 31 a 38 se incorporaron informes internos de la DNPI relativos a la oposición deducida y a los antecedentes marcarios existentes en la clase 9, entre ellos marcas tales como “MEMORY STICK”, “MEMOREX”, “MEMOJI”, más otras marcas titularidad de AA.
Conferida vista de la oposición a CC., ésta evacuó el traslado mediante escrito agregado a fs. 39 a 47. En dicho escrito, sostuvo que la marca “MEMORO” identificaba un producto específico consistente en fotografías impresas y enmarcadas con un dispositivo de reproducción de audio incorporado, comercializado a través de redes sociales desde el año 2021 (f s. 39 a 41). Asimismo, indicó que el logo asociado ya había sido registrado en otro expediente marcario.
En esa misma presentación, la solicitante limitó el objeto de protección originalmente pretendido, restringió la Clase 9 a «soportes para grabaciones sonoras; altavoces / altoparlantes; aparatos de reproducción de sonido”, y la clase 16 a “fotografías (impresas)» (fs. 41 a 42).
Asimismo, CC negó la existencia de confundibilidad, argumentando que las marcas debían apreciarse en su conjunto y no de manera fragmentada, que AA. no tenía exclusividad sobre el término “MEMORY”, y que coexistían en el registro múltiples marcas con elementos similares en la clase 9 y que los productos comercializados por ambas empresas eran completamente diferentes (fs. 42 a 46).
Con fecha 1 de agosto de 2024, la Asesoría Jurídica de la DNPI emitió dictamen agregado a fs. 48 a 50, en el que se dejó constancia de la oposición y de la limitación del objeto de protección efectuada por CC Asimismo, se señaló que las marcas opositoras se encontraban vigentes y sin acciones de cancelación por falta de uso. En cuanto al fondo, entendió que, si bien existían ciertos aspectos comunes entre las marcas enfrentadas, predominaban las diferencias, destacando que en la clase 9 era frecuente el uso de expresiones vinculadas al concepto de “memoria” o términos similares. También se valoró la existencia de antecedentes coexistentes tales como “MEMOREX” y “MEMORY STICK” (fs. 49).
El dictamen concluyó que las diferencias entre los signos permitían una clara diferenciación por parte de los consumidores y alejaban cualquier riesgo de confusión, aconsejando no hacer lugar a la oposición y conceder el registro solicitado conforme a la limitación efectuada por la solicitante (fs. 49 a 50).
Posteriormente, a fs. 51, el Encargado de Área de Asuntos Jurídicos compartió el dictamen de la asesora actuante y, mediante resolución incorporada a fs. 52, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolvió conceder el registro de la marca “MEMORO” a favor de
CC., para distinguir en clase 9 y 16, resolución hoy impugnada.
Finalmente, a fs. 53 a 63 luce agregado el recurso administrativo interpuesto, sin resolución expresa de la Administración.
En autos, adicionalmente, las partes agregaron diversa prueba documental para acreditar sus pretensiones.
Así, el tercerista agregó de fs. 78 a 8 6 un a cta de solicitud constatando imágenes de las redes sociales de su empresa, para mostrar el uso público de su marca con relación a la fotografía.
Mientras que la parte actora agrega documentos de fs. 91 a 112 con páginas web, redes sociales y notas de prensa, del uso de MEMORY, así como informes de ventas.
Por último, ante esta Sede declaró el Sr. BB, Country Manager de la parte actora, no aportando cuestiones de relevancia para el caso (fs. 136 a
137).
En definitiva, de las actuaciones administrativas agregadas y la probanza de autos, surge que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial contó con elementos suficientes para adoptar una decisión fundada respecto de la solicitud de registro de la marca “MEMORO” y de la oposición deducida por AA., no advirtiéndose irregularidades en la instrucción del procedimiento ni apartamientos de las reglas jurídicas aplicables en materia marcaria.
5) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes.
A juicio de esta Sede, como se adelantó, la controversia debe resolverse a partir de la correcta aplicación de los criterios jurídicos en materia marcaria, particularmente aquellos vinculados al riesgo de confusión y a la configuración de posibles vicios en el procedimiento administrativo, a la luz de la normativa vigente.
En tal sentido, del análisis integral de la normativa aplicable, de los antecedentes administrativos y de la prueba incorporada en autos, no se verifican los presupuestos necesarios para acoger la pretensión anulatoria.
En efecto, de la comparación global de los signos enfrentados no emerge una situación de confundibilidad que torne ilegítima la resolución dictada por la Administración. Si bien las marcas comparten la raíz “MEMOR”, lo cierto es que la apreciación de las marcas no puede efectuarse sobre elementos fragmentados o aisladamente considerados, sino sobre la impresión de conjunto que los signos generan en el consumidor.
En ese marco, la Administración ponderó que las marcas opositoras incorporaban elementos adicionales (“MAGUS”, “WORKY”, “CONTY”), así como que existían en el propio registro otros antecedentes coexistentes con partículas semejantes vinculadas al término “MEMOR” o “MEMORY” dentro de la misma clase internacional. Tales cir cunstancias fueron expresamente consideradas en el dictamen técnico y jurídico, y constituyen elementos objetivos que razonablemente podían conducir a entender debilitada la alegada fuerza distintiva exclusiva pretendida por la actora sobre la raíz de su marca.
Asimismo, tampoco puede soslayarse que del propio expediente surge una diferenciación relevante en cuanto a la naturaleza de los productos identificados por los signos en conflicto y, con él, la naturaleza de los consumidores objetivo.
Mientras la actora se especializa en la explotación de software y soluciones informáticas empresariales, la solicitante de la marca impugnada se dedica a productos físicos vinculados a fotografías impresas y dispositivos de reproducción sonora.
Por otra parte, del expediente administrativo surge acreditado que la autoridad administrativa confirió vista de la oposición a la solicitante, permitió el pleno ejercicio del contradictorio y valoró tanto los antecedentes marcarios invocados por la oposit ora como los argumentos defensivos introducidos por el hoy tercerista, extremos que fueron todos considerados expresamente en el dictamen jurídico previo al dictado del acto final.
Así, por todo lo dicho, no se advierte que la resolución impugnada este alejada de sus motivos o que se haya apartado arbitrariamente de los antecedentes del expediente y de las competencias de la DNPI . Antes bien, el acto se apoya en un dictamen jurídico previo que desarrolla las razones por las cuales se entendió que predominaban las diferencias sobre las semejanzas y que no se configuraba un supuesto de confundibilidad impeditiva del registro.
5.1) Sobre si existe confundibilidad entre “ MEMORY” y su familia de marcas y “MEMORO”.
El análisis de confundibilidad marcaria constituye el eje central del presente litigio, debiendo efectuarse conforme a los parámetros establecidos en la Ley Nº 17.011, en particular sus arts. 5, 6 y 20, que vedan el registro de signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios, permitiendo a los terceros presentar oposición.
En efecto, en lo que tiene que ver con el planteo de la parte actora, deben tenerse en cuenta el art. 5 numeral 6 de la Ley Nº 17.011, que nulifica:
«6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial ». Y el art. 6, sobre la confundibilidad: « Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes».
En el caso en cuestión, la parte actora reclama, primero, la confundibilidad entre las marcas “ MEMORY” y su familia de marcas notorias, y la marca “MEMORO”.
La confundibilidad “tiene que ver con la probabilidad de que dos signos marcarios se asemejen entre sí de forma que induzcan a confusión al público consumidor, o puedan hacerlo” (MERLINSKI, R. y SALA VERRY ,
L., Las marcas en el Uruguay . AMF, 2000, p. 35). En esa línea, se ha sostenido de forma pacífica que el juicio de confundibilidad debe realizarse a partir de una apreciación global del signo, atendiendo a sus aspectos fonéticos, gráficos y conceptuales, así como a la impresión de conjunto que genera en el consumidor medio del sector pertinente, quien no realiza un examen analítico sino sintético de las marcas en conflicto. (Cfme.
GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. Manual teórico-práctico de marcas . UM, 2009, pp. 87 y ss.).
Siguiendo estas consideraciones, señaló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sent. 393/2025 , que « al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en er ror al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 - 88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS;
"Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357 -358)». (Cfme.
también Sents. 98/2026, 741/2023, 628/2019, entre otras).
En el caso de autos, del análisis conjunto de los elementos probatorios y de los antecedentes administrativos, no se advierte la configuración de un riesgo de confusión en los términos exigidos por la normativa aplicable.
De esta manera, siguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS: «Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva (…) el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) (…) Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor . (BERTONE, L. E.
y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., Derecho de Marcas. Tomo II .
2003, p. 46).
Así:
(a) Desde el punto de vista fonético, las marcas “ MEMORY” y “MEMORO” presentan diferencias perceptibles en su estructura sonora, particularmente en su pronunciación y final, en su acentuación, y en su idioma, todo lo cual incide de forma relevante en la percepción del consumidor.
En efecto, asiste razón a la demandada cuando sostiene que las marcas implican «una vocalización completamente distinta. La relevancia de la vocal “o”, abierta, frente a la “y”, que se pronuncia en este caso “i” vocal cerrada, determina una distancia relevante desde el punto de vista de la distintividad de los signos» (fs. 46).
A ello se agrega que la acentuación y ritmo de pronunciación también difieren. Mientras “MEMORO” presenta una sonoridad enteramente castellanizada, con una cadencia grave, llana y uniforme, mientras que “MEMORY” remite fonéticamente a un vocablo de lengua inglesa, esdrújula, y cuya pronunciación habitual difiere no solo en su terminación sino también en su entonación general. Esa circunstancia no resulta menor, en tanto el análisis de confundibilidad debe atender a la percepción global que el signo genera en el consumidor y no a una disección fragmentaria de sílabas o raíces comunes.
Por consiguiente, aun cuando exist e una coincidencia en la raíz denominativa, las diferencias fonéticas apreciadas en conjunto poseen entidad suficiente para producir una percepción auditiva diferenciada y reducir razonablemente el riesgo de confusión directa entre los signos.
(b) En el plano gráfico u ortográfico , las diferencias en la composición de los signos, tanto en su extensión como en las letras (finales y agregadas) que los integran, determinan una impresión visual diferenciada.
Desde esa perspectiva, las diferencias existentes entre “MEMORO” y las marcas invocadas por la actora resultan suficientemente perceptibles, puesto que las marcas de la actora, en general, incorporan expresiones adicionales tales como “MAGUS”, “WORKY” y “CONTY”, y no se componen exclusivamente del término “MEMORY” . Ello determina una extensión gráfica diversa y una configuración visual claramente diferenciable respecto del signo “MEMORO”, que consiste únicamente en una palabra simple y autónoma.
Asimismo, como ya se indicó, incluso comparando exclusivamente los términos “MEMORY” y “MEMORO”, las diferencias ortográficas también son relevantes, en virtud de l a sustitución de la letra final “Y” por la vocal “O” lo que contribuye a generar una impresión gráfica distinta.
(c) Incluso a nivel conceptual, los signos , pese a tener una raíz similar, remiten a ideas distintas, lo que refuerza su individualización en los distintos públicos.
Si bien ambos remiten, en cierta medida, a la idea general de “memoria”, ello no implica automáticamente confundibilidad conceptual jurídicamente relevante. Ello por cuanto nos encontramos frente a signos construidos a partir de referencias ampliamente utilizadas en el ámbito tecnológico e informático, particularmente en relación con conceptos vinculados al almacenamiento de información, memoria digital o registro de datos.
Coincidiendo aquí con lo señalado oportunamente por la Asesoría Letrada del MIEM en el expediente administrativo (fs. 49 de los AA): « La marca solicitada “ Memoro”, y las opositoras “ MEMORY MAGUS ”, “MEMORY WORKY ” y “ MEMORY CONTY ” presentan aspectos en común. Sin embargo, en ellas preponderan las diferencias, haciendo que impresionen diferente. Dada la Clase internacional 9, nos encontramos con signos que conforman su fantasía entorno a la deformación de elementos vinculados a lo informático, tales como “memoria” y similares, lo cua l vuelve probable que mantengan elementos similares con otras marcas que pretendan proteger los mismos productos».
Tal apreciación aparece razonable y consistente con la realidad del mercado marcario en la clase internacional 9, donde abundan signos que evocan conceptos asociados a memoria o afines. Los propios antecedentes administrativos incorporados al expediente dan cuenta de la coexistencia registral de diversas marcas con partículas semejantes sobre la raíz
“MEMOR”.
En efecto, no basta la mera semejanza parcial entre signos, sino que es necesario que exista un riesgo real, efectivo y jurídicamente relevante de confusión o asociación en el público consumidor, lo cual debe evaluarse en función de las circunstancias concretas del caso, incluyendo la naturaleza de los productos o servicios involucrados y el grado de atención del consumidor medio.
Como señala OTAMENDI: «Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que ‘a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultar compra dor de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa» (OTAMENDI, J. Derecho de marcas. Lexis Nexis Abeledo – Perrot, 2002, p. 184).
En este caso, e l contexto de comercialización y el público consumidor específico, el cual, tratándose de productos comprendidos en la clase 9 (y con el alcance finalmente delimitado ), presenta un grado de atención que reduce aún más la probabilidad de confusión.
Cabe agregar que, aun en la hipótesis de admitir que la marca “MEMORO” evocara íntegramente desde lo conceptual la idea de “memoria” o de “recordación”, ello tampoco conduciría, por sí solo, a concluir la existencia de confundibilidad jurídicamente impeditiva del registro.
Habida cuenta que la actora no ostenta un derecho de exclusividad absoluto sobre la noción conceptual de “memoria”, ni sobre todas las expresiones derivadas o evocativas de dicho concepto, cabe concluir que es una raíz permitida en su utilización; particularmente en un ámbito como el de la clase internacional 9, estrechamente vinculado al universo informático y tecnológico, donde tales referencias poseen una evidente carga sugestiva respecto de los productos identificados.
Aceptar la tesis de la actora implicaría, en los hechos, reconocerle una suerte de monopolio sobre cualquier signo que remita al concepto de memoria, extremo que excede claramente la protección conferida por el derecho marcario. Lo que el ordenamiento tutela es el signo distintivo considerado en su individualidad y en la impresión de conjunto que genera, pero no la apropiación excluyente de ideas generales o conceptos de uso común vinculados al rubro de actividad correspondiente.
La circunstancia de que la oposición haya sido deducida únicamente respecto de la clase internacional 9 tampoco altera las conclusiones precedentemente expuestas. Antes bien, el análisis efectuado adquiere particular relevancia precisamente en relación con dicha clase.
En efecto, aun dentro de la clase 9, la solicitante restringió expresamente los productos a «soportes para grabaciones sonoras, altavoces / altoparlantes y aparatos de reproducción de sonido », mientras que de las propias manifestaciones de la actora surge que sus marcas se encuentran asociadas principalmente a software de gestión administrativa, contable y empresarial.
Tal delimitación material, sumada a las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales ya analizadas, permite concluir que no se configura un riesgo jurídicamente relevante de confundibilidad que torne ilegítima la decisión administrativa de admitir la coe xistencia de los signos en dicha clase internacional.
En definitiva, no se configuran en el caso los presupuestos necesarios para concluir que la coexistencia de los signos en el mercado genere un riesgo de confusión o asociación jurídicamente relevante que justifique la anulación del acto impugnado.
5.2) Sobre si existe vicio en los motivos, desviación de poder o violación a la regla de derecho.
En cuanto al segundo agravio, corresponde analizar si de la actuación administrativa existe vicios en los motivos o error de apreciación de las circunstancias de hecho o desviación de poder, susceptible de invalidar el registro marcario otorgado.
Los motivos del acto administrativo refieren a los hechos y circunstancias que sirven de fundamento a la decisión adoptada. Su validez exige que tales hechos se encuentren debidamente acreditados en el expediente administrativo y que sean jurídicamente aptos para sustentar la consecuencia que se deriva de ellos.
CAJARVILLE indica que «presupuesto del dictado de un acto administrativo, es el concreto acaecimiento del supuesto de hecho al cual aquella norma atributiva de competencia imputa abstractamente, como consecuencia jurídica, el dictado del acto de que se trate », de manera que «si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivos del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos» (CAJARVILLE, Juan Pablo Sobre Derecho Administrativo. T. II. F.C.U, 2007, pp. 34 y 35).
Del examen de las actuaciones administrativas no se advierte que la Administración haya incurrido en error manifiesto en la valoración de los hechos relevantes ni que haya partido de presupuestos fácticos inexistentes o jurídicamente inadecuados. Por el con trario, surge que la DNPI ponderó las marcas invocadas por la opositora, la naturaleza de los productos involucrados, la limitación efectuada por la solicitante dentro de la clase 9, así como los antecedentes coexistentes dentro de dicha clase internacional, y resolvió, en consecuencia.
La solución, así, aparece sustentada en elementos objetivos incorporados al expediente y en criterios técnicos razonablemente fundados Naturalmente, que la actora no comparte la conclusión administrativa relativa a la inexistencia de confundibilidad impeditiva del registro, pero eso no hace que la misma est é viciada en sus motivos. La Administración valoró que, pese a ciertos elementos comunes entre los signos, predominaban diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia, especialmente considerando el contexto marcario de la clase 9 y la frecuente utilización de partículas evocativas vinculadas a conceptos de memoria o informática.
Tampoco modifica dicha conclusión la notoriedad invocada por la actora respecto de “MEMORY” y su familia de marcas. Aun admitiendo la Sede que la actora posee una importante presencia y reconocimiento en el mercado nacional de software empresarial, ello no determina automáticamente la imposibilidad de coexistencia con cualquier otro signo que comparta alguna raíz evocativa semejante.
En efecto, la notoriedad marcaria no confiere una protección absoluta ni implica la apropiación exclusiva de toda expresión que remita remotamente a una idea similar. La notoriedad exige, igualmente, verificar un riesgo concreto de confusión, asociación in debida o aprovechamiento parasitario relevante, extremos que no aparecen acreditados en el caso de autos.
En cuanto a la desviación de poder alegada, pero no desarrollada por la actora, no encuentra respaldo suficiente en la prueba de autos.
Conforme las enseñanzas de CAJARVILLE, existirá desviación de poder «siempre que el “fin querido” por la “voluntad” de la Administración, apreciado subjetivamente, no coincida con el “fin debido” impuesto por las reglas de derecho » (CAJARVILLE, Juan Pablo, Sobre Derecho Administrativo, Tomo II. FCU, 2012, p 80).
En efecto, del análisis conjunto de la prueba de autos y demás elementos incorporados, no se desprenden indicios concordantes que permitan reconstruir una finalidad desviada en el accionar administrativo.
No se identifica que el rechazo de una oposición y la admisión de la marca, en el caso, revele la existencia de un propósito distinto al cumplimiento de los fines propios del procedimiento administrativo marcario.
Pero, además, como ha señalado en reiterada jurisprudencia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siendo la desviación de poder un «vicio grave del acto administrativo que, obviamente, grava al accionante con la CARGA de probar su ocurrencia, conforme a las reglas generales (arts. 104, D.L. 15.524, y 283, 284, 313, 329, 330 y 331 del C.P.C.).” (Sentencias Nos. 147/2006, 157/2013, 704/2020, 293/2021, 524/2022, 163/2023, 104/2024 y 628/2024 entre otras)» (Cfme. Sent. 314/2025).
5.3) Sobre la aplicación de la presunción del art. 47 del CCA.
El impacto de la presunción de ilegitimidad consagrada por el art.
47 del CCA, tampoco permite variar la conclusión. Como explica COUTURE, las presunciones no conforman medios de prueba, sino que proyectan efectos respecto a la distribución de la carga de la prueba (Cf.:
COUTURE, E., Fundamentos del derecho procesal civil. Depalma, 1988, p.
227 y 228).
Así, existiendo una presunción respecto a un hecho que requiere prueba por una de las partes, recaerá sobre la otra la carga de destruir la presunción simple establecida, determinando una inversión en las cargas probatorias.
En el caso, y conforme viene de reseñarse, ha quedado probada la falta de ilegitimidad del acto impugnado
6) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos contra el acto impugnado por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que es legítimo, por lo que no corresponde recomposición alguna.
7) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta.
La oposición administrativa y acción jurisdiccional, más allá de no recogerse, es razonablemente fundada. No se advierte en el accionar de la parte actora una conducta procesal temeraria, maliciosa o manifiestamente infundada que justifique la aplicación de las sanciones procesales previstas en la normativa.
Por el contrario, la controversia planteada refiere a una cuestión técnica y jurídica mente opinable vinculada a la eventual confundibilidad entre signos marcarios y al alcance de protección de marcas invocadas como notorias, extremos que razonablemente podían motivar la promoción de la presente acción anulatoria.
En consecuencia, no corresponde entender que el ejercicio de la pretensión jurisdiccional haya implicado, por sí mismo, una afectación ilegítima a la seguridad jurídica, a la libre competencia o que genere perjuicios que se ponderen en forma superior al derecho de cada parte a acudir a la vía jurisdiccional cuando lo entienda pertinente , por lo que no media merito para condena en la instancia.
Por los fundamentos expuestos, RESUELVO:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin especial condena procesal.
2) A los únicos efectos fiscales, fijanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 40.000 (pesos uruguayos, cuarenta mil)
3) Ejecutoriada, intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta
Nº7/2025).
4) Asimismo, ejecutoriada, encárguese a la Oficina Actuaria la eliminación de los Antecedentes Administrativos del servidor de la Sede.
5) Oportunamente, archívese.
Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).