Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno
Sentencia Definitiva N° 146/2026
20 de abril de 2026
- Ficha (IUE)
- 597/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dr. Nicolás Pallas –
- Redactor
- Dr. Nicolás Pallas –
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 20 de abril de 2026
SENTENCIA DEFINITIV A Nº 146/2026
VISTOS:
Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ AA CONTRA
ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.
ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 597/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, actuando el Juez Subrogante, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar.
RESULTANDO:
1) Que, con fecha 4 de setiembre de 2025, se presenta AA, representada por la Dra. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) en el expediente N° 536263 el día 25 de octubre del 2024, por la cual la Administración otorgó el registro de la marca “KOLA REAL” a la actora, por el conjunto, pero sin derechos privativos sobre los términos KOLA y REAL, en la clase internacional 32 (personalizada) (fs. 3 y 3 vto.).
2) En su demanda (fs. 12 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad.
En primer lugar, señala que los motivos en los que se sustentó la decisión fueron erróneos y que la Resolución fue dictada con abuso o exceso de poder (fs. 14) . En concreto, la actora sostiene que el otorgamiento de la marca sin derechos privativos resulta improcedente y contrario a los principios del derecho marcario, puesto que se trata de una denominación que constituye una expresión con suficiente fuerza distintiva y original, siendo una marca notoria, internacionalm ente reconocida en Per ú y en la región, de “CC” que gira en el rubro de las bebidas no alcohólicas (fs. 15 a
19).
A ello agrega que los términos, separados, tampoco son descriptivos ni de uso común en relación con los productos comercializados y que el uso de “KOLA” no tiene relación con el sabor, «sino que se utiliza como denominación comercial distintiva, sin carácter descriptivo. Por eso también el termino es empleado con “K” en su ra íz y no con “C”». (fs. 18 vto.) Así, afirma que conceder la marca sin derechos privativos, puede abrir la puerta a otros registros que generen confusión en el consumidor o debilitamiento del signo. Por tanto, entiende que no existen motivos que fundamenten el acto y que éste no se encuen tra debidamente motivado, habiendo sido dictado con exceso de poder. (fs. 20 a 22).
Asimismo, agrega que la Resolución se dictó sin haber conferido vista previa, en vulneración del principio de debido proceso (fs. 22), y entiende aplicable la presunción simple contenida en el art. 47 del CCA (fs.
14)
3) Conferido traslado por Decreto Nº 1358/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con fecha 3 de octubre de 2025, (fs. 28 y ss.), representada por la Dra. DD, defendiendo el acto impugnado.
En tal sentido, sostuvo, en primer lugar, que no corresponde aplicar la presunción de ilegitimidad y que lo que se negó fueron los derechos exclusivos sobre “ KOLA” y “REAL” pues se trata de palabras genéricas, descriptivas, de uso común, y por ello, deben mantenerse disponibles para terceros (fs. 30 a 31 vto.) . En especial, entiende que conceder el uso exclusivo de “ KOLA” afectaría el derecho de terceros que registraron su marca con anterioridad (ya sea “COLA” O “ KOLA” puesto que suenan igual) en la clase internacional 32 (fs. 32 y 32 vto.).
Por otra parte, sostiene que no se ha acreditado la notoriedad de la marca, que debe probarse y debe constatarse en territorio nacional (fs. 34).
También defiende que el acto fue correctamente fundamentado y que el informe del Asesor no amerita vista; sin perjuicio de que la actora pudo acceder a él (fs. 35).
4) Con fecha 3 de octubre de 2025, por Decreto Nº 1 672/2025 se abrió el expediente a la etapa probatoria.
En tal oportunidad, se presentó la demandada (fs. 40) ofreciendo los Antecedentes Administrativos, y entendiendo que se trata de un caso de puro derecho; mientras que la actora se presentó (fs. 75 y ss.) ofreciendo prueba documental sobre la notoriedad y los distintos registros de la mar ca KOLA REAL en la región. Tras ello, se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto N° 1 873/2025) sin que las partes comparecieran (fs. 80).
Con fecha 15 de diciembre de 2025, se dictó la Sentencia Interlocutoria Nº 351/2025 respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos (art. 166 del CCA), y alegaron las partes (fs. 91 y ss., y fs. 89, respectivamente).
5) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 13 de marzo de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA.
6) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026. En tal carácter, y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley Nº 15.750, el art. 209 del CGP y el art.
183 del CCA, se dicta la presente sentencia en tiempo y forma.
CONSIDERANDO:
1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, confirmará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción.
La acción de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la DNPI en el expediente N° 536263 , el día 25 de octubre del 202 4 (fs. 3 y 3 vto.).
Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los requisitos de admisibilidad respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto:
(a) El acto administrativo contra el cual se accion a es definitivo, esto es, que a su respecto se ha agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que correspondan y que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Ad ministración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
En el caso, surge de los dichos de ambas partes y de los Antecedentes Administrativos, que la Resolución fue notificada personalmente el 28 de octubre de 2024 (fs. 5) y se presentaron los recursos de revocación y jerárquico con fecha 7 de noviembre de 2024 (fs. 23 a 37 de los AA).
La Administración no se pronunció sobre los recursos, habiéndose agotado fictamente la vía administrativa mediante el transcurso de 200 días posteriores a la interposición de los recursos, el 26 de mayo de 2025.
(b) Que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo , esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y que no hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA.
En el caso, la demanda de nulidad fue presentada con fecha 4 de setiembre 2025, de forma tempestiva (fs. 12 y ss.).
(c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto.
En ese sentido, el objeto de esta litis es la declaración de nulidad de un a Resolución marcaria en el expediente iniciado por la propia parte actora.
3) Objeto del proceso y de la prueba.
Tal como puede apreciarse de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso consentida por éstas (Sentencia Interlocutoria 351/2025), la cuestión de debate se centra en «determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 536263 el día 25 de octubre del 2024, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos».
Por tanto, el objeto de la prueba fue fijado en: «(i) si el acto se encuentra debidamente motivado; (ii) si los motivos considerados para la decisión son contestes con los hechos del caso; (iii) si existió un obrar con exceso de poder».
4) Valoración de la prueba y l os hechos que se debaten en el presente.
Si bien el proceso se asemeja a una cuestión de puro derecho, vale reseñar las actuaciones administrativas realizadas (Expediente N° 2025-8-4-
0000213) A fs. 3 y 4 , surge la solicitud de registro de marca por el actor (AA), solicitando registrar la marca denominativa “ KOLA REAL”, para la clase internacional Nº 32. A su vez, surge que reivindica derecho sobre TODOS los términos de la marca.
Una vez se informan los antecedentes de las marcas registradas en la clase Nº 32 (fs. 7 y 8 de los AA), la DNPI se opone de oficio al registro de la marca solicitada por la actora, en virtud de que surge de los antecedentes el registro de la misma a nombre de otro titular. En virtud de ello, aconseja deducir oposición de oficio en aplicación del art. 22 de la Ley Nº17.011 (fs.
10 de los AA).
En conse cuencia, se resuelve deducir oposición de oficio a la solicitud de registro de marca por la actora, en base al antecedente previamente registrado (fs. 11 de los AA ). De la oposición formulada se dispone dar vista al actor por el término de 30 días.
A fs. 12 a 14 de los AA, la actora evacua la vista conferida respecto a la oposición de oficio deducida, destacando: “ A la solicitud efectuada, se dedujo oposición de oficio por parte de la DNPI, en base a la marca “KOLA REAL” (denominativa) - Acta Nro. 437.806 , solicitada por Grupo Embotellador EE con fecha 06 de julio de 2012, que se encuentra CADUCA como se verá, habiendo ocurrido su vencimiento el 09 de setiembre de 2022 para proteger los productos de la Clase Internacional Nro. 32, con el siguiente detalle: “Aguas de mesa, aguas gaseosas y similares” (…) Adicionalmente, con fecha 19 de abril de 2022 esta parte solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “KOLA REAL” (denominativa) - Acta Nro. 437.806, en virtud de que dicho registro no se encuentra en uso (…) si bien la acción de cancela ción fue presentada por mi representada previo a la oposición de oficio deducida por la DNPI, entendemos que la oposición deducida por la Oficina fue deducida por una omisión involuntaria al no advertir el trámite la cancelación por falta de uso de la marca citada y la posterior caducidad de la marca de citada (…) Es que además de todo lo expuesto supra, Grupo Embotellador EE - tercero aparentemente afectado por la solicitud de registro de la marca de mi representada - no ha presentado oposición, por lo que no vemos que exista afectación alguna de su parte. Sino que, por el contrario, no ha ni siquiera renovado su marca (…)”.
A continuación, informa la Asesoría Jurídica de la DNPI (fs. 19 de los AA), destacando: “De acuerdo con la información obtenida de nuestro sistema computarizado, se confirma la veracidad de la aseveración hecha por el solicitante, que la marca objeto de oposición venció con fecha 9 de setiembre de 2022 y habiendo pasado el plazo de gracia no ha sido renovada. Dado que no existen otros antecedentes oponibles, se sugiere otorgar la marca solicitada. Sin perjuicio de ello, consideramos que los términos aludidos deben concederse sin derechos exclusivos”.
De esta manera, se considera levantar la oposición de oficio y conceder el registro solicitado , por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos KOLA, y REAL, artículo 7 de la Ley 17.011.
Acompañando lo dispuesto por la Asesoría, el procedimiento culmina (fs. 21 a 22 de los AA) mediante la Resolución de la DNPI, la cual concede el Registro de la Marca KOLA REAL, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos KOLA y REAL, a favor de la actora , para distinguir los productos/servicios de la clase Nº 32.
Finalmente, l a actora interpone recursos de revocación y jerárquico contra dicha Resolución (fs. 23 a 37 de los AA), los que no son resueltos por la Administración.
En definitiva, de la valoración conjunta de la prueba producida, se desprende que no existe controversia fáctica relevante, tratándose sustancialmente de una cuestión de derecho. En efecto, se encuentra acreditada la solicitud de registro de la marca “ KOLA REAL” por parte de la actora, la inicial oposición de oficio fundada en un antecedente registral idéntico, su posterior levantamiento al constatarse la caducidad de dicho registro, y finalmente la concesión de la marca por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la integran, en virtud de su carácter de uso común y falta de distintividad.
5) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes.
A juicio de esta Sede, como se adelantó, la controversia debe resolverse a partir de la aplicación de los criterios jurídicos en materia marcaria, particularmente aquellos vinculados a la determinación de si la marca en cuestión, resulta lo suficientemente distintiva, original y susceptible de apropiación exclusiva, para ser concedido su registro con derechos privativos.
En tal sentido, del análisis integral de la normativa aplicable, de los antecedentes administrativos y de la prueba incorporada en autos, no se verifican los presupuestos necesarios para acoger la pretensión anulatoria. La decisión administrativa de conceder la marca sin derechos privativos sobre los términos “ KOLA” y “REAL” se ajusta plenamente a Derecho y encuentra sólido sustento en los principios estructurales del sistema marcario.
En primer lugar, conforme al artículo 7 de la Ley Nº 17.011, no pueden ser apropiados en forma exclusiva aquellos signos o expresiones que carecen de aptitud distintiva o que han pasado al uso general en el comercio (por remisión al Nº 11 del art. 4 de la Ley Nº 17.011).
La distintividad constituye un presupuesto esencial del derecho marcario, en tanto la función de la marca es identificar el origen empresarial de los productos o servicios.
En este sentido, los términos “KOLA”, como variante fonética de “cola”, comúnmente utilizada para identificar bebidas gaseosas; y “REAL” carecen, individualmente considerados, de la originalidad o fantasía necesaria para generar un derecho exclusivo.
En segundo lugar, el otorgamiento sin derechos privativos sobre elementos genéricos o de uso común responde a la necesidad de preservar el dominio público marcario, evitando que un operador económico monopolice expresiones que deben permanecer disponibles para todos los competidores.
Este criterio ha sido sostenido de forma constante por la doctrina , jurisprudencia, y la práctica administrativa.
De este modo, la solución adoptada de conceder el signo en su conjunto, pero sin derechos exclusivos sobre sus elementos componentes, aparece como un criterio equilibrado y técnicamente correcto, que compatibiliza el interés del solicitante en acceder al r egistro con la protección del interés general en mantener libres los términos de uso común.
5.1) Sobre la falta de vista previa del informe de Asesoría en el marco del expediente iniciado por la actora.
En primer término, corresponde analizar el agravio de naturaleza formal invocado por la parte actora, relativo a que no se le confirió vista previa al dictado del acto administrativo impugnado.
Sin embargo, a juicio de esta Sede, no se configura en el caso una vulneración del derecho de defensa de entidad suficiente como para justificar la nulidad pretendida.
En efecto, del examen de los antecedentes administrativos surge que, si bien no se otorgó vista previa con anterioridad al dictado de la resolución cuestionada, dicha omisión no reviste relevancia invalidante en el contexto del procedimiento de autos.
Ello así, por cuanto se trata de un trámite promovido a instancia de la propia interesada, supuesto en el cual la jurisprudencia ha entendido , razonablemente, y de manera reiterada, que la concesión de vista previa no resulta exigible o, en su defecto, que su omisión carece de trascendencia, en tanto el administrado dispone desde el inicio del procedimiento de la oportunidad de exponer sus argumentos y ofrecer la prueba que estime pertinente (véase sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 719/2000, 617/2007, 512/2008, 143/2012, 600/2012, 82/2013, 36/2014, 698/2012, 84/2015, 311/2015, 316/2015, 419/2015, 441/2015, 169/2016, 834/2016, 1047/2017, 595/2019, 409/2020, 590/2020 y 103/2022, entre otras).
Por ejemplo, señaló el Tribunal en Sent. 58/2025: «En efecto, tiene dicho reiteradamente la Corporación, en lo que resulta jurisprudencia consolidada, que la vista previa (art. 76 del Decreto N° 500/991, con similar redacción en las disposiciones del Digesto -art. R. 69 - aplicable a la Comuna,) solo se impone en forma preceptiva para procedimientos iniciados de oficio. En cambio, cuando se t rata de respuestas dadas por la Administración a un requerimiento de parte, en principio no es dable alegar indefensión, puesto que es el propio administrado quien impulsa el trámite y tiene por ello plena oportunidad de expresar su punto de vista y acreditar sus dichos con anterioridad al acto que le es perjudicial» Y ello es justamente lo que sucedió en este caso, en donde, desde el inicio de las actuaciones la actora tuvo la oportunidad de formular su s posiciones y presentar sus consideraciones correspondientes.
Incluso más: lejos de evidenciar un perjuicio para la parte actora, el propio trámite administrativo demuestra que la intervención de la Asesoría Jurídica culminó en una solución más favorable que la inicialmente adoptada por la DNPI. En efecto, mientras que en una pr imera instancia se había formulado oposición de oficio al registro solicitado, el informe jurídico posterior descartó dicho obstáculo al constatar la caducidad del antecedente marcario, y aconsejó la concesión de la inscripción, aunque con la limitación de no reconocer derechos privativos sobre los términos que lo integran.
En tales condiciones, mal puede sostenerse que la falta de vista previa haya generado un perjuicio real, concreto y jurídicamente relevante, requisito indispensable para la procedencia de la nulidad invocada.
Por tanto, el agravio en examen no puede prosperar y corresponde su desestimación.
5.2) Sobre la motivación del acto.
La actora sostiene que el acto carece de motivación suficiente , expresando que «de la misma no surge ningún fundamento que haya llevado a que se conceda del registro sin derechos privativos los términos que lo componen» (fs. 20).
Sin embargo, dicha afirmación no se corresponde con la resolución impugnada.
La motivación, en tanto requisito de validez, exige la exteriorización de las razones que permiten comprender el iter lógico seguido por el órgano decisor, extremo que en el caso se encuentra satisfecho. La motivación no solo debe encontrarse en el acto impugnado en concreto, sino en la totalidad de las actuaciones.
De esta manera, s i bien es cierto que el fundamento no se encuentra desarrollado de forma expresa en el texto del acto impugnado, no es menos cierto que ello no determina, por sí solo, su ilegitimidad. En efecto, tratándose de un acto administrativo que constituye el resul tado final de un procedimiento, su motivación puede integrarse con los antecedentes que surgen del expediente administrativo, en cuanto éstos formen parte de su iter de formación y resulten conocidos o accesibles para el interesado.
En efecto, de la lectura de la totalidad del expediente, surge que la Administración explicitó los hechos que tuvo por acreditados, las normas aplicables y el razonamiento que condujo a la decisión de no otorgar derechos privativos sobre KOLA REAL. El informe de Asesoría previo a la Resolución impugnada expresa que: « Sin perjuicio de ello, consideramos que los términos aludidos deben concederse sin derechos exclusivos , por ser palabras que han pasado al uso general, que no tienen la fantasía y distintividad requerida por la Ley 17,011. Asimismo, tales términos, según surge del expediente Nº339.177, ya fueron otorgados sin derechos privativos» (fs. 19 de los AA).
La Administración, así, presenta varios argumentos para su decisión: la calidad de palabras de uso general, la falta de originalidad (todas incluidas en la Ley 17.011), y la existencia de un expediente anterior, lo que permite tener por satisfecho el deber de motivación, en la medida en que de tales piezas puede reconstruirse de manera clara y suficiente el razonamiento seguido por la Administración.
En este sentido, se comparte la histórica postura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a que la explicitación de los motivos puede surgir de cualquiera de los momentos de formación del acto administrativo, es decir, antes de dictado o in mersa en el mismo. Véase, a vía de ejemplo, lo dicho sobre este punto en Sentencias Nº323/2025, 404/2024, entre muchas otras.
Como señala MARIENHOFF, en reiterada cita, enteramente aplicable al caso: «la motivación del acto administrativo -aunque ella fuera obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la forma del acto, en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. En otras palabras, la motivación pue de se concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa. En suma, debe tratarse de una motivación idónea y eficaz, para lo cua l se requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto » (MARIENHOFF, Miguel S.
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, p. 330 a 332).
En consecuencia, no se advierte en el caso un vicio de falta de motivación que invalide el acto cuestionado, desde que los fundamentos de la decisión emergen de forma suficiente de las actuaciones administrativas que integran el expediente.
5.3) Sobre el exceso de poder invocado y vicio en los motivos:
si hay o no suficientes argumentos para disponer los derechos privativos en favor de la actora sobre KOLA REAL.
Corresponde entonces analizar si existen en los términos “KOLA” y “REAL” los caracteres de originalidad, distintividad o notoriedad suficientes para otorgar derechos privativos a su respecto y, en consecuencia, el acto debe anularse por estar viciado en sus motivos ; o si tal concesión incurriría en causales de nulidad acorde con las disposiciones de la Ley N°
17.011.
Desde la perspectiva de la teoría del acto administrativo, el vicio en los motivos se configura únicamente cuando los hechos en que se funda la decisión no se encuentran debidamente acreditados, o cuando, aun siéndolo, resultan jurídicamente inidóneos para sustentar la consecuencia adoptada.
Como establece CAJARVILLE, en frase multicitada: “En todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstancia exterior, cuya existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como una consecuencia jurídica.
Por lo tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en si misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad.
Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivo del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos ». (CAJARVILLE, Juan Pablo, Sobre Derecho Administrativo, FCU, 2008, pp. 31-32).
En el caso, no se verifica tal extremo: los términos “ KOLA” y “REAL” carecen, individualmente considerados, de aptitud distintiva suficiente.
El primero, en tanto remite a expresiones de uso común en el mercado de bebidas (KOLA), circunstancia que los torn a inapropiable en forma exclusiva. Contrariamente a lo señalado por la actora, KOLA es una variante fonética de “cola”, directamente asociada a bebidas gaseosas, con un claro contenido genérico o descriptivo de , al menos, algún tipo de producto. En el rubro clase 32, su capacidad distintiva es muy reducida o nula.
La distintividad de la marca supone «El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características» (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas . Abeledo Perro, 2002, p. 107); y esto último es lo que sucede en el caso, especialmente, con el vocablo KOLA.
En cuanto al vocablo “REAL” constituye una expresión de carácter laudatorio y de uso generalizado en el comercio, carente de aptitud distintiva suficiente para individualizar un origen empresarial determinado.
En tal medida, su apropiación exclusiva resultaría incompa tible con el principio de libre disponibilidad de los signos comunes.
La combinación “KOLA REAL” tampoco introduce un grado de originalidad o fantasía suficiente que permita superar la debilidad distintiva de los términos que la integran. Antes bien, se trata de la simple agregación de dos vocablos de uso común que, aun considerados en conjunto, no generan un signo con aptitud distintiva fuerte que justifique la concesión de derechos privativos sobre sus elementos componentes.
Como señaló la doctrina especializada: «Especialmente, la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley N° 17.011.
Éstos, resultan ser casos en los cuales no se está ante denominaciones que se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Se está frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades.
Por ende, se asiste ante denominaciones que no tiene aptitud distintiva; que no permiten diferenciar el producto del fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y, menos otorgarse un uso mono pólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y, su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca» (MERLINSKI, R.
y SALAVERRY, L. Las Marcas en el Uruguay, p. 37).
Adicionalmente, la normativa aplicable excluye de registración con efectos privativos aquellos signos que sean genéricos, descriptivos o que hayan pasado al uso general en el comercio, en tanto su apropiación afectaría la libre concurrencia y el interés general.
Si se admitiera la concesión de derechos de la denominación KOLA, aún con la diferencia de raíz en su letra, «los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor ». Por eso, como expresa CHIJANE, estos vocablos:
«deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto» (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, B de F, 2007, pp. 45 y 48).
Tal como expresó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en Sent. 354/2025: «la expresión aparece como meramente descriptiva y sin nota de distintividad propia. Sobre el particular, Merlinski y Salaverry señalan que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No.
17.011. En esos casos, se está ante denom inaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, carecen de aptitud distintiva, "(…) no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabricante;
y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico.
Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto explican sus características, su utilización o su finalidad. Y su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca". (Cf. MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. Las marcas en el Uruguay, citado en sentencia No. 751/2012)» (Véanse Sents. No. 23/2026, 698/2025, 413/2025, 408/2025, 535/2024, 515/2024, 482/2024, 462/2024,454/2024, 341/2024, entre otras, con argumentos similares en estos casos).
Por último, en cuanto al argumento relativo a la notoriedad de la marca, aun cuando pu ede a dmitirse, contrariamente a lo que señala la demandada, que la expresión “ KOLA REAL” goce de cierto grado de reconocimiento en otros mercados o jurisdicciones, ello no resulta, por sí solo, determinante a los efectos pretendidos.
En efecto, la notoriedad no suple automáticamente la falta de distintividad intrínseca de los términos que componen el signo, ni habilita la apropiación exclusiva de vocablos que, por su naturaleza, deben permanecer disponibles para todos los operadores económicos. A lo sumo, podría incidir en la protección del signo en su conjunto, pero no en la concesión de derechos privativos sobre cada uno de sus componentes aisladamente considerados.
Compartiendo lo señalado por la titular de esta Sede en Sent.
336/2025: «analizando las probanzas a la luz de la sana crítica (art. 140 del CGP) y en el marco normativo que al caso corresponde, no se advierten razones que lleven a disentir con la decisión adoptada en sede administrativa. En tal sentido, el art. 7 de la Ley 17.011 establece que “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derecho privativos sobre los mismos”; y dado que justamente, es en esas causales de nulidad que se incurre, la consecuencia aplicada es conteste con la norma que regula el punto. Por tanto, se impone la confirmación del acto impugnado».
Por consiguiente, no se advierte que la Administración haya incurrido en exceso de poder ni en un vicio en los motivos del acto impugnado. Antes bien, la decisión de conceder la marca “ KOLA REAL” sin derechos privativos sobre sus términos componentes aparece debidamente fundada en hechos acreditados y en una correcta aplicación del derecho vigente, preservando el equilibrio entre el interés individual del solicitante y el interés general com prometido en la disponibilidad de los signos de uso común.
En definitiva, corresponde rechazar el agravio y confirmar la validez del acto administrativo impugnado.
5.4) Sobre la aplicación de la presunción del art. 47 del CCA.
El impacto de la presunción de ilegitimidad consagrada por el art.
47 del CCA, tampoco permite variar la conclusión. Como explica COUTURE, las presunciones no conforman medios de prueba, sino que proyectan efectos respecto a la distribución de la carga de la prueba (Cf.:
COUTURE, E., Fundamentos del derecho procesal civil. Depalma, 1988, p.
227 y 228). Así, existiendo una presunción respecto a un hecho que requiere prueba por una de las partes, recaerá sobre la otra la carga de destruir la presunción simple establecida, determinando una inversión en las cargas probatorias.
En el caso, y conforme viene de reseñarse, ha quedado probada la falta de ilegitimidad del acto impugnado
6) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos contra el acto impugnado por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que es legítimo, por lo que no corresponde recomposición alguna.
7) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta, no mediando merito para condena en la instancia.
Por los fundamentos expuestos, RESUELVO:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin especial condena procesal.
2) A los únicos efectos fiscales, fijanse los honorarios de la letrada interviniente en $ 40.000 (pesos uruguayos, cuarenta mil)
3) Ejecutoriada, intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por A cta
Nº7/2025).
4) Asimismo, ejecutoriada, encárguese a la Oficina Actuaria la eliminación de los Antecedentes Administrativos del servidor de la Sede.
5) Oportunamente, archívese.
Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).