Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno
Sentencia Definitiva N° 142/2026
20 de abril de 2026
- Ficha (IUE)
- 240/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dr. Nicolás Pallas –
- Redactor
- Dr. Nicolás Pallas –
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 20 de abril de 2026
SENTENCIA DEFINITIV A Nº 142/2026
VISTOS:
Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ AA CONTRA
ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.
ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha: 240/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, actuando el Juez Subrogante, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar.
RESULTANDO:
1) Que, con fecha 2 8 de abril de 2025, se presenta AA., representada por la Dra. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ( DNPI) el 29 de julio del 2024 en el expediente N° 554484, por la cual la Administración concedió el registro de la marca “LARA” (mixta) en favor de CC de Brasil, para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase internacional N° 9 (fs. 3).
2) En su demanda (fs. 10 y ss.), la actora argumenta la nulidad del acto administrativo, por haberse dictado en contravención de la legalidad.
En primer lugar, señala que es explica que es titular de la reconocida familia de marcas de AA, por lo que dedujo oposición ante la solicitud de inscripción de la marca “LARA” (fs. 11). Sin embargo, la Administración rechazó dicha oposición, y resolvió conceder el registro peticionado de la marca “LARA” en favor de CC.
En primer término, la accionante entiende que el caso se inserta en un marco más general de competencia desleal, violentando el num. 7 del art.
5° de la Ley N° 17.011. Ello, en función de que el mismo solicitante – socio administrador de la empresa DD.- ha requerido el registro de otras marcas similares a “CLARO” (Lara y Clara) en otras jurisdicciones, en lo que entiende como una estrategia global para acercarse al signo distintivo de AA (fs. 12 a 17).
En cuanto a las marcas en sí mismas, sostiene que los signos en pugna son confundibles, existiendo similitud gráfica, ortográfica y fonética en marcas cortas (fs. 18), lo que puede llevar al consumidor a asociar indirectamente los servicios de LARA con el origen empresarial de AA. (fs.
19 y 19 vto.). Por último, se extiende en cuanto a la notoriedad de la marca CLARO, por lo que merecen especial protección (fs. 20 a 22).
3) Conferido traslado por Decreto Nº 428/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM), con fecha 12 de junio de 2025, (fs. 38 y ss.), representada por la Dra. EE, defendiendo el acto impugnado.
En tal sentido, sostuvo, en primer lugar, que la concurrencia desleal debe presumirse en función del signo respecto al que se solicita el registro, lo que no ocurre en el caso, puesto que aquí se ha pretendido la inscripción de la marca “LARA” y no “CLARA” (fs. 39 y 40).
Sobre la cuestión marcaria, entiende que no existe similitud entre la familia de marcas CLARO y la que se ha concedido; a lo que agrega que algunas de las marcas de AA son denominativas y refieren a un conjunto de vocablos (fs. 39 vto. y 40), a la vez que los signos mixtos de CLARO no plantean similitud figurativa con la registrada, a lo que agrega la diferencia ideológica en función de su distinta significación. Por lo que entiende que existe absoluta diferenciación fonética, gráfica e ideológica, lo que impide la confundibilidad entre los consumidores (40 vto. a 41 vto.).
En general, argumenta que «los signos en su conjunto y de forma sucesiva, da cuenta que la marca mixta LARA y las marcas denominativas CLARO, RECARGAS CLARO e IDEAS CLARO, no son confundibles, por más que coincidan en algunas de sus letras », acompañando distintas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que confirman actos, en casos que entiende similares (fs. 41 vto. y 42).
4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de CC como tercero, de lo cual se confirió traslado al actor (Decreto N° 701/2025), el que no fue evacuado, y por Decreto N° 822/2025 se admitió su incorporación al proceso.
El tercerista compareció a fs. 59 y ss., defendiendo la legitimidad del acto, coincidiendo con los informes producidos por la DNPI durante el procedimiento administrativo. De tal manera, explica que su giro comercial es la gestión de pagos como administrador de la empresa DD, el que se desarrolla en varias jurisdicciones, siendo ya reconocida en el mercado (fs.
62).
En cuanto a las marcas en pugna, sostiene que no existe confundibilidad, puesto que «la diferencia fonética y visual es evidente » entre LARA y CLARO (fs. 64), lo que permite su pacífica coexistencia, considerando además que el público de estos productos es discriminador (fs.
66 vto.). Sostiene la aplicación del principio de especialidad, puesto que las empresas se desarrollan en ámbitos diferentes del mercado, y porque se excluyó la emisión y transmisión de telecomunicaciones de la clase 9 durante el trámite de registro (fs. 65 vto . y 66). En cuanto a la alegación de competencia desleal, entiende que e s AA. quien desarrolla conductas de competencia desleal, al pretender impedir la concesión de la marca (fs. 67 a
69).
5) Con fecha 22 de setiembre de 2025, por Decreto Nº 1547/2025 se abrió el expediente a la etapa probatoria.
En tal oportunidad, se presentó el tercerista (fs. 88) ofreciendo documental que aporta de fs. 84 a 87 y los antecedentes administrativos.
Luego, se presentó la actora (fs. 214) adjuntando prueba documental (fs. 90 a 213; mientras que el MIEM (fs. 218) ofreció las resultancias de autos y la documental ya aportada. Tras ello, se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto N° 1764/2025) sin que las partes comparecieran (fs. 223).
Con fecha 2 1 de noviembre de 2025, se dictó la Sentencia Interlocutoria Nº 322/2025 respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos (art. 166 del CCA), y alegaron las partes y el tercerista (fs. 232 y ss., fs. 250 y ss., y fs. 243 y ss., respectivamente).
6) Concluida la causa, los autos fueron puestos al despacho el día 25 de febrero de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Definitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 172 del CCA.
7) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026. En tal carácter, y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley Nº 15.750, el art. 209 del CGP y el art.
183 del CCA, se dicta la presente sentencia en tiempo y forma.
CONSIDERANDO:
1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y, en consecuencia, confirmará el acto administrativo impugnado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción.
La acción de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la DNPI el 29 de julio del 2024 en el expediente N° 554484 (fs. 3).
Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los requisitos de admisibilidad respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA). En efecto:
(a) El acto administrativo contra el cual se accion a es definitivo, esto es, que a su respecto se ha agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que correspondan y que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Ad ministración incumplido pronunciarse y n otificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
En el caso, surge de los dichos de ambas partes y de los Antecedentes Administrativos, que la Resolución fue notificada personalmente el 19 de agosto de 2024 (fs. 3 vto. y 4) y se presentaron los recursos de revocación y jerárquico con fecha 29 de agosto de 2024 (fs. 80 a 104 de los AA).
La Administración desestimó el último de los recursos el 30 de diciembre de 2024 (fs. 30 vto. a 31 vto. y 152 a 154 de los AA), habiéndose agotado expresamente la vía administrativa mediante su notificación el 30 de enero de 2025 (fs. 32).
(b) Que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo , esto es, dentro de los 90 días posteriores al agotamiento de la vía administrativa y que no hubieren pasado 2 años desde la interposición de los recursos, en la forma indicada por los arts. 55 a 57 del CCA.
En el caso, la demanda de nulidad fue presentada con fecha 28 de abril de 2025, de forma tempestiva (fs. 10 y ss.).
(c) Y que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legitimo en la anulación de tal acto.
En ese sentido, el objeto de esta litis es la declaración de nulidad de un a Resolución a la que , el propio actor, en sede administrativa, compareció activamente oponiéndose al registro de la marca de referencia, invocando la existencia de signos confundibles y, por ende, la eventual afectación de su esfera jurídica.
3) Objeto del proceso y de la prueba.
Tal como puede apreciarse de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso consentida por éstas (Sentencia Interlocutoria 322/2025), la cuestión de debate se centra en «determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 29 de julio del 2024 en el expediente N° 554484 , lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos».
Por tanto, el objeto de la prueba fue fijado en: « (i) si existe confundibilidad entre las marcas en pugna; (ii) si se configura un supuesto de competencia desleal que determine la nulidad del registro».
4) Valoración de la prueba y l os hechos que se debaten en el presente.
Tal como se desprende de los Antecedentes Administrativos, de los actos de proposición de las partes y de la fijación del objeto del proceso en la Sentencia Interlocutoria 322/2025, es posible identificar los dos puntos centrales de debate planteados por las partes:
(i) Si las marcas “CLARO” y su familia de marcas son confundibles con la marca “LARA”; y (ii) Si el titular de la marca “LARA” está compitiendo deslealmente con el titular de la marca “CLARO” de forma que suponga la nulidad del registro de su marca.
Del análisis de la prueba (los Antecedentes Administrativos y la prueba documental agregada por las partes) se puede apreciar lo siguiente:
En el Expediente Nº 2024 -8-4-0000420 (AA), a fs. 3 y 4 se ingresa la s olicitud de registro de marca “LARA” (mixta), para la clase internacional Nº 9, por CC.
De fs. 7 a 50 de los AA se presenta o posición al registro de la marca, por AA, fundamentando su oposición en base a sus marcas registradas, y a los arts. 5 (núm. 6 y 7), 6, y 23 de la Ley Nº 17011, detallando las marcas registradas y los fundamentos de su oposición.
Otorgada vista al solicitante (fs. 53 de los AA), presenta escrito el 10 de enero de 2024, solicitando la limitación de la clase Nº 9 por la que solicita el registro de la misma, excluyendo “emisores [telecomunicación];
transmisores [telecomunicación”, quedando únicamente circunscripta a “Tarjetas de crédito codificadas magnéticamente o con chip; Carteras electrónicas descargables; Tarjetas codificadas (llaves de acceso); Tarjetas con circuito integrado (tarjetas inteligentes); Tarjetas magnéticas codificadas; Tarjetas magnéticas para iden tificación; Máquinas registradoras; Máquinas expendedoras de recibos; Máquinas de cálculo;
Máquinas sumadoras; Máquinas para contar y separar dinero; Máquinas para facturación; Máquinas para pagos con tarjeta de crédito; Software de computadora grabado” (fs. 60 a 73 de los AA).
En un primer informe, la Asesoría Letrada del MIEM (fs. 74 a 77) rechaza la oposición de AA. destacando que: «Si comparamos el signo solicitado “LARA” (mixta), Acta N° 554.484, y el preregistrado “CLARO” (mixtas y denominativas), Actas N° 475840, 526789, 522697, 522696, 512810, 511503, 511501, entre otras, para la clase internacional 9, podemos apreciar que los mismos, presentan diferencias desde el punto de vista fonético y ortográfico que hacen posible la coexistencia pacífica de los mismos en el registro, impidiendo de esta manera, que se incurra en confusión por parte del público consumidor (…) las marcas impresionan de diferente manera. Las pre -registradas comienzan sus denominaciones con una letra C, mientras que la solicitada lo hace con la letra L. No solo eso, sino que también finalizan con diferentes letras, mientras que la pre - registrada lo hace con la letra O, la solicitada lo hace con la letra A (…) Concluyendo finalmente que es posible la coexistencia pacifica de las marcas, entendiendo que no se incurriría en riesgo de confusión y/o asociación».
A fs. 79 de los AA luce la Resolución de la DNPI impugnada, de fecha 29 de julio de 2024, concediendo el registro de la marca “LARA (mixta)” a favor de CC de BRASIL, para la clase Nº 9, con la exclusión anteriormente referida.
Interpuestos y fundamentados los recursos correspondientes (fs.
80 a 104), la Asesoría Letrada del MIEM mantiene su posición, y agrega que: «Por otra parte, poseen un significado conceptual totalmente disímil;
ya que “LARA” refiere al nombre femenino, mientras que “CLARO” hace alusión a aquello “Que tiene abundante luz”, “Dicho del cielo, del tiempo, del día o de la noche. Despejado y sin nubes ”, “Dicho de un color o de un tono: Que tiende al blanco, o se le acerca más que otro de su misma clase”, etc (…) no quedó acreditada la concurrencia desleal, puesto que en el caso a estudio, no existe imitación de marca y por lo tanto, no habría aprovechamiento de la reputación obtenida por las marcas de la recurrente ni tampoco los actos de concurrencia del titular de la marca i mpugnada desviarían la clientela de “AA.” (…) Además debemos considerar el hecho de que, en el caso que nos ocupa, estamos ante lo que se denomina “marcas breves” (…) En dichas marcas, las pequeñas diferencias cobran especial importancia, motivo por el cual, éstas pueden excluir el riesgo de confusión;
y no cabe la monopolización de las pocas letras que la conformen, impidiéndose el registro de otras que las contengan» Ante esto, tanto la DNPI (revocación, fs. 131 a 132 de los AA) como el MIEM (jerárquico, fs. 152 a 154 de los AA), mantienen la recurrida.
En autos, adicionalmente, las partes agregaron diversa prueba documental para acreditar sus pretensiones.
Así, el tercerista agregó de fs. 84 a 87 su vínculo con DD y la web de AA para mostrar sus diferencias.
Mientras que la parte actora agrega documentos de fs. 85 a 213 con distintas “notas”, artículos publicados en prensa y una declaración jurada del representante legal de AA, dando cuenta sobre la marca “CLARO” y su notoriedad; los certificados de registro de marca en Latinoamérica;
precedentes en algunos países donde se han anulado marcas como LARA y similares, así como antecedentes de solicitudes de registro del beneficiari o del acto impugnado en otros países En definitiva, de la valoración conjunta de la prueba producida, se desprende que el debate ha quedado circunscripto a la eventual confundibilidad entre los signos “CLARO” y “LARA”, así como a la existencia de actos de competencia desleal que potencialmente hayan llevado a la registración y que pudieran ser aptos para su rechazo.
En ese marco, surge que la cuestión fue objeto de un análisis técnico específico en sede administrativa, donde se ponderaron tanto los aspectos fonéticos, gráficos y conceptuales de los signos en conflicto, como el alcance concreto de la clase solicitada, concluyéndose en la inexistencia de riesgo de confusión o asociación relevante.
Por su parte, la prueba aportada en autos por las partes se orienta, principalmente, a reforzar sus respectivas posiciones en torno a la notoriedad de la marca “CLARO” y a la diferenciación de los signos, sin que de su examen surjan, prima facie, elementos de convicción que desplacen de manera clara las conclusiones alcanzadas en la vía administrativa ni que acrediten, en forma concluyente, la configuración de un supuesto de competencia desleal en los términos invocados, más allá de los precedentes (no vinculantes) que la actora agrega.
5) Fundamentos de Derecho con relación a los argumentos planteados por las partes.
A juicio de esta Sede, como se adelantó, la controversia debe resolverse a partir de la correcta aplicación de los criterios jurídicos en materia marcaria, particularmente aquellos vinculados al riesgo de confusión y a la configuración de actos de competencia desleal, a la luz de la normativa vigente.
En tal sentido, del análisis integral de la normativa aplicable, de los antecedentes administrativos y de la prueba incorporada en autos, no se verifican los presupuestos necesarios para acoger la pretensión anulatoria. En efecto, no se acredita la existencia de un riesgo de confusión jurídicamente relevante entre los signos en conflicto, ni tampoco la configuración de actos de competencia desleal suficiente para anular el registro marcario en los términos exigidos por el ordenamiento. Por el contrario, las diferencias apreciables entre las marcas, el contexto específico de los productos involucrados y la ausencia de elementos que demuestren un aprovechamiento indebido de reputación o desvío ilegítimo de clientela, conducen a concluir que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente fundado y ajustado a Derecho, no configurándose, por ende, causal de nulidad que habilite su invalidez.
5.1) Sobre si existe confundibilidad entre “CLARO” y su familia de marcas y “LARA”.
El análisis de confundibilidad marcaria constituye el eje central del presente litigio, debiendo efectuarse conforme a los parámetros establecidos en la Ley Nº 17.011, en particular sus arts. 5, 6 y 20, que vedan el registro de signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios , permitiendo a los terceros presentar oposición.
En efecto, en lo que tiene que ver con el planteo de la parte actora, deben tenerse en cuenta el art. 5 numerales 6 y 7 de la Ley Nº 17.011, que nulifica: «6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial ; 7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal» Y el art. 6, sobre la confundibilidad: « Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes».
En el caso en cuestión, la parte actora reclama, primero, la confundibilidad entre las marcas “CLARO” y su familia de marcas notorias y “LARA”.
La confundibilidad “tiene que ver con la probabilidad de que dos signos marcarios se asemejen entre sí de forma que induzcan a confusión al público consumidor, o puedan hacerlo” (MERLINSKI, R. y SALA VERRY ,
L., Las marcas en el Uruguay . AMF, 2000, p. 35). En esa línea, se ha sostenido de forma pacífica que el juicio de confundibilidad debe realizarse a partir de una apreciación global del signo, atendiendo a sus aspectos fonéticos, gráficos y conceptuales, así como a la impresión de conjunto que genera en el consumidor medio del sector pertinente, quien no realiza un examen analítico sino sintético de las marcas en conflicto. (Cfme.
GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. Manual teórico-práctico de marcas . UM, 2009, pp. 87 y ss.).
Siguiendo estas consideraciones , señaló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sent. 393/2025 , que « al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en er ror al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 - 88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS;
"Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357 -358)». (Cfme.
también Sents. 98/2026, 741/2023, 628/2019, entre otras).
En el caso de autos, del análisis conjunto de los elementos probatorios y de los antecedentes administrativos, no se advierte la configuración de un riesgo de confusión en los términos exigidos por la normativa aplicable.
De esta manera, s iguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS: «Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva (…) el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) (…) Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor . (BERTONE, L. E.
y CABANELLAS DE LAS CUEVAS , G., Derecho de Marcas. Tomo II .
2003, p. 46).
Así:
(a) Desde el punto de vista fonético, las marcas “CLARO” y “LARA” presentan diferencias perceptibles en su estructura sonora, particularmente en su inicio y cadencia, lo cual incide de forma relevante en la percepción del consumidor.
Asiste razón a la demandada en cuanto a que las marcas impresionan de diferente manera : “Mientras que la expresión “lara” se asocia por quien la escucha o visualiza a un nombre femenino, un apellido o la denominación de un lugar de cualquier naturaleza, la expresión “claro·” que luce en todas las marcas de la parte actora (…) es un adjetivo, masculino». (fs. 41) (b) En el plano gráfico u ortográfico , las diferencias en la composición de los signos, tanto en su extensión como en las letras que los integran, determinan una impresión visual diferenciada.
Coincidiendo aquí con lo señalado oportunamente por la Asesoría Letrada del MIEM en el expediente administrativo (fs. 74 a 77 de los AA):
«Las pre -registradas comienzan sus denominaciones con una letra C, mientras que la solicitada lo hace con la letra L. No solo eso, sino que también finalizan con diferentes letras, mientras que la pre -registrada lo hace con la letra O, la solicitada lo hace con la letra A».
(c) Incluso a nivel conceptual, los signos remiten a ideas distintas, lo que refuerza su individualización en el tráfico económico.
Mientras “LARA”, como se indicó, se asocia de forma inmediata a un nombre propio femenino , esto es, a una referencia personal e individualizable, “CLARO”, en cambio, remite a un concepto del lenguaje común vinculado a la claridad, la luz o la nitidez. Esta divergencia semántica no es menor, en tanto contribuye a generar en el consumidor una impr esión global diferenciada, reduciendo aún más la posibilidad de asociación indebida entre ambos signos.
En efecto, no basta la mera semejanza parcial entre signos, sino que es necesario que exista un riesgo real, efectivo y jurídicamente relevante de confusión o asociación en el público consumidor, lo cual debe evaluarse en función de las circunstancias concretas del caso, incluyendo la naturaleza de los productos o servicios involucrados y el grado de atención del consumidor medio.
Como señala OTAMENDI: «Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que ‘a los fines de resolv er la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultar comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa» (OTAMENDI, J. Derecho de marcas. Lexis Nexis Abeledo – Perrot, 2002, p. 184).
En este caso, e l contexto de comercialización y el público consumidor específico, el cual, tratándose de productos comprendidos en la clase 9 (con el alcance finalmente delimitado), presenta un grado de atención que reduce aún más la probabilidad de confusión.
En definitiva, no se configuran en el caso los presupuestos necesarios para concluir que la coexistencia de los signos en el mercado genere un riesgo de confusión o asociación jurídicamente relevante que justifique la anulación del acto impugnado.
5.2) Sobre si existe competencia desleal que suponga la nulidad del registro de la marca “LARA”.
En cuanto al segundo agravio, corresponde analizar si los hechos invocados encuadran en un supuesto de competencia desleal susceptible de invalidar el registro marcario otorgado , en los términos indicados en el numeral 7 del art. 6 de la Ley 17.011: « 7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.» Aplicando tales criterios al caso de autos, no surge acreditada la configuración de un supuesto de competencia desleal en términos que pueda afectar la validez de un registro marcario, como el de autos.
En primer lugar, porque no se verifica una acción dolosa susceptible de generar confusión, por las razones ya expuestas al analizar la confundibilidad marcaria.
Como señala el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sent. 536/2025, la competencia desleal vinculada a lo marcario requiere un «aprovechamiento indebido, del prestigio, reputación, poder atractivo o distintividad, que permita (…) presumir una infracción concurrencial».
Esto no se acredita en autos , en tanto no se demuestra una estrategia deliberada orientada a captar su clientela mediante el uso del signo “LARA”. Por el contrario, se advierte que el titular del registro impugnado posee una identificación empresarial propia vinculada al signo “CLARA”, y que, incluso, ha adoptado una denominación que, lejos de reproducir directamente la marca de la actora, introduce algunas diferencias relevantes.
Si bien s e admite, a partir de la prueba agregada, que la marca invocada por la actora reviste un evidente grado de notoriedad en el mercado, e incluso que han existido antecedentes de controversias en otras jurisdicciones respecto de signos similares, tales circunstancias, por sí solas, no resultan suficientes para tener por configurado un supuesto de aprovechamiento indebido.
La notoriedad marcaria no genera una suerte de protección automática o expansiva frente a cualquier signo que presente alguna similitud, sino que exige, para su tutela reforzada, la verificación concreta de un uso que busque capitalizar indebidamente su prestigio o posicionamiento.
Compartiendo lo señalado por la titular de esta Sede en Sent.
370/2025: «En efecto, tal aprovechamiento o intención de afectación no puede presuponerse ni derivarse del solo hecho de que sus marcas compartan un término de uso común. A ello se agrega que la imagen tampoco busca la semejanza o, al menos, no la consigue, por lo que no puede suponerse que existió tal intención».
La configuración de un aprovechamiento indebido de reputación requiere la acreditación de elementos específicos, tales como la intención o aptitud objetiva de beneficiarse del prestigio ajeno, la existencia de un vínculo o asociación en la mente del consumidor, y la posibilidad de desviar clientela o diluir la fuerza distintiva de la marca notoria. Tales extremos deben surgir de manera clara de la prueba producida, no siendo suficiente la mera conjetura o la invocación genérica de notoriedad.
En el caso de autos, tales elementos no han sido demostrados. No se acredita que el signo “LARA” haya sido adoptado con la finalidad de aprovechar la reputación de “CLARO ”, ni que exista una estrategia dirigida a generar asociación indebida en el público. Por el contrario, las diferencias ya señalada s, así como la propia configuración del signo y su presentación, descartan razonablemente dicha hipótesis.
Asimismo, si bien puede reconocerse la existencia de una situación de competencia en sentido amplio , lo cierto es que la misma se desarrolla en relación con productos que, en su concreta delimitación, resultan diferenciables para el consumidor, sin que se haya acreditado la concurrencia de medios desleales idóneos para desviar clientela.
En suma, a la luz de la normativa aplicable, la doctrina y la jurisprudencia, no se verifican en el caso los presupuestos que permitan concluir en la existencia de confundibilidad marcaria ni de competencia desleal en los términos invocados por la parte actora.
6) Orientación de cumplimiento El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos contra el acto impugnado por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que es legítimo, por lo que no corresponde recomposición alguna.
7) Que la actuación procesal de las partes en defensa de sus derechos ha sido correcta, no mediando merito para condena en la instancia.
Por los fundamentos expuestos, RESUELVO:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin especial condena procesal.
2) A los únicos efectos fiscales, fijanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 40.000 (pesos uruguayos, cuarenta mil)
3) Ejecutoriada, intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por A cta
Nº7/2025).
4) Asimismo, ejecutoriada, encárguese a la Oficina Actuaria la eliminación de los Antecedentes Administrativos del servidor de la Sede.
5) Oportunamente, archívese.
Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).