Sentencia Definitiva N° 86/2026

Montevideo, 22 de abril de 2026 SENTENCIA Nº86/2026 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERÍA . ACCIÓN DE NULIDAD” – Ficha Nº153/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 27 de marzo de 2025, compareció en autos el Dr. BB, en representación de AA, impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 20 de mayo de 2024 , mediante la cual se concedió el registro de la marca “ AFLICEPT”, a favor de CC., para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional N°5 (fs. 67 y ss.). 2) En su demanda , relata que tal resolución no le fue notificada personalmente, tomando conocimiento de la misma con fecha 31 de mayo de 2024 a través de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial; indica que interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 7 de junio del mismo año y que, no habiendo recaído pronunciamiento expreso por parte de la Administración, con fecha 24 de diciembre de 2024 se configuró su denegatoria ficta; en consecuencia, el presente accionamiento se dedujo en plazo. 3) Relata en su demanda que la marca “AFLICEPT es una derivación de la DCI (Denominación Común Internacional) “AFLIBERCEPT” que es el principio activo del medicamento EYLEA comercializado en América Latina por la actora bajo la marca “EYLIA”. Indica que “AFLICEPT”, “es una marca para identificar un medicamento que compite con el producto comercializado por AA bajo la marca EYLIA. Dicha marca pretende utilizar una derivación del nombre genérico del fármaco…lo que no es permitido de acuerdo con las nulidades absolutas previstas en la Ley 17.011 del art. 4, numerales 9 y 10 … afecta notoriamente el derecho de libertad de comercial y de libre competencia de AA”. Por su parte, alega también que el acto encausado adolece de vicios en su motivación, puesto que nada dice sobre lo peticionado por ésta en el decurso del trámite administrativo respecto a la DCI mencionada. 4) Una vez realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede, por Decreto Nº178/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 9 de mayo de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado, aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando citar como tercero a CC (fs. 83 y ss.). 5) En su contestación de demanda, la Administración explica que habiendo realizado una búsqueda en la base de datos de la OMS “ dicha búsqueda no arroja resultados porque la DCI debe ser tal cual está registrada en la base de la OMS y en el caso concreto se trata de una derivación, una deformación de la denominación común, donde CC crea otro nombre, el cual le asigna a la marca solicitada ” y que para ser considerada como DCI, la denominación del medicamento debe ser exactamente igual a como está registrada en la OMS (resaltado en el original, fs. 84 vto.). Adicionalmente, indica que las marcas farmacéuticas por lo general se componen de un prefijo que alude a algún componente del medicamento y luego le sigue una denominación que las hace susceptibles de ser protegidas marcariamente. En la especie, expresa, “AFLICETP” y “AFLIBERCEPT” se distinguen fonética y orográficamente. Finalmente, discrepa con la actora en cuanto a que el registro de la marca ubique a CC en una ventaja concurrencial. 6) La citación de CC fue admitida por Sentencia Interlocutoria N°22/2025, no compareciendo éste a deducir tercería coadyuvante con la parte demandada conforme surge del Decreto Nº841/2025. 7) Mediante tal providencia se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla la actora y la demandada con fecha 27 de junio, 22 y 24 de julio de 2025. Por su parte, ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que , por Decreto N°1581/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 8) Producida la prueba de autos, por Sentencia Interlocutoria N°162/2025 (en la que también se pronunció esta Sede sobre un hecho nuevo denunciado por la demandada), se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 19 de diciembre de 2025 y 4 de febrero de 2026. 9) Finalmente, mediante Decreto N°192/2026, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que, tratándose de un asunto susceptible de apelación, no corresponde intervención del P.E.C.A en esta instancia (arts. 33 y 171 CCA) . Con fecha 10 de marzo de 2026, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida (fs. 168 vto.). CONSIDERANDO: 1) La Sede amparará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y anulará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (Tarigo, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, Augusto. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de los dichos de las partes y de fs. 54 y ss., del Expediente Nº202 5-8-4-0000073 (A.A) que la Resolución encausada fue dictada por la DNPI con fecha 20 de mayo de 2024, sin constar notificación a la actora en autos. Tampoco surge de los A.A constancia de la fecha de presentación de los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 55 y 56 A.A) pero no mediando controversia se tomará por cierta la indicada en la demanda (7 de junio de 2024). Por Resoluciones de fecha 15 de junio y 11 de agosto de 2025 aportadas en soporte digital, se desestimaron los recursos interpuestos; no obran en autos notificaciones de dichos actos, los que fueron aportados en vía jurisdiccional como hechos nuevos. El presente accionamiento fue iniciado el día 27 de marzo de 2025 (considerando para ello la denegatoria ficta operad a el día 24 de diciembre de 2024), en tiempo hábil (fs. 67). Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que concedió el registro de marca “ AFLICEPT” a CC para distinguir los productos incluidos en la Clase Internacional Nº5 , la que a criterio de la actora, ingresa dentro de las nulidades absolutas del art. 4 de la Ley Nº17.011 y la agravia puesto que es una derivación de la DCI “AFLIBERCEPT”, que, a su vez, es un activo que compone al producto que comercializa bajo la marca EYLIA, en America Latina. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº 1581/2025, la suscrita dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos. Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse deberá acotarse al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”. A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución dictada con fecha 20 de mayo de 2024 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se concedió el registro de la marca "AFLICEPT" para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional 5, a favor de CC; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de Derecho. Para ello y en particular, deberá determinarse si: (i) el acto atacado carece de motivación suficiente, congruente y exacta; (ii) existieron vicios en los motivos del acto por haber, la Administración, valorado de forma errónea la derivación de la marca respecto de la DCI "AFLIBERCEPT" y (iii) se transgredieron y/o desconocieron las previsiones que surgen del art. 4, numerales 9) y 10) de la Ley Nº17.011” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente en los puntos (i), (ii) y (iii)”. Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió , en la misma oportunidad, tener: “agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en 63 fs., en soporte electrónico, la correspondiente a la parte actora obrante de fs. 11 a 66 en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA y la que luce de fs. 102 a 1 20 y 125 a 134 propuesta en la etapa de prueba. Si bien dentro de tales documentos obran resoluciones, que no se trata de prueba propiamente dicha sin o de Derecho, la Sede entiende pertinente mantenerlas en autos dado que pueden ilustrar al momento de dictar sentencia definitiva, amén de que podrían se agregadas en cualquier momento. Asimismo, cabe aclarar que las resultancias de autos no constituyen un medio de prueba en sí mismo, sino, más bien, el resultado de la valoración de la restante prueba producida y diligenciada en autos, que se hará en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva”. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforma n el objeto del proceso , en tanto, siendo controvertibles, no fueron controvertidas (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto). En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesit an ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, Luis. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "P roceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto , no ha sido controvertido en autos que la actora es quien comercializa en America Latina el producto EYLIA ni que el compuesto AFLIBERCEPT es un activo de tal fármaco. Tampoco ha sido controvertido que la demandada no resolvió dentro de los plazos previstos en la normativa los recursos interpuestos, lo que hace operativa la presunción del art. 47 del CCA, que, al ser relativa, admite prueba en contrario. En segundo lugar, con relación a los agravios o aspectos controvertidos, corresponde relevar que sí es cuestionada por la actora, la valoración realizada por la Administración respecto de la marca registra da como una DCI y la inclusión de esta hipótesis como una nulidad absoluta, lo que además relaciona con el vicio en la motivación alegado. Sobre ello tratará el análisis que se realizará en este fallo. A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho 5.1) Sobre la DCI “AFLIBERCEPT”, su vinculación con la marca “AFLICEPT” y las nulidades previstas en los numerales 9 y 10 del art. 4 de la Ley Nº17.011 Tal como se adelantó, no fue controvertido en autos que “AFLIBERCEPT” es un principio activo utilizado, entre otros, en el medicamento EYLIA comercializado en America Latina por AA, estando registrada tal marca en Uruguay. Además, surge de fs. 48 de los A.A (folleto del medicamento) que “AFLIBERCEPT” es uno de los activos del compuesto y que el mismo se encuentra definido por la OMS como una DCI (fs. 19 y 20 A.A). Por su parte, si bien es cierto que de la búsqueda realizada por la DNPI por el nombre “AFLICEPT” no surgieron DCI inscriptas en la base de la OMS (fs. 50 A.A), la Sede entiende que le asiste razón a la actora en cuanto que se trata de una clara derivación de “AFLIBERCEPT”, la que sí es una DCI. Para determinarlo, esta decisora entiende pertinente utilizar los mismos criterios que la propia DNPI usa para realizar el análisis de confundibilidad marcario, puesto que, en este caso, la comparación entre “AFLIBERCEPT” y “AFLICEPT” tiene como finalidad dilucidar, a posteriori, si existe una vulneración marcaria; debe considerarse, además, que más allá de que se trate de un tema marcario, en el fondo, lo que se trata es de saber si dos signos resultan similares o confundibles desde el punto de vista ortog ráfico, fonético, visual, etc. En tal sentido, ya ha sostenido esta sentenciante en pronunciamientos anteriores que d ada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Estos criterios guían e l análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas; (ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumi dor presunto y en atención a la naturaleza del producto/servicio que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. Manual teórico-práctico de marcas. UM. Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras). A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”. En la especie, resulta ostensible a criterio de la Sede que se trata de signos, palabras o denominaciones con alto grado de simil itud. Ortográfica y visualmente se diferencian únicamente por tres letras “BER” que se le han “quitado” a la marca “AFLICEPT”; fonéticamente surge patente que al pronunciarlas suenan confundibles puesto que las letras que las diferencian están en el medio de l a palabra, resultando “absorbidas” por las primeras y últimas letras que son iguales. Si a tal análisis sumamos que la marca registrada refiere a la Clase Internacional Nº5 (productos farmacológicos, en lo que al caso interesa), resulta claro que “AFLICEPT” es una derivación del término “AFLIBERCEPT”, que, a la postre, es una DCI (que favorece el “crecimiento endotelial vascular” – fs. 19 y 20 A.A, es decir, para reparar o generar nuevos vasos sanguíneos). A su vez, EYLIA está indicado, entre otros, para casos de degeneración neovascular, es decir, para problemas asociadas al crecimiento patológico de vasos sanguíneos (en este caso, puntualmente vinculados a la visión – fs. 49). Por su parte y conforme se dirá a continuación, la parte demandada no ha cumplido con explicar a cabalidad (de forma clara, suficiente y exacta) las razones por las cuales concedió el registro de la marca; entre lo que omite se encuentra, justamente, explicar cómo se diferenciaría AFLICEPT (en cuanto al tipo de patología que pretende tratar por estar en la Clase Internacional Nº5) de AFLIBERCEPT y EYLIA. Tampoco ha comparecido el tercero titular de la marca a defenderse, habiendo sido convocado a ello. La Sede entiende que esta es la manera en que debe procederse en estos casos puesto que restringir el análisis únicamente a la DCI tal cual ha sido incluida en la base por la OMS habilitaría la utilización de signos casi idénticos (tal vez con una letra de diferencia) y, por ende, el eventual aprovechamiento de marcas registradas por una vía oblicua. Si bien puede suceder que en determinados casos existan signos que se escapen al control que realiza la DNPI, una vez advertida por el titular de una marca como sucedió en este caso, debe proceder a valorar si la marca a registrar es similar a una DCI (para lo cual puede utilizar el test de confundibilidad que ella misma propugna) y en caso de ser similares, valorar si se trata de una derivación. Aquí cabe también traer a colación las consideraciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un caso similar: “ Justamente como no son de apropiación exclusiva, debe anularse el acto impugnado, puesto que el registro cuya acción de nulidad se desestimó, pretende monopolizar un término genérico. Sabido es que en la clase internacional 5, es habitual que coexistan pacíficamente marcas propiedad de distintos titulares que comparten un mismo radical o desinencia que denota el principio activo, el efecto, o la patología tratada. Sin embargo, en la especie el signo impetrado es prácticamente idéntico al nombre de la droga IMATINIB, adicionándose tan solo una letra “K”, lo que implica en el caso, una forma directa e inescrupulosa, de apropiación” (Sentencia Nº289/2017). De estar en la hipótesis antes descripta , debe analizarse si tal derivación ingresa dentro de las nulidades del art. 4 en virtud de su relación con la DCI, la marca a registrar y la que se pretende proteger. Pues bien, determinado que se trata de términos similares y que AFLICEPT es una derivación de la DCI “AFLIBERCEPT” (reconocido a fs. 84 vto., por la demandada), corresponde analizar si ello queda comprendido en las nulidades del art. 4, numerales 9 y 10 de la Ley Nº17.011. Así, la norma prevé que serán absolutamente nulas (por ende, no pueden ser consideradas marcas y no son registrables), entre otras: “ 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios” y “ 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen”. Al respecto, ha explicado la doctrina que: “ En materia marcaria, las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son las que informan a los consumidores acerca de las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos y otras propiedades del producto o servicio correspondiente. Su exclusión de la materia marcaria se sustenta en que no es admisible que un comerciante se apropie de términos indispensables para sus concurrentes a la hora de caracterizar a sus productos o servicios ” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual. FCU. Montevideo. 2006. P.p. 94). En el mismo sentido, se ha indicado que: “Son signos genéricos aquellos que designan de forma directa o casi directa el género, clase, categoría, naturaleza o especie de producto o servicio. La conceptualización antedicha se corresponde plenamente con el tipo prohibitivo descripto por el numeral 40 del art. 4 de la L.M…ha de entenderse por genérica aquella denominación comprensiva de un conjunto de artículos o prestaciones que se asemejan entre sí por presentar uno o varios caracteres comunes…La prohibición en comentario obedece a dos básicas razones. Por un lado, las expresiones genéricas carecen de aptitud distintiva, ya que, si bien conceptualizan a los propios productos y servicios, no sirven para individualizarlos. La denominación genérica es reputada la antítesis de la marca, pues por su propia naturaleza este signo se refiere a un género de cosas…Por otro lado, estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues, si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor…se monopolizaría el propio producto…” y respecto de los descriptivos: “(…) sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencias u otras propiedades de esos productos…El impedimento de registro de tales signos, aparece recogido en el numeral 9 del art. 4 de la L.M” (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas. IBdeF. P.p. 48 y ss.). En línea coincidente, GUTIÉRREZ CARRAU expresa, al analizar la prohibición del art. 4, numeral 10, que: “ Estas designaciones también comprenden en lo que la doctrina llama denominaciones “descriptivas” y – en principio – no son registrables ” y respecto del numeral 9: “ No pueden considerarse marcas – en principio – los “calificativos” de los productos o servicios. A este tipo de denominaciones se las conoce como “descriptivas ”. (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual Teórico -Práctico de Marcas. UM. 2009. P.p. 63 y 67). La propia DNPI en su “Guía de Examen y Procedimiento de signos distintivos” agregado conjuntamente con los A. A, al referir a las nulidades absolutas de los numerales 9 y 10 del art. 4, indicó que: “En este orden de ideas entonces los signos descriptivos de un producto o un servicio son los que informan al público de los consumidores acerca de las características, cualidades, u otras propiedades del producto o servicio correspondiente ” y “Una denominación es genérica cuando designa el género del producto o servicio al que se aplica; en otras palabras, una denominación será genérica cuando esa denominación sea la forma necesaria habitual o usual de designar el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca”. En efecto, al tratarse de denominaciones muy similares , a criterio de esta decisora, la marca registrada ingresa dentro de las nulidades absolutas reguladas por la ley en tanto, ALFICEPT es una derivación de ALFIBRECEPT, DCI y activo propio de determinados compuestos farmacológicos. Así, esta similitud en los términos hace que ALICEPT evoque a ALFIBRECEPT y , por ende, se trate de una denominación técnica utilizada para referir a un atributo de un producto (aquellos productos farmacológicos, como el de la ac tora, EYLIA, útiles para combatir problemas asociados al crecimiento endotelial vascular); o, incluso, para referir al género de los productos que contienen ALFIBRECEPT y sirven para combatir las patologías mencionadas. El razonamiento inverso llevaría, a criterio de quien escribe, a que los consumidores, al ver la marca ALFICEPT entiendan que es la evocativa de los productos que contienen el activo ALFIBRECEPT (por su similitud y derivación), lo que podría implicar una afectación de la libre competencia para aquellos titulares de otras marcas cuyos productos contengan el mismo activo, pero utilicen otra denominación que no evoque de forma clara tal compuesto, como es el caso de la parte actora. Adicionalmente, si bien es cierto, como ha sostenido el TCA que “(…) el Tribunal entiende que aplica la teoría del comprador discriminador, para la cual, la distintividad de la marca y eventual confusión, varía según la naturaleza de los productos protegidos en relación directa con el consumidor, ya que no nos encontramos ante productos de consumo masivo, situación que determina que el consumidor preste mayor atención a la hora de su adquisición” (Sentencia N°628/2019, resaltado agregado) , en la especie, ta l extremo no favorece la concesión de la marca, en la medida en que el consumidor selectivo puede tender a informarse sobre la composición del producto lo que aumentaría el riesgo de relacionar ALFICEPT con ALFIBRECEPT y por ende, de que se generen los perju icios que vienen de referirse. En definitiva, entendiendo la Sede que la Administración ha valorado de forma errónea la relación existente entre ALFICEPT y ALFIBRECEPT y la existencia o no de nulidad absoluta, lo que aqueja al acto es un vicio en sus motivos de hecho y de derecho, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia. El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” ( RUOCCO, G raciela y DELPPIAZO, C arlos. Tratado Jurisprudencial y D octrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado). 5.2) Sobre el vicio en la motivación del acto Con respecto a la motivación de los actos administrativos Ruocco y Delpiazzo, citando a Marienhoff, Dromi y Durán Martínez sostienen que: “ el acto administrativo exige no solo que tenga un motivo o razón de ser, sino que ese motivo se explicite, es decir, se produzca la justificación del mismo. Dice el autor que es una expresión de la forma que hace a la sustancia del acto. Y esto se agudiza en materia de actos discrecionales donde es mayor la necesidad de justificar la íntima relación entre motivo, conteni do y finalidad del acto… Dromi sostiene que la motivación aclara y facilita la recta interpretación del sentido y alcance del acto. La motivación es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto... Constituye, por lo tanto, los presupuestos o razones del acto, su fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de su decisión… Durán Martínez ha sostenido el deber de motivar como un principio general de Derecho afirmando categóricamente que “la obligación de motivar deriva del derecho que tiene todo individuo de conocer el motivo de las disposiciones que se le aplican y el de poder impugnarlas en caso de que le causen agravio ” (DELPIAZZO, Carlos y RUOCCO, Graciela. Tratado jurisprudencial y doctrinario. Actos y contratos de la Administración. La Ley. Montevideo. 2013. Tomo I. P.p. 49 y ss.). A su vez, los autores afirman que: “ La motivación consiste en exteriorizar clara y sucintamente las razones que determinan a la autoridad a emitir el acto administrativo. No constituye un recaudo formal más del acto, sino que responde a ciertos valores trascendentes entre ellos el que caracteriza al Estado democrático de que todos sus actos tienen que ser públicos ” (Ob. Cit; P.p. 50). Asimismo, ha dicho esta decisora en anteriores pronunciamientos que: “(…) se comparte la histórica postura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a que la explicitación de los motivos puede surgir de cualquiera de los momentos de formación del acto administrativo, es decir, antes de dictado o inmersa en el mismo. Véase, a vía de ejemplo, lo dicho sobre este punto en Sentencias Nº323/2025, 404/2024, entre muchas otras” (Sentencias Nº15/2026, 12/2026, entre otras) …” (Sentencia Nº28/2026). Sin embargo, en este caso, la Administración ha omitido motivar debidamente el acto administrativo. Véase que del propio acto se extraen únicamente frases genéricas que no son alusivas al caso concreto, tales como “que se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios vigentes ”, “no existen antecedentes que obsten a la solicitud en trámite ” o referencias a normas, sin realizar consideración alguna (fs. 15). Por su parte, en los A.A agregados sólo constan los escritos de la actora, su prueba, formulario de solicitud de registro, la búsqueda en la base de la OMS, la búsqueda de otras marcas y la actuación de fs. 53 que se limita a expresar: “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley Nº 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º y 5º de la misma y no e xistiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado.” Ello no cumple con los requisitos de una debida motivación : no se explica de forma clara por qué no se trata de una nulidad (de hecho, la primera vez que la demandada explica por qué entiende que la derivación “AFLICEPT” no es una DCI, es en vía jurisdiccional) y por qué incluso, entiende que esta marca no es confundible con las de fs. 51 y 52 A.A. Asimismo, omitió, en la propia contestación de demanda explicar qué pretende CC proteger con dicha marca (dentro de todo lo incluido en la Clase Internacional Nº5). Por lo tanto, le asiste razón a la actora en este agravio. Finalmente, a todo lo que viene de decirse, debe sumársele, como se explicó, la operatividad de la presunción contenida en el art. 47 del CCA para el caso de autos. Tal aplicación no es opcional, es imperativa, puesto que está consagrada en la ley. Con relación a esta presunción específica, Durán Martínez explicó (refiriendo al régimen anterior pero plenamente aplicable al del CCA), que: “Por tanto, esta resolución no se relaciona con el agotamiento de la vía administrativa sino a los efectos de configurar o no una presunción simple a favor del administrado, que el Tribunal deberá tener en cuenta en caso de promoverse la acción de nulidad. Esto es importante por cierto porque invierte la carga de la prueba. O sea, si el órgano competente para resolver el recurso respecto del cual se operó la denegatoria ficta lo resuelve dentro de los 30 días siguientes, no se produce tal presunción. Pero si continúa sin resolver, o si lo hace luego de esos 30 días, se produc e la presunción simple a favor del recurrente…Esta presunción simple en favor del actor no tiene mayor relevancia en juicios de pleno derecho, pues se diluye ente el principio jura novit curia. Pero puede ser decisiva en aquellos juicios que dependen de la prueba de los hechos que fundaron el acto impugnado. En estos casos, es la Administración la que debe probar que los hechos existieron, y si no lo hace el acto debe ser anulado por ausencia de motivos .” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Contencioso Administrativo. FCU. Montevideo. 2023. P.p. 273). En la misma línea, pero refiriendo a las presunciones a nivel general, Valentín sostuvo que: “ “Como ha advertido agudamente ABAL OLIÚ, la primera regla que generalmente reconocen los ordenamientos procesales y que permite al tribunal salir de la incertidumbre, es la de tomar en cuenta las presunciones legales simples, que impusieran al tribunal, an te la falta de prueba contraria, tener al hecho por existente (o, eventualmente, inexistente). Con precisión también señala el autor que estas presunciones simple s deben distinguirse de las presunciones absolutas, que en rigor deben considerarse al analizar el objeto de la prueba (v. supra 1.2) … En cambio, las presunciones simples operan luego de la valoración probatoria, cuando el resultado de esa actividad es qu e persiste la duda sobre la existencia o inexistencia de un hecho…las presunciones legales simples son reglas que se dirigen al tribunal y que determinan que, al dictar sentencia que resuelve el objeto del proceso, si luego de valorar la prueba aún subsiste la duda, el hecho debe tenerse por existente o inexistente, de acuerdo a lo que dispone la regla. Las presunciones legales simples —que son las que ahora nos interesan— pueden ser genéricas, esto es, referir al conjunto de hechos cuya existencia pretendía demostrar la parte a la que la presunción desfavorece; o e specíficas, en cuyo caso sólo alcanzan a un específico hecho, o a los hechos que se pretendían probar mediante un concreto medio de prueba.” (VALENTÍN, Gabriel. “La prueba y la sentencia: algunas reflexiones sobre la regla de la carga de la prueba”. Revista de Derecho. Segundo Año. Nº9. Montevideo. 2014.pp. 256-257). Tal presunción, en puridad, viene a confirmar el examen anterior de juridicidad, puesto que aun ante su inexistencia, la conclusión sería la misma. Por esta razón, se concluye que el acto administrativo atacado es, efectivamente, ilegítimo. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “ lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. Tal como surge del apartado anterior, se han analizado tanto los vicios enunciados por la parte actora, como las defensas esgrimidas por la parte demandada, indicándose de forma clara cuál es, en este caso, son las irregularidades que aquejan al acto encausado y como debió, la Administración valorar los hechos y derecho aplicable. Por esta razón, y en honor a la brevedad, la Sede se remite a los desarrollos precedentes, en los cuales constan los fundamentos de la decisión. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. No estamos ante un caso en el cual la ilegitimidad del acto haya fincado únicamente en una irregularidad o vicio formal, hipótesis en las cuales, bajo el CCA, podría admitirse, si así el juez lo entiende, la recomposición del procedimiento administrativo q ue llevó a su dictado. Es postura de esta Sede que cuando el acto se encuentra inficionado por un vicio en sus motivos como sucede en la especie, en principio, hay una irregularidad sustancial que impide recomposición alguna al respecto. Además, la Administración tuvo los elementos temporales y materiales para dictar un acto administrativo legítimo, lo que, en una primera instancia no hizo. Luego, mediante la interposición de los recursos, tuvo una segunda oportunidad de rever su actuación , decidiendo mantenerla, incumpliendo, incluso, su obligación de pronunciarse en plazo. Ello no es óbice para que, como sucede en este caso, la anulación implique un comportamiento activo de la Administración a efectos de satisfacer la pretensión de la actora; es a ello a lo que tiende el presente fallo. Ahora bien, corresponde mencionar, como pauta orientadora que, si bien la presente sentencia únicamente puede anular o confirmar total o parcialmente el acto, una vez anulado, para cumplirla, la Administración no puede dictar acto alguno que se le oponga ni realizar operación material contraria a ella (art. 191 del CCA. Adicionalmente, el acto que la Administración dicte para satisfacer la pretensión de la actora, debe buscar erradicar por completo cualquier rastro de ilegitimidad, para lo cual deberá la demandada considerar que los efectos que la declaración de nulidad tiene en vía jurisdiccional, implican retrotraer la situación al momento de dictado del acto. Es esta, a criterio de esta Sede, la única forma de dar cabal cumplimiento a un fallo anulatorio. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Ampárase la demanda instaurada y en su mérito, anúlase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal específica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1ºTuno