Sentencia Definitiva N° 527/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 31 de julio de 2006. No. 527 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “SOCIETE BIC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 265/04). RESULTANDO : I) Que a fs. 5, compareció la parte actora promoviendo demanda de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en fecha 20/5/2003, por la cual se desestima la solicitud de la actora identificada en el Acta No. 338.024 (Etiq.), solicitada por SOCIETE BIC, de Francia para la Clase Int. 16. Se agravió del acto impugnado por entender que la DNPI, ha rechazado sin fundamentos la marca solicitada, la cual lo único que busca es la protección de sus productos. Agregó que la marca denegada es registrable, pues reúne los requisitos exigidos por la normativa marcaria, esto es, originalidad y fantasía, siendo además una marca notoria, incluida en lo previsto en la Ley No. 17.011 y No. 16.761 (Trips). Concluyó en que la DNPI, ha concedido en otras oportunidades signos como el ahora solicitado, y que en la especie la solicitud no está comprendida en lo establecido en el art. 4º, num 11, de la Ley No. 17.011. Por todo lo que solicitó la anulación del acto impugnado. II) Que a fs. 14, compareció la Administración demandada, expresando en resumida síntesis que ha actuado en la especie acorde a Derecho, y fundó tal temperamento en que la marca solicitada por la actora no cumple con la función distintiva inherente a toda marca. Por todo lo que solicitó se rechace la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba, fs. 17, que se agregó la que luce certificada a fs. 38, y alegaron las partes por su orden, fs. 40-43 y 46, respectivamente. IV) Que se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, fs. 49, y se citó para sentencia, fs. 51, la que fue acordada y dictada en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa, y que la demanda anulatoria fue deducida dentro de los plazos legales, por lo que es procedente ingresar al análisis del aspecto sustancial planteado. II) La parte actora se agravia del acto en causa, por entender que se desestima el registro de la marca tridimensional, sin argumentación válida ni razonable. Sostiene la demandante que la marca en cuestión, resulta perfectamente registrable y reúne características de originalidad y fantasía más que suficientes para ser admitida, revistiendo además, las cualidades de notoria, mundial y célebre. Manifiesta además, que SOCIETE BIC es propietaria de marcas tridimensionales de sus afamados bolígrafos, en una gran cantidad de países, en todo el Mundo. Agrega que se obvió lo dispuesto en el art. 6º del Convenio de París y que su solicitud no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el art. 4º de la Ley No. 17.011. III) La Sala advierte al conocimiento de la litis, con la existencia de antecedentes jurisprudenciales que resultan adversos al interés de la empresa accionante; el más reciente, lo configura la sentencia No. 203 de fecha 13 de marzo de 2006. En dicho pronunciamiento, el Tribunal expresó las razones por las cuales entendió que “para la clase en que se solicita, se trata de una marca carente de atributos de novedad, especialidad y distintividad, por lo que no reúne “per se” en su diseño, los requisitos esenciales para constituirse en marca, tal como lo preceptúa el art. 1º de la Ley No. 17.011. Va de suyo entonces, que menos puede acogerse la pretensión de la actora, cuando pide ahora que se registre como original y novedoso, el capuchón del mismo bolígrafo tridimensional y cuyos caracteres figuran estampados en la pieza administrativa agregada a estos autos (fs. 11 en rojo). Por tanto, aún cuando se trata de una marca tridimensional (“capuchón” de bolígrafo), la misma debe cumplir con los requisitos establecidos para todas las marca, estos es, debe reunir las notas de distintividad, novedad y especialidad, tal como se sustentara también en la sentencia No. 780/2004. IV) Es que, como lo enseña el Profesor Rippe “...si la función de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante, la marca debe tener carácter distintivo, la aptitud para distinguir productos o servicios similares...” para lo cual, debe reunir las siguientes condiciones: “...ser de fantasía, ser novedosa y ser especial, entre otras...” (Cf. “La Propiedad Industrial en el Uruguay” ps. 314/315). En este sentido, se comparte lo dictaminado por la Asesoría Letrada de la DNPI (fs. 23/25 de los A.A.) cuando señala: “...la solicitada carece de distintividad y originalidad para distinguir el pretendido producto” y que “...existen numerosos bolígrafos con capuchones que presentan iguales características al descrito en autos”. Permitir la registración de este capuchón de bolígrafo, hubiese determinado la apropiación en exclusividad de dicho modelo y por ende, la imposibilidad de utilización al resto de los fabricantes que compiten en el mismo rubro. V) Considera este Colegiado que la protección alegada por la empresa accionante, de acuerdo a lo previsto en el art. 6 quinquies del Convenio de París, tampoco es de recibo. En efecto, la pretensa protección cede ante la posibilidad cierta de que la marca esté desprovista “...de todo carácter distintivo...” (lit. B, num. 2º, del mismo artículo). VI) Por otra parte, surge de la declaración jurada agregada en autos (ver fs. 21 vta.) que la marca solicitada solamente fue registrada en seis países y ninguno de ellos es el país de origen (Francia). Pero aún si la marca estuviere registrada en más Estados, de todos modos -como se destacó supra- la falta de los caracteres de novedad, distintividad y originalidad de la marca en cuestión, conduce inexorablemente a idéntica postura, esto es, a desestimar la demanda anulatoria. VII) En síntesis, si en la sentencia No. 203 de 13 de marzo de 2006, este órgano jurisdiccional colegiado, estableció las razones por las cuales no correspondía anular la resolución administrativa que desestimó la marca tridimensional del bolígrafo BIC, con más razón ahora y de modo coherente con anteriores pronunciamientos, tampoco corresponde acoger la pretensión anulatoria respecto de la resolución que niega la inscripción de un “capuchón” de bolígrafo, que, a la verdad, en nada se distingue por su originalidad, novedad y fantasía. Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, arts. 1 y 4 de la ley No. 17.011 y art. 24 del decreto- ley No. 15.524, el Tribunal en mayoría, FALLA : Desestímase la demanda; y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi (d.), Dr. Preza (r.), Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia Dr. Lombardi: Discorde por los siguientes fundamentos: A mi juicio corresponde anular el acto en causa por los mismos argumentos expuestos en mi discordia en los autos seguidos entre las mismas partes, en las fichas No. 122/04 y No. 266/04. Asumiendo que se trata de una cuestión opinable, como casi todas las que refieren al tema marcario, considero que la marca gestionada es un signo tridimensional que distingue el producto -capuchón para bolígrafos- cuyo registro solicitó la actora y le fuera denegado por la demandada. Entiendo que el diseño propuesto tiene originalidad y aptitud de ser distinguido, en la medida de que constituye lo que la doctrina denomina “trade dress”; es decir una marca que “viste” al producto otorgándole una apariencia que lo identifica (Cfr. GUTIERREZ CARRAU, J.M. “Manuel Teórico-práctico de Marcas” págs. 45 y ss.). En consecuencia, reconociendo el derecho de la actora a obtener el registro de la marca tridimensional, considero que el acto resistido debe ser anulado.