Sentencia Definitiva N° 509/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de junio de 2006. No. 509 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “SOCIETÉ BIC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 121/04). RESULTANDO : I) Que con fecha 22/3/04 compareció la accionante, entablando demanda de anulación contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 19/3/2003 (acta 338.022), por la cual se desestimó el registro del diseño de marca tridimensional. En su expresión de agravios manifiesta que el acto impugnado lesiona sus legítimos derechos y violenta claramente las disposiciones de la legislación marcaria, al determinar que el signo en cuestión no es registrable. Sostiene que la Administración no ha tomado en consideración ni ha valorado que la accionante es una conocida firma, que ha impuesto a lo largo de varios años de trayectoria su afamada marca en relación a bolígrafos, encendedores y afeitadoras, por lo cual la resolución de marras desconoce el legítimo y bien ganado prestigio, renombre y crédito que tienen sus productos, lo que ha sido ilegítimamente aprovechado por quienes con productos falsificados, o mediante el plagio o la piratería marcaria han intentado obtener beneficios económicos a costo de marcas notorias y prestigiosas. Agrega que los registros tridimensionales de sus productos más reconocidos, han sido a escala internacional un fuerte freno a las prácticas de concurrencia y competencia desleal, como por ejemplo la producción de encendedores plagiados a los de la firma Societé BIC, pero sin identificarlos con la marca “BIC” para evitar la confiscación de la mercadería. En tal sentido, a partir de 1995, países industrializados y de primer nivel en la materia procedieron a registrar el diseño tridimensional de sus productos, caso de España, Austria, Italia, Benelux, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Brasil, Cambodia, Túnez, Laos, etc. Por tal motivo es prioridad de la actora obtener también en Uruguay los derechos marcarios sobre la forma (diseño) de los mismos para poder defenderse efectivamente de las falsificaciones, las cuales son además de muy baja calidad e incluso peligrosas para los consumidores. En su opinión, la disposición procesada vulnera además el art. 6º del Convenio de París (ratificado en nuestro país por el decreto ley No. 14.910), en cuanto aquella norma prevé claramente que una marca debidamente registrada en su país de origen debe ser admitida para registro y protegida en el país de la Unión donde es solicitada. Por último, señala que la marca en cuestión encuadra perfectamente en lo dispuesto por el art. 1º de la Ley No. 17.011 y el art. 15º del ADPIC (ratificado por Uruguay a través de la Ley No. 16.671), por cuanto la marca gestionada es un signo tridimensional que distingue clara y perfectamente a un producto notorio como lo son los afamados y renombrados encendedores BIC. II) La parte demandada comparece a fs. 15 a 16vta., evacuando el traslado conferido, manifestando que la Administración ha procedido en la especie de acuerdo a estricto derecho, por cuanto el actor solicitó el registro de una marca tridimensional, y es notorio que los signos tridimensionales no están regulados específicamente por ninguna norma, de modo que su registro está condicionado como cualquier marca al cumplimiento de los requisitos de distintividad, novedad y especialidad, caracteres de los que precisamente carece el registro solicitado. En su opinión, es un hecho notorio que desde hace larga data existen un sinnúmero de encendedores que presentan idénticas características que aquel que motivó la solicitud desestimada, por lo que concluye que la resolución procesada fue dictada, aplicando correctamente la normativa vigente, y corresponde por lo tanto un enérgico rechazo a la demanda impetrada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 30, haciéndolo la parte actora a fs. 19 a 26, y la demandada a fs. 27 a 29 más un legajo conteniendo los antecedentes administrativos, de 50 fojas. Cumpliendo con el designio legal, con posterioridad alegaron las partes por su orden, fs. 32 a 33 vta. la accionante, y fs. 36 la demandada. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 228/2005 a fs. 39), aconsejó confirmar el acto impugnado, en mérito a que tal como surge del art. 1º de la Ley No. 17.011 la registración de una marca para ser tal, requiere de los atributos o la aptitud para distinguir los productos o servicios de que se trate, y la presentación tridimensional del producto que se pretende como original, en realidad no lo es. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869), para el correcto accionamiento de la acción de nulidad. II) Se impugna la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 19/3/03, por la cual se desestimó el registro de la marca tridimensional (Acta No. 338.022), consistente en un diseño de encendedor, solicitado por SOCIETÉ BIC, de Francia, para proteger la Clase Int. 34 (AA, fs. 51/51v.).- La parte actora se agravia del acto en causa por entender, en síntesis, lo siguiente: La resolución le causa agravio por cuanto desestima el registro de la marca tridimensional solicitada, sin argumentación válida ni razonable.- Lo hace en mérito a lo expresado en el dictamen de la Asesoría Técnica, el cual entendió que el signo en cuestión no era registrable.- Tal afirmación resulta notoriamente errónea, en cuanto omite valorar la prueba concluyente presentada por SOCIETÉ BIC acreditando fehacientemente la registrabilidad del signo en cuestión.- En ese sentido, los registros tridimensionales de los productos más reconocidos de la accionante han sido a escala internacional un fuerte freno a las prácticas de concurrencia y competencia desleal.- Así, cabe subrayar muy especialmente que los falsificadores producen encendedores plagiando a los de la firma SOCIETÉ BIC, pero obviamente sin identificarlos con la marca “BIC”, para evitar de esta manera la confiscación de la mercadería.- Por este motivo es prioritario obtener los derechos marcarios sobre la forma (diseño) de los mismos, para poder situarse en posición de poder combatir efectivamente las falsificaciones.- En la instancia probatoria administrativa esta parte acreditó que gestionó y obtuvo válidamente el registro tridimensional de sus productos en muchos países desde 1995, permitiendo así incorporar un elemento mas en defensa de su marca en la Clase Int. 34.- En ese sentido se adjuntaron copias debidamente certificadas de los varios registros de la marca en el mundo, entre los que se encuentra la OMPI, desde 1995, con los registros internacionales de marcas No. 643.334 y No. 643.335, y Francia, país de origen, también desde el año 1995.- Otro argumento que también ha sido obviado es el referido al Convenio de París.- En efecto, sin perjuicio de todo lo expuesto anteriormente, corresponde asimismo la aplicación de lo dispuesto en el Convenio de París (ratificado por Uruguay, ley No. 14.910), en el art. 6º quinquies, cláusula “tal cual es”.- La referida norma consagra expresamente un beneficio a los titulares de marcas registradas en su país de origen.- Esta regla establece clara y terminantemente que una marca debidamente registrada en el país de origen, debe ser admitida para registro y protegida en el país de la Unión donde es solicitada.- La “Association Internationale pour la Protectión de la Proprieté Intellectuelle” (AIPPI), en resolución del 14/4/00, señaló que “es importante desde el punto de vista comercial el reconocer y proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual materializados o representados por objetos tridimensionales, composiciones o formas (formas tridimensionales)...los términos ‘marcas’ o ‘derechos de marcas’ también comprenden la protección del acondicionamiento (‘trade dress’) o la presentación del producto (‘product get up’)...se acepta que las formas tridimensionales podrán ser objeto de protección y registro como marcas, ya que las mismas son distintivas por sí mismas y en muchos casos han adquirido dicha distintividad por el uso.- Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos, o sus empaques, envases o envoltorios, en cuerpos de tres dimensiones y para distinguir productos de su misma clase”.- El signo marcario solicitado responde perfectamente a estos conceptos, ya que se trata y fue solicitada como marca tridimensional, la forma en que efectivamente se comercializa su renombrado y afamado producto.- En tal sentido, la marca solicitada encuadra perfectamente en lo dispuesto por el art. 1º de la Ley de Marcas No. 17.011 y también en el art. 15 del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio” (TRIPs), ratificado por ley No. 16.671.- Por todo lo expuesto, solicita que en definitiva se anule la resolución impugnada.- III) El Tribunal, en mayoría, entiende que el acto debe ser confirmado, adhiriendo a los fundamentos expresados por el Sr. Procurador del Estado en su dictamen de fs. 39/39v.- Criterio, por otra parte, que ya fuera sustentado en reciente fallo recaído en un caso prácticamente idéntico al de autos, iniciado por SOCIETÉ BIC en relación a la marca tridimensional solicitada bajo Acta 338.023, para distinguir también diseño de “encendedores”, en la Clase Int. 34 (autos Ficha 122/04).- De modo que corresponde aquí tener por reproducidos los argumentos allí expresados, en mayoría, sin perjuicio de lo que se dirá seguidamente.- El argumento para no acceder al registro del diseño de encendedor que se solicita, es que el mismo carece de los atributos de novedad, especialidad y distintividad, por lo que no reúne los requisitos legalmente exigibles (ley No. 17.011, art. 1º; Protocolo de Armonización de Normas del Mercosur, arts. 5 y 6).- Sin duda que la forma del producto, en tanto apariencia visual del mismo, puede considerarse dentro del concepto de “marca”, que también comprende la protección del acondicionamiento (“trade dress”).- Como explica Gutiérrez Carrau (Manual Teórico-Práctico de Marcas, pág. 46), para que el “trade dres” del producto pueda protegerse, tribunales extranjeros solicitan que el mismo no resulte funcional, es decir, si los competidores no deben copiar necesariamente esos elementos por razones técnicas, o si los mismos no están sustancialmente relacionados con el aspecto utilitario del producto o servicio.- Esto último, es lo que debe atenderse para saber si es posible el registro del formato del producto bajo las disposiciones de la ley de marcas o de la normativa de los modelos de utilidad.- En este sentido, señala Gutiérrez Carrau (op. cit., págs. 17/18) que el formato ornamental original y particular de los productos, ha sido absorbido en principio por el D.L. 14.459, referente a modelos industriales, aunque hoy están registradas marcas que involucran formatos de productos en sus tres dimensiones, sin ser envases.- Y a su entender, la ley de marcas ampararía el registro como marca del formato tridimensional del producto, siempre que sea de fantasía y novedoso y no implique alguna utilidad o conveniencia para el género de comercio o industria al que se aplique.- Precisamente, la ley de marcas vigente establece que no serán considerados como marcas “la forma que se de a los productos o envases cuando reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley” (art. 4, numeral 5).- En forma coincidente, Otamendi (Derecho de Marcas, pág. 80) concluye que “la forma no necesaria y distintiva puede ser registrada como marca”.- En función de lo expresado en las citas precedentes, se puede concluir que cuando el formato del producto hace al “trade dress”, implica un diseño que va más allá de ser una característica particular incorporada o aplicada al producto, y en definitiva lo que hace es distinguirlo de los demás de su especie, circunstancia que lo haría registrable como marca.- IV) Partiendo entonces del supuesto de que lo solicitado es registrable, debe considerarse si la forma propuesta tiene aptitud distintiva como marca.- A juicio del Tribunal, en mayoría, el formato solicitado no es suficientemente distintivo para constituirse en marca.- La forma del encendedor propuesto es la común de los encendedores conocidos en el mercado desde larga data, con los avances técnicos producidos en la materia.- Puede decirse que es la forma necesaria y natural de los encendedores conocidos, y por tanto carente de fantasía y originalidad para ser registrado como marca.- Se requiere en estos casos un formato original, fantasioso, característico y con clara aptitud distintiva, requisitos que a juicio de la Corporación, en mayoría, no concurren en el caso.- Entonces, la diferencia la hará no la forma del producto, sino su denominación marcaria y las preferencias del consumidor, porque la “distintividad” entendida en su acepción de diferencia visual y táctil, resulta inexistente en el caso.- V) En consecuencia, no debe aplicarse el art. 6 quinquies literal A) del Convenio de París (cláusula “tal cual es”).- El literal B) de la citada disposición prevé los casos en que puede ser rechazado el registro de las marcas “tal cual es”.- En particular, en su numeral 2º se rechazan las marcas que estén desprovistas de todo carácter distintivo, como sucede en el caso de autos, según lo expresado anteriormente.- Por tales fundamentos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal en mayoría, FALLA : Rechazando la demanda y, en consecuencia, se confirma el acto administrativo impugnado. Sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón (r.), Dra. Battistella, Dr. Lombardi (d.), Dr. Preza, Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Lombardi: Discorde por los siguientes fundamentos : A mi juicio corresponde anular el acto en causa por los mismos argumentos expuestos en mis discordias en los autos seguidos entre las mismas partes, fichas 122/04 y 266/04, a los que remito brivitatis causae. Asumiendo que se trata de una cuestión opinable, como casi todas las que refieren al tema marcario, considero que la marca gestionada es un signo tridimensional que distingue el producto -encendedor- cuyo registro solicitó la actora y le fuera denegado por la demandada. Entiendo que el diseño propuesto tiene originalidad y aptitud de ser distinguido entre otros encendedores en la medida de que constituye lo que la doctrina denomina “trade dress”; es decir una marca que “viste” al producto otorgándole una apariencia que lo identifica (Cfr. GUTIÉRREZ CARRAU, J.M. “Manual Teórico-Práctico de Marcas” págs. 45 y ss.). En relación a la especie, no se advierte que todos los encendedores deban tener la forma del que fuera solicitado por la actora, otorgando a ese formato un carácter funcional que, en ese caso, sí, impediría su registro como marca. En consecuencia, reconociendo el derecho de la actora a obtener el registro de la marca tridimensional, considero que el acto resistido debe ser anulado.