Sentencia Definitiva N° 274/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de marzo de 2026. No. 274 Ministro redactor: Dr. Ángel Manuel Cal VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 492/2023). RESULTANDO : I) AA representada por la Dra. BB, demandó la nulidad de la resolución dictada el 12 de diciembre de 2022 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el expediente administrativo Acta No. 34.813, que desestimó la concesión de la patente PROTE ÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DIRIGIDAS CONTRA EL RECEPTOR ST2 (fs. 228 A.A. en 240 fs.). En síntesis, expresó que la decisión la vulneró de forma directa, personal y legitima en la medida que se ve impedida de patentar una invención con una alta aplicabilidad en el campo de la farmacología, la medicina y la salud humana, que cumple con los req uisitos legales que le exige la normativa vigente y que adicionalmente repercute no solamente en sus intereses particulares, sino también de forma indirecta pero esencial, en el sector y el público destinatario potencial que se podría ver beneficiado de esta invención. Invocó una presunción a su favor ante la falta de resolución expresa de la impugnación administrativa. Discrepó con las afirmaciones del Examinador designado para estudiar la solicitud, tal como lo expresó durante el dialogo técnico llevado a cabo durante el proceso de examen de los requisitos de patentabilidad, de lo cual ha dejado constancia en cada respu esta a las vistas conferidas, y también en la fundamentación de los recursos administrativos. Desarrolló los fundamentos técnicos en virtud de los cuales consideró que la patente solicitada efectivamente se trata de una invención que cumplió con todos los requisitos señalados en los distintos exámenes efectuados por la Administración. En este orden , señaló que la cuestionada se trata de una solución técnica viable, novedosa y apropiada, la síntesis de anticuerpos ST2 aislados, para resolver un problema crucial aún pendiente existente en el área de la salud humana, para alcanzar un tratamiento eficaz de las enfermedades letales relacionadas a los trastornos autoinmunes e inflamatorios. Se agravió, además, en la demora en el examen de su solicitud, iniciada en el año 2013, emitiéndose resolución a fines del año 2022, a lo que se sumó todo el proceso recursivo y, ahora, el anulatorio. Afirmó que solicitudes de patente s equivalentes a la de autos, presentadas en otras jurisdicciones, han sido concedidas, teniendo pliegos reivindicatorios idénticos o equivalentes a la solicitud uruguaya denegada. En definitiva, solicitó la nulidad del acto. II) El Ministerio de Industria, Energía y Minería, representado por la Dra. CC, contestó la demanda controvirtiendo los agravios esgrimidos (fs. 33 a 40 vto.). Entendió que corresponde mantener el acto encausado en tanto, no se puede reconocer actividad inventiva a la materia reivindicada por no cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 13, literal G, 22 literal D, de la Ley No. 17.164 y el artículo 4 literal F del Decreto Reglamentario 11/000. Indicó que se analizó el juego reivindicatorio presentado por la parte actora y se concluyó que, al tratarse de un anticuerpo totalmente humano hace que no pueda ser considerado una invención y que haber sido producido a partir de un ratón transgénico (Xenomouse) no le confiere modificaciones diferentes a las producidas por células B humana; y que los compuestos químicos biológicos obtenidos sintéticamente, corresponden a compuestos que existen en la naturaleza, no pudiendo distinguirse de éstos; por lo que no son considerados como invenciones de acuerdo al artículo 13 literal G de la Ley No. 17.164. Sobre las solicitudes de patentes equivalentes a la solicitud de autos presentadas en otras jurisdicciones en las que el registro les fue concedido, indicó que los exámenes de patentes de solicitudes equivalentes no son preceptivos en una jurisdicción dist inta a la que ellas son examinadas, en materia de patentes rige el principio de territorialidad. Señaló también que la presunción que se generó resulta ser simple y que quedó enervada por la actuación de la Administración. En cuanto a la demora en dictar resolución, denunciada por la parte actora, sostuvo que la Ley No. 17.164 no establece plazo para el examen de las solicitudes de patente, que además representan un alto grado de complejidad y no surge de las actuaciones que la actora solicitara un pronto despacho. En definitiva, la demandada reclamó el rechazo de la demanda y la confirmación del acto. III) Por decreto N o. 6003/2023 de 22 de noviembre de 2023 se abrió el juicio a prueba habiéndose diligenciado la que fuere ofrecida por la parte demandada a fs. 44 y por la actora a fs. 46 y 46 vto. IV) Por decreto No. 2106/2025 de 8 de mayo de 2025, se confirió plazo común para formular alegatos, cumpliendo la demandada a fs. 80 y la actora a fs. 82. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar se expidió por Dictamen No. 445/2025, aconsejando anular el acto (fs. 90 a 91 vto.). VI) Por Decreto No. 3804/2025 se citó a las partes para sentencia (fs. 93) la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) El Tribunal por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, anulará el acto impugnado. II) El actor accionó contra la resolución dictada el 12 de diciembre de 2022 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el expediente administrativo Acta No. 34.813, que desestimó la concesión de la patente PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DIRIGIDAS CONTRA EL RECEPTOR ST2 (fs. 228 A.A. en 240 fs.). Desde el punto de vista formal, se cumplió con los presupuestos necesarios para el análisis de mérito del asunto (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869). III) El acto será anulado, en tanto conforme a la prueba pericial diligenciada en autos y en los términos previstos por la Ley N o. 17.164, correspondía a la Administración el registro de la patente PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DIRIGIDAS CONTRA EL RECEPTOR ST2 solicitada por la parte actora. El artículo 8 de la referida ley dispone que: “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”. Por su parte el artículo 11 de la misma norma establece que: “ Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. Cómo señaló Bugallo, el examen de fondo ante una solicitud de patente tiene como objetivo: “determinar si la invención cuyo patentamiento se solicita cumple con los requisitos legales de protección. De modo que deberá evaluar, básicamente, si la invención: a) se encuentra comprendida en las exclusiones de la materia patentable; b) es novedosa o se encuentra ya en el estado de la técnica; c) tiene suficiente actividad inventiva; d) tiene aplicación industrial; es explicada de manera suficiente como para qu e resulte ejecutable” (Bugallo, Beatriz. Propiedad Intelectual. 1ra. Edición, FCU, Montevideo. 2006. p. 394). En el caso, el agravio principal radica en las discrepancias técnicas con las afirmaciones del Examinador designado para el examen de los requisitos de patentabilidad, por lo que, el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, era la prueba pericial. Cómo ha expresado la Corporación: “… las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial” (Sentencia 714/14 y en consonancia: 379/12, 281/12, 311/09 y 593/21). En el mismo sentido: “ El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo, a su área de conocimiento.” (Sentencias Nos. 299/2024, 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, entre otras). Por lo que, las discrepancias técnicas entre los informes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y los solicitantes como ocurre en este caso, son cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial (Conf. Sentencias Nos. 958/1998 , 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020 y 397/2020, 326/2024 entre otras). En estos autos, la actora, en oportunidad de ofrecimiento de prueba, solicitó la realización de una pericia (fs. 46) que fue practicada por la perito DD, quien concluyó que el anticuerpo sería patentable, lo que no fue impugnado por la demanda. En este sentido, la perito indicó “(…) puede decirse que el anticuerpo humano que reconoce en forma específica a ST2 con afinidad y especificidad elevadas descripto en la presente solicitud de patente no podría considerarse material biológico ya existente en la naturaleza, dado que la intervención humana necesaria para su producción no constituyó un mero aislamiento de la naturaleza, sino que incluyó la aplicación de tecnologías avanzadas. La existencia en la naturaleza de un anticuerpo ST2 con la misma s ecuencia y las mismas características del anticuerpo presentado en esta solicitud de patente debería establecerse a partir de su constatación empírica y no de probabilidades teóricas. En la solicitud de patente presentada se describen las características de dicho anticuerpo, las ventajas de su utilización, así como los procedimientos utilizados para su obtención, por lo que al no haberse encontrado antecedentes que afecten la novedad, a ctividad inventiva y aplicación industrial, en consonancia con lo expresado por Barbosa y Grau- Kuntz (2010) el anticuerpo sería patentable” (fs.70). Atendiendo al carácter eminentemente técnico del asunto y la ausencia de elementos de juicio técnico para apartarse del dictamen pericial, el Tribunal entiende en que se cumplieron los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 8 y 11 de la Ley No. 17.164 y el acto que desestimó la concesión de la patente PROTE ÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DIRIGIDAS CONTRA EL RECEPTOR ST2 es ilegítimo correspondiendo su anulación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la demanda y en su mérito an úlase el acto administrativo impugnado; sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).