Sentencia Sentencia N° 273/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de marzo de 2026 No. 273 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 121/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con fecha 17.10.2022. Por la misma se resolvió desest imar el registro de la marca CROMANTIC (mixta) a favor de AA de Colombia para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 3 que detalló (fs. 31 vto.). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) La representante de la parte demandada contestó a fs. 52 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 3440/2024 (fs. 59); y si bien resultó noticiada del pleito (fs. 60), BB no compareció en el presente proceso. III) Abierto el juicio a prueba mediante el Decreto No. 4569 (fs. 62), las partes ofertaron y produjeron la que consta a fs. 64 y ss. y ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días por Decreto No. 2438/2025 (fs. 88), únicamente compareció a tal efecto la demandada a fs. 90. IV) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 485/2025, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 94 y ss.). V) Por auto No. 4059/2025 (fs. 97) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI, con fecha 17.10.2022. Por la misma se resolvió desestimar el registro de la marca CROMANTIC (mixta) a favor de AA de Colombia para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 3 que detalló (fs. 31vto.). Narró que el 9.5.2019 solicitó el registro de la marca CROMANTIC (mixta) para distinguir los productos de la clase internacional 3. En virtud de ello, la solicitud se publicó en el Boletín Oficial no siendo objeto de oposición por parte de ningún tercero interesado. No obstante, dijo que la marca sí fue objeto de oposición de oficio en base al antecedente de la marca CHROMATICS a nombre de BB, por lo que con fecha 17.11.2022 se desestimó el registro solicitado. Se agravió del informe de la Asesoría de la DNPI, señalando que no existe confundibilidad de los signos en tanto presenta claras diferencias con la marca antecedente tanto desde el punto de vista ortográfico como gráfico. Consideró que , si bien comparten algunas letras, en lo global son diferentes. A su vez, explicó que la marca que se pretendió registrar presenta un logotipo distintivo que lo diferencia; que a nivel fonético son diferentes ya que al momento de ser pronunciadas se perciben de forma distinta al oído humano; y que el consumidor final d e este tipo de productos, conoce exactamente el origen de la marca que adquiere. Agregó que la marca CROMANTIC refiere a un supermercado de belleza, mientras que CHROMATICS tiene un concepto particular que refiere al estudio del color. Asimismo, indicó que la empresa ya cuenta con derechos adquiridos sobre la marca a nivel mundial y que la Oficina de Marcas concedió el registro de la marca CROMANTIC en la clase internacional 35. Subrayó la importancia de esto, indicando que el consumidor al encontrarse con la marca CROMANTIC automáticamente la asociará al origen empresarial de su mandante, y que la marca cuyo registro se solicita, es solo una variante de la ya concedida. Atento a ello explicó que la marca CROMANTIC y CHROMATICS ya coexisten en el mercado. En favor de su posición, invocó la coexistencia en la misma clase de marcas que comparten términos y elementos idénticos. Finalmente indicó que el titular de la marca antecedente no formuló oposición, lo que denota que no los consideró confundibles. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el traslado de rigor compareció la Administración demandada. Explicó que los signos en pugna son confundibles desde el punto de vista fonético ya que contienen prácticamente la misma palabra; que el elemento preponderante es CROMANTIC en virtud de que su componente gráfico es accesorio; y que dicho término, es fonética y ortográficamente similar a la marca CHROMATICS. Señaló que la norma procura impedir el riesgo de confusión de las marcas en dos niveles: frente a las marcas de los mismos productos o servicios y, frente a las marcas de productos y servicios concurrentes, exigiendo la aptitud distintiva de la marca. Citó doctrina para explicar que, a pesar de que se trata de una marca mixta, debe darse mayor importancia a la parte nominativa, y que, considerando dicha parte como un todo, no presentan diferencias ortográficas, visuales o fonéticas que impidan que el pú blico consumidor incurra en confusión. Por el contrario, aseguró que genera la impresión de pertenecer a una familia de marcas caracterizada por el radical CHROMA. Asimismo, el hecho de que las marcas ofrecen productos complementarios, impide su coexistencia pacífica. Respecto a la concesión de la marca en otros países, recordó que los derechos marcarios se rigen por el principio de territorialidad; y, en cuanto a la falta de oposición del titular de la marca ya registrada, explicó que en virtud de lo dispuesto por el art. 22 de la Ley de Marcas, la autoridad registral puede hacer el control de oficio. Agregó que la falta de oposición del titular tampoco permite inferir que las marcas no sean confundibles. Por tales argumentos solicitó la confirmación del acto III) Control de regularidad formal de la acción y sistema contencioso aplicable. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volición encausada le fue notificada a la actora el 20.10.2022 (según dichos no controvertidos), por lo cual, interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 31.10.2022 (fs. 36 vto. y ss.). Por resolución de fecha 23.11.2023, el MIEM, en ejercicio de atribuciones delegadas, desestimó el recurso jerárquico poniendo fin a la vía administrativa (fs. 49 y ss.). Si bien este último acto no consta que haya sido notificado a la actora (que asegura sin controversia haber tomado noticia el 21.12.2023), la demanda anulatoria que da inicio a este proceso, fue interpuesta útilmente el día 21.3.2024 (según consta en la nota de cargo a fs. 9). Asimismo, a l tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto-Ley No. 15.524, Leyes Nos. 15.869 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el 21.3.2024 contra un acto cuya notificación a la actora, según sus dichos, se produjo el 21.12.2023. IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa, en la que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, por unanimidad y en concordancia a lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. V) Antecedentes relevantes y examen de los agravios. Surge a fs. 21 que la empresa actora solicitó el registro de la marca mixta CROMANTIC en la clase internacional 3 para determinados productos que detalló (fs. 21 vto.). Como resultado del cotejo con la base de datos, en virtud de que surgió como antecedente registral la marca CHROMATICS, el Área de Signos Distintivos resolvió deducir oposición de oficio a la solicitud de la actora (fs. 23 vto.). Conferida vista de la oposición a la empresa actora, ésta la controvirtió indicando que los signos podían coexistir pacíficamente defendiendo su distintividad. Además, alegó que el titular no formuló oposición lo que respondía a la inexistencia de conflicto (fs. 24 vto. a 28 vto.). En atención a ello, la Asesoría de la DNPI informó, que: “Tanto la marca solicitada como la pre-registrada se componen de un único término, el cual es confundible fonéticamente . […] puesto que el consumidor al solicitar el producto lo nombrará de la misma manera . […] En este punto corresponde aclarar que si bien ambos signos protegen parcialmente los productos de la clase internacional 3, existen coincidencias en el ámbito de protección de los mismos. El hecho de que la solicitada sea mixta y la pre registrada sea de tipo denominativo, no impide concluir lo ya expresado, puesto que, como afirma Diego Chijane en su libro “Derecho de Marcas” página 392: “Mayoritariamente se expresa, que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte nominativa…” En virtud de lo que antecede, en opinión de la dicente, las marcas en pugna no presentan claras diferencias que permitan su coexistencia en el registro y en el mercado para los productos de la clase internacional 3 s/; por el contrario, la coincidencia en su fonética y en su grafía probablemente provoque confusión en el consumidor, o por lo menos haga que el mismo incurra en lo que se denomina “riesgo de asociación ” (fs. 30). En atención a lo informado, se dictó el acto enjuiciado en autos rechazando el registro de la marca en cuestión. Pues bien, como tantas veces ha dicho este Tribunal, en estos casos impregnados de subjetividad, corresponde la consideración de los signos en pugna a los efectos de realizar el examen comparativo entre CROMANTIC y CHROMATICS. Tal comparación es siempre a fin de determinar si, a los ojos del juzgador, los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia sin generar distorsiones entre el conjunto de derechos en juego. El riesgo de confusión como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, el art. 6 de la ley marcaria, con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46). Pues bien, en el caso, el Tribunal considera que la marca de marras no reúne con relación al antecedente, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley No. 17.011. En el caso no se comparten las apreciaciones de la actora en cuanto a que las marcas son diferentes, por el contrario, se considera que ya “a golpe de vista” presentan notorias semejanzas tanto en el plano ortográfico como fonético. No solo coinciden la mayoría de las letras, sino que hasta al momento de pronunciarlas resultan de difícil diferenciación. Si bien no se desconoce que la marca cuyo registro fue rechazado es mixta a diferencia del antecedente invocado, como señala CHIJANE, debe darse prioridad a la parte nominativa del signo: “ … cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte nominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto” (CHIJANE, D. “Derecho de Marcas”, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007. Pág. 392). Por otra parte, en cuanto a la falta de oposición de la empresa titular de la marca pre-registrada, el Colegiado considera que tal extremo por sí solo no presume la ausencia de confundibilidad de los signos. Además, como establece el art. 21 de la Ley No. 17.011, la Administración puede oponerse de oficio, en la medida que la finalidad última es la protección del consumidor. Cabe tener presente que tampoco se acreditó en autos que el público consumidor sea especialmente selectivo, sino que , compartiendo las puntualizaciones de la P rocuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, se trata de un público común y poco atento que fácilmente podría confundirse. Por su parte, los casos invocados por la actora en los que signos de la misma categoría comparten elementos y coexisten pacíficamente, no resultan trasladables al caso. Ello, en la medida que cada uno tiene características particulares en cuanto a sus términos, al público consumidor, entre otros elementos. Finalmente, el hecho que la marca se encuentre registrada en otros países no impide el rechazo del registro por parte de la Oficina. Al respecto el art. 6 literal B del Convenio de París establece: “ Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama”. La referida disposición normativa permite rechazar el registro de la marca en caso de que se aprecie confundible con otra anteriormente registrada, como es el caso. En definitiva y a partir de los argumentos señalados, el Tribunal estima que la Administración concluyó razonablemente que, en la especie, efectivamente se verifica una hipótesis de confundiblidad, por lo cual los agravios expuestos por la actora no resultan de recibo. VI) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).