Sentencia Definitiva N° 271/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de marzo de 2026. No. 271 Ministro redactor: Dr. Alberto Reyes VISTOS : Para definitiva, estos autos: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 739/2024). RESULTANDO : I) El 1°.11.2024, compareció la Dra. BB en representación de AA, con demanda dirigida a obtener la nulidad de: 1) Resolución de la DNPI, de 29.12.2023, la cual concedió el registro de la marca “FERTEC (mixta)”, solicitada bajo expediente No. 502903, a favor de CC de Argentina, para distinguir los productos de las clases internacional 7 y 12 (fs. 6 de infolios y fs. 92 vto. A.A.) y, 2) Resolución de la DNPI, de 19.02.2024, por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca mixta “FERTEC (mixta)”, Acta No. 502.982, solicitada por AA para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional No. 7, cuyo detalle específico (fs. 11 de infolios y fs. 139, A.A.). II) En su libelo (fs. 33/43 vto.), la actora expresó, sintéticamente: - En cuanto al primero de los actos impugnados, la marca FERTEC concedida para la clase 7 (máquinas fertilizadoras) que resiste, resulta confundible indirectamente con la notoria, idéntica y pre registrada a su favor para productos concurrentes clase 1 (fertilizantes). - La marca concedida objeto de este accionamiento no cumple con las claras diferencias exigidas por la ley marcaria. Por lo que será plausible de generar confusión y/o asociación respecto de la marca pre registrada por AA; aunque no pertenece a la misma clase, se encuentra registrada para productos concurrentes como lo son respectivamente los fertilizantes clase 1 y las máquinas fertilizadoras clase 7 por tanto en este acto se configura un supuesto de confundibilidad indirecta. - Puntualizó que, pese a que las marcas estén registradas en diferentes clases, existe una conexión funcional entre los productos, no siendo posible la coexistencia de marcas con idéntica denominación sin que induzca al consumidor en confusión y/o asociaci ón sobre el verdadero origen o procedencia de los productos. - Es razonable concluir que el consumidor de fertilizantes FERTEC se verá inducido en error sobre el origen empresarial de la maquinaria agrícola del mismo nombre, siendo que estos productos comparten canales de venta, presentan una relación funcional o de complementariedad en su aplicación y se comercializan bajo signos distintivos que resultan confundibles. - La marca de su propiedad tiene una intensa presencia en el mercado agropecuario desde hace aproximadamente una década, siendo una marca reconocida con trayectoria, por lo que puede calificarse como notoria en su medio desde mucho antes que la solicitud de CC en 2019. - Sostuvo, además, que el acto carece de motivación suficiente, la autoridad administrativa no efectuó un análisis correcto de la norma que prohíbe registrar marcas idénticas o similares a aquellas ya registradas o en trámite, ya sea por los mismos product os o servicios o para productos o servicios concurrentes. - Sobre el segundo acto, por el cual se denegó la solicitud de registro de FERTEC a su favor en la clase 7, subrayó que en tanto el único obstáculo para su registro es el antecedente ilegítimo que se consideró, también corresponde su anulación. III) El Estado -Ministerio de Industria, Energía y Minería (representado por el Dr. DD, fs. 47/48 vto.), al evacuar el traslado (Decreto No. 6456/2024, fs. 45), contestó, en lo medular: - El accionar administrativo fue ajustado a derecho y ello por qué los signos en cotejo son claramente diferentes y su convivencia en el registro en el mercado no genera la confusión esgrimida. - Es cierto que ambos signos comparten la denominación FERTEC, pero la impugnada protege a artículos de la clase internacionales 7 y 12 y el antecedente citado protege artículos comprendidos en la clase internacional 1. - Indicó que de la simple lectura de las clases internacionales señaladas surge que estamos frente a artículos diferentes no concurrentes entre sí, resultando de aplicación el principio de especialidad del art. 11 de la Ley 17.011. El consumidor de los artículos comprendidos en las clases internacionales 1 y 7, es un consumidor especializado, generalmente empresas que saben con exactitud qué es lo que compran, porque con precisión conocen sus necesidades empresariales. - En cuanto al signo FERTEC, Acta No. 502.982, sostuvo que es posterior en el tiempo y claramente confundible con el signo de autos, por ende, su desestimación se ajusta a la normativa vigente. - En definitiva, abogó por la confirmación de las voliciones impugnadas y, denunció a la titular de la marca resistida - CC - como tercero con interés en el pleito. IV) Por Decreto No. 139/2025, se ordenó noticia del pleito al tercero denunciado (fs. 50), quien notificado en forma (fs. 50 vto.), no compareció. V) Se dispuso la apertura a prueba (Decreto No. 1140/2025, fs. 53), ínterin en el que la actora denunció como nuevo titular de la marca hostilizada a EE, por lo que solicitó se le diera noticia del pleito (fs. 57/62), lo cual se proveyó de conformidad (Decreto No. 2084/2025, fs. 67), noticiándose al tercero denunciando, quien no compareció (fs. 67 vta.). - El 22.07.2025 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 72), las partes alegaron (fs. 75 la demandada y fs. 77/87 vto., la parte actora), la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció por amparar la demanda de nulidad (fs. 91/94), y puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo se acordó la misma en legal forma, como sigue (fs. 96). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9). II) De los antecedentes, surge lo siguiente: - El 12.03.2019, CC solicitó ante la DNPI el registro de la marca "FERTEC (mixta)" bajo Acta N°502.903 para identificar todos los productos de las clases internacionales Nos. 7 y 12 (fs. 2, A.A.). - Por su parte, el 14.03.2019, bajo expediente Nro.502.982, FF (actualmente AA), solicitó el registro de su marca "FERTEC" en clase internacional No. 7 (fs. 9, A.A.). - Abierto el plazo para oponerse, FF dedujo oposición en el expediente de "FERTEC" Nro. 502.903, con fundamento en su marca pre -registrada "FERTEC" No. 446.800 en clase 1, solicitada el 2.07.2013 y, también por su solicitud "FERTEC" Nro.502.982 en clase 7 realizada el 14.03.2019 (fs. 3 vto. y ss., de A.A.). - Por su parte, la solicitud de registro de la marca "FERTEC" Nro. 502.982 realizada por FF recibió oposición de CC y de oficio por la DNPI (fs. 113 vto. y 132, A.A.). - Ambos expedientes fueron tramitados en forma, produciéndose prueba. - Así, en el expediente No. 502.903, la Asesoría Jurídica produjo el informe de 27.03.2023, por el que se aconseja no hacer lugar a la oposición deducida por la hoy actora (fs.90/91, A.A.). Para luego, con fecha 29.12.2023, dictarse el acto administrativo en proceso, por el que se concedió el registro de la marca “FERTEC (mixta)”, a favor de CC de Argentina, para distinguir los productos de las clases internacional 7 y 12 (fs. 92 vto. A.A.). - De igual modo, en el expediente No. 502.982, el 02.01.2024, la Asesoría Jurídica, emitió informe por el que aconsejó: “ hacer lugar a la oposición de tercero, mantener la oposición de oficio y desestimar la solicitud de registro” (fs. 137/138 A.A.). En función de ello, el 19.02.2023 la DNPI dictó resolución, por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca mixta “FERTEC (mixta)”, solicitada por AA, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional No. 7 (fs. 139, A.A.). III) El Tribunal , con el voto conforme de todos sus integrantes, procederá a amparar la demanda de nulidad incoada, al estimar de recibo los agravios. - La Ley 17.011 pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes de distintos titulares (art. 6º). Con esto, protege el interés, tanto de los propietarios, como de los consumidores que adquieren los productos marcados (Cf. Gutiérrez Carrau, Manual Teórico Práctico de Marcas, ps. 91 y ss.). - Ahora bien, en el caso, se advierte de las actuaciones que la DNPI funda lo resuelto, concretamente en el principio de especialidad previsto por el art. 11 de la Ley No. 17.011. En consecuencia, afirma que la marca "FERTEC" mixta, concedida a favor de CC , fue a los efectos de distinguir los productos de la clase internacional 7 y 11, lo que no perjudica la marca de la actora pre - registrada, ya que se la utilizó para distinguir productos de clase internacional 1. - Entonces, a efectos de dirimir la controversia, resulta esencial acudir a lo dispuesto por el art. 11 de la Ley Nº 17.011 respecto al principio de especialidad, en tanto, prescribe que: “La titularidad de la marca solo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada. Cuando se solicite el registro de una marca en la que se incluya el nombre de un producto o un servicio comprendido en la clase internacional cuya protección se pretende, deberá ser detallado expresamente y la marca solo se registrará para ese producto o servicio”. - Ahora bien, debe tenerse presente que dicha disposición debe ser complementada con lo preceptuado por el art. 6 de la misma norma. Esto, en tanto requiere que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. - De acuerdo con doctrina y jurisprudencia, se ha señalado que por el principio de especialidad “(…) la propiedad de la marca se adquirirá - entonces- solamente para los productos o servicios para los que se solicite y no para otros. Por tanto, los derechos que emergen de la marca (y en especial el jus prohibendi), quedarán limitados a tales productos o servicios” (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 24). En otras palabras; “… como certeramente lo consignan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos” (Cfme. Sentencia Nº 477/2006; en igual sentido: Sentencias N° 747/2010 y 483/2011, entre otras)” (Sentencia No. 994/2017). - En consecuencia, la aplicación general del principio de especialidad permite la coexistencia de signos idénticos siempre que operen en categorías internacionales diferentes. Ello, debido a que la exclusividad del derecho no es absoluta, sino que se limit a estrictamente a los bienes o servicios específicamente amparados por el registro. - Sin embargo, esta solución, de principio; “tiene dos excepciones básicas que se han dado a menudo en la práctica, y que han sido estudiadas por la doctrina especializada: “1º) Cuando se pretende inscribir una marca igual o similar para proteger productos o servicios similares, pero incluidos en clases distintas; similitud de productos que puede provocar confusión sobre su origen o procedencia en cuanto el consumidor puede atribuirlos a un mismo comerciante o industrial, confusión que se quiere evitar”; y 2º) Cuando se trata de registrar una marca notoriamente conocida, esto es, marcas conocidas para distinguir productos o servicios determinados, muy difundidos y publicitados, de gran reputación, por quien no es su legítimo propietario; se trata de evitar el aprovechamiento de una reputación ajena” (Cf. Siegbert RIPPE, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 46, citado por Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 25) (sentencias Nos. 596/1999, 872/2011, 557/2019 y 712/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original)” (Cf. Sentencia No. 73/2025). - Pues bien, trasladando los conceptos que anteceden al caso, la parte actora argumentó que, si bien no se tratan de las mismas clases, de todas formas existe una conexión entre un producto y otro, ya que se trata de un fertilizante y de una máquina para aplicar el fertilizante, lo que determina una conexión funcional entre ambos productos que podría generar la confusión de que uno pertenece al otro titular. - Extremo que además determinaría la ilegitimidad de la resolución de fecha 19.2.2024 por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca mixta "FERTEC" solicitada por AA para la clase internacional 7, fundada en la existencia del registro "FERTEC" para igual clase internacional. - Estima la Sede, que asiste razón a la parte actora, al configurar en el caso una excepción a la aplicación del principio de especialidad en materia de registros marcarios. - En efecto, surge de los antecedentes, que la solicitud de inscripción de la marca mixta “FERTEC” concedida bajo expediente No. 502.903 lo fue, para proteger productos de la clase internacional No. 7, “Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funciona n manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.” y Clase internacional 12, “los motores para vehículos terrestres; los acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres; los aerodeslizadores; los vehículos teledirigidos que no sean juguetes; las partes de vehículos, por ejemplo: los parachoques, los parabrisas, los volantes; las orugas para vehículos, así como los neumáticos para todo tipo de ruedas de vehículos”. - La accionante, titular de la marca FERTEC para identificar los productos detallados de la clase internacional Nº 1 (fertilizantes), aportó prueba respecto a que comercializa maquinaria fertilizante, además de aportar elementos que refieren a su liderazgo en el rubro. Así, en la etapa de apertura a prueba, procedió a agregar material probatorio en relación con la difusión de la marca "FERTEC" en el sector agropecuario (fs. 27 y ss. A.A.), lo que también surge de la prueba presente en carpeta de documentación (86 fs.) en relación a maquinaria agropecuaria. - Se advierte, por tanto, una similitud entre los signos enfrentados y también entre los productos a los que pretenden aplicarse los signos marcarios. - En este sentido, resulta evidente la posibilidad de asociación del público consumidor con relación al origen comercial de los productos de la clase internacional Nº 7, detallados en la solicitud de registro de CC Argentina, con los de la empresa AA, titular de la marca FERTEC para identificar los productos detallados de la clase internacional Nº 1. - En suma, la coincidencia en la denominación de ambas marcas, aunada a la superposición en el espectro de productos protegidos torna imposible sortear la prohibición prevista en el artículo 6º de la Ley Marcaria, lo que permite concluir que la concedida no es claramente distinta a la pre-registrada. IV) En cuanto al segundo de los actos impugnados, esto es, la Resolución de la DNPI de fecha 19 de febrero de 2024, por la que se desestimó la solicitud registral que resiste, resulta decisivo relevar que este se fundamentó en que: “la marca pretendida (“FERTEC”) es confundible con la citada en las oposiciones de tercero y de oficio (“FERTEC”), y por lo tanto, no posee las notas de distintividad, especialidad y novedad que exige nuestra Ley de Marcas para los productos de la clase int ernacional 7…” (fs. 10, infolios). - Habida cuenta de la conclusión sobre el antecedente le asiste razón a la actora cuando señala que también corresponde la anulación del acto que desestimó la solicitud, por cuanto “ el único fundamento de esa denegatoria descansa en un registro otorgado en contravención a la norma aplicable” (fs. 42 vto.). - El punto, ingresa dentro del ámbito de la “teoría de las nulidades en cascada” o de “propagación de la nulidad” , que como se ha dicho por la Corporación: “(…) implica que el vicio de un acto se “contagia” o transmite a los subsiguientes que de él dependen, de tal modo que la nulidad que causa ese vicio se propaga a los actos ulteriores interdependientes conexos con aquél o que de aquél dependen, en mérito d el conocido fenómeno de “propagación” de la nulidad (ex art. 104 del Decreto Ley 15.524 y art. 113 del C.G.P.; sentencias N° 576/2001, 152/2002, 576/2001, 444/2011 y 13/2017, entre otras)” (Sentencia No. 916/2017). - Se trata de una cuestión valorativa compleja, que requiere de un análisis del vínculo lógico e indisoluble entre un acto y otro. Así, Véscovi y sus colaboradores advierten al analizar “las nulidades en cascada” que “(…) habrá de establecerse caso a caso si la conexión entre acto nulo y los posteriores es tal que sin aquel no podría concebirse la existencia autónoma de los otros, en que no habrá más remedio que proceder a la anulación, por el vínculo necesario de dependencia ; o si por el contrario, pese a su vínculo natural (…), pueden perfectamente aislarse unos de otros actos (…)” (Cf. Enrique Véscovi y demás autores, “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado”, tomo II, Editorial Ábaco, Montevideo, 1993, p. 450). - En el supuesto de autos, la relación existente entre uno y otro acto impugnado es de carácter consecuencial, en tanto, la anulación del acto que concede el registro de la marca FERTEC en las clases internacional 7 y 12, determina la propagación de la nul idad sobre el acto en examen, no pudiendo escindirse el vínculo existente entre uno y otro. - Como lo ha señalado la Sala, “(…) La ilegitimidad constatada y la anulación dispuesta del acto precedente, pero ligado jurídicamente al aquí procesado, no hace más que trasladar las consecuencias jurídicas de aquella ilegalidad a éste, inficionándolo de nulidad (véase en tal sentido las Sentencias N° 916/2011, 833/2012 y 644/2011, 127/2013, 689/2013, 28/2014, 171/2014 y 286/2014, entre otras)” (Sentencia N° 916/2017). - Por cuyos fundamentos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlanse los actos administrativos impugnados. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de l abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes (r.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).