Sentencia Definitiva N° 216/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de marzo de 2026. No. 216 Ministra redactora: Dra. Selva Klett VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 129/2024). RESULTANDO: I) A fs. 12 -29 vto. compareció la parte actora, AA, y dedujo demanda anulatoria contra de la Resolución s/n de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de 15 de mayo de 2023, mediante la cual se desestimó la acción de cancelación promovida por la actora contra el registro de la marca TAURO ENERGY DRI NK, concedido a favor de BB, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional No. 32 (fs. 106 vto. A.A.). En lo medular, sostiene que resulta aplicable a su favor la presunción simple prevista en el artículo 6 de la Ley No. 15.869, en tanto la Administración no habría emitido un pronunciamiento expreso en tiempo oportuno, lo que determina la inversión de la c arga de la prueba y obliga al organismo a acreditar la legitimidad del acto impugnado. Asimismo, afirma que cuenta con un interés directo, personal y legítimo en la cancelación de la marca “TAURO ENERGY DRINK”, en virtud de su posicionamiento en el mercado de bebidas energéticas y de la notoriedad de su familia de marcas asociadas a los términos “Bull” y “Toro”, así como a la iconografía vinculada a este animal. Desde esta perspectiva, entiende que la permanencia del registro cuestionado afecta negativamente su esfera jurídica, en la medida en que limita su posibilidad de obtener protección marcaria sobre signos similares, como “TAURO”, en el marco de una estrategia de expansión comercial. En esa línea, enfatiza que su interés no responde a un planteo arbitrario, sino que se encuentra fundado en el uso consolidado de signos distintivos propios, incluyendo referencias como “Toro Rojo” y otras variantes vinculadas, así como en el desarrollo de nuevas líneas de productos relacionadas. A su juicio, esta situación configura un perjuicio jurídico suficiente que habilita su legitimación para promover la acción de cancelación. Por otra parte, señala que la empresa titular del registro, BB, no ha cumplido con el requisito legal de uso de la marca, al no haber aportado prueba alguna que acredite su utilización efectiva dentro del plazo exigido por la normativa aplicable, ni justificado las razones de dicha omisión. En consecuencia, entiende que se configura claramente la causal de cancelación prevista en el artículo 19 de la Ley No. 17.011. II) Corrido el traslado de precepto, a fs. 44 -51 compareció la demandada debidamente representada y se opuso al accionamiento movilizado. En lo central de sus defensas, entiende que la parte actora carece de legitimación causal activa, al no ser titular d e un interés directo, personal y legítimo en los términos exigidos por la normativa vigente. Desde esta perspectiva, argumenta que el interés invocado por AA no reviste el carácter de “directo”, en tanto no se configura como una afectación cierta, actual y concreta en su esfera jurídica, sino que responde a una eventualidad o hipótesis futura. A su vez, señala que el carácter “personal” del interés exige una vinculación inmediata con la situación jurídica del accionante, mientras que la nota de “legitimidad” excluye aquellas situaciones que constituyen meros intereses reflejos o debilitados. En consecuencia, sostiene que la mera condición de competidor en el mercado de bebidas energéticas no resulta suficiente para configurar el presupuesto habilitante de la acción de cancelación. En igual sentido, arguye que la coexistencia pacífica entre los signos en cuestión evidencia la ausencia de un perjuicio concreto para la actora, descartando que la vigencia del registro de la marca “TAURO ENERGY DRINK” constituya un obstáculo real para el desarrollo de su actividad comercial o para la obtención de protección marcaria sobre otros signos. De este modo, rechaza la afirmación de que exista una afectación directa derivada de la permanencia del registro impugnado. Por otra parte, en relación con la invocada presunción derivada de la falta de resolución expresa en sede administrativa, la demandada señala que se trata de una presunción simple, susceptible de ser desvirtuada, extremo que a su modo de ver ha ocurrido en el caso. Añade que, con posterioridad, la autoridad competente dictó resolución expresa desestimando el recurso correspondiente, lo que refuerza la validez del acto cuestionado. En definitiva, concluye que no se ha configurado el presupuesto esencial de legitimación activa exigido por el artículo 19 de la Ley No. 17.011: razón elemental por la cual la acción promovida resulta improcedente. III) A fs. 35 -39 compareció BB y dedujo tercería coadyuvante con la demandada. En prieta síntesis, además de reparar en la falta de legitimación de AA para promover la acción de anulación prevista en la ley marcaria y la acción anulatoria movilizada en esta instancia, pone de relieve que las marcas de ambas empresas han coexistido pacíficamente en el mercado, lo cual evidencia la inexistencia de un perjuicio real derivado del registro cuestionado. En esa línea, sostiene que la acción promovida responde a una estrategia reiterada de la actora tendiente a obstaculizar el desarrollo de su actividad comercial, más que a la protección de un interés jurídico legítimo. IV) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 129/2024 (fs. 63), se diligenció la ofrecida por las partes a fs. 74 y siguientes. V) En el plazo común de 15 días alegó la tercerista (fs. 103-104 vto.), la Administración (fs. 106) y la promotora (fs. 108-128 vto.). VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 405/202 5, aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto objeto de impugnación (fs. 132 - 133 vto.). VII) Por auto No. 3513/2025 (fs. 135) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO: I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio. II) El Tribunal, luego de un detenido análisis de los elementos allegados a la causa, la normativa aplicable y los argumentos esgrimidos por las partes en sus respectivos escritos, por unanimidad de sus integrantes naturales, compartiendo lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, procederá a desestimar la demanda y declarar la falta de legitimación causal activa de la promotora. III) Conforme fluye de los antecedentes administrativos agregados a la causa, la controversia tiene su origen en una serie de actuaciones vinculadas al registro y posterior cuestionamiento de la marca “TAURO ENERGY DRINK”. En efecto, mediante resolución de 30 d e octubre de 2015, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de dicho signo a favor de BB para distinguir productos de la clase internacional 32. Con posterioridad, el 20 de enero de 2022, AA promovió ante la Administración una acción de cancelación por falta de uso respecto de la referida marca, invocando que la misma no había sido utilizada en el país durante el plazo de cinco años exigido por la normativa aplicable. A tales efectos, fundó su interés en la titularidad de diversas marcas vinculadas al signo “RED BULL”, que consideró susceptibles de verse afectadas por la permanencia del registro cuestionado (fs. 75-82, A.A.). Conferida la vista correspondiente, compareció BB, quien cuestionó la legitimación activa de la accionante y sostuvo, además, que la falta de uso obedecía a la situación de incertidumbre generada por los reiterados accionamientos promovidos por aquella en relación con su marca (fs. 83 vto.-85, A.A.). Posteriormente, con fecha 18 de mayo de 2021, se dispuso la apertura a prueba del procedimiento, lo que dio lugar a diversas actuaciones y presentaciones de las partes (fs. 85 vto. y ss. A.A.). Cumplida dicha etapa, se emitió informe jurídico el 10 de mayo de 2023, en el cual se concluyó que la empresa accionante no acreditaba la existencia de un interés directo que justificara la promoción de la acción de cancelación (fs. 104-105 A.A.). Finalmente, el 15 de mayo de 2023, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictó la resolución impugnada, mediante la cual desestimó la acción de cancelación promovida por AA contra el registro de la marca “TAURO ENERGY DRINK”, por entender que la solicitante carecía de legitimación activa para accionar en los términos previstos por la normativa vigente (fs. 106 A.A.). IV) Sobre la legitimación como presupuesto de la sentencia de mérito. La necesidad de que el interés sea “directo” IV.I) La legitimación en la causa conforma, según los principios de la “teoría general del proceso”, de hondo arraigo en doctrina y jurisprudencia, un presupuesto de la sentencia de mérito, que, en cuanto tal, debe analizarse en un momento lógica y cronológicamente anterior al examen de la cuestión de fondo. Así, con carácter general se ha señalado que “(…) tanto el interés como la legitimación, por su relación con el derecho de fondo (sustancial), deben ser juzgados normalmente al final del proceso, en la sentencia definitiva. Pero lógicamente antes de entrar a la cuestión de fondo. El Tribunal, antes de considerar la causa en cuanto al fondo, para juzgar la razón o sinrazón de la demanda, deben analizar si existen estos elementos que son indispensables para entrar a dicho juicio (de mérito). Es decir que si no hay interés o legitimación en la causa no se podrá obtener una sentencia favorable (aunque exista el derecho). En cambio, si se tiene interés y legitimación, se podrá también perder el juicio por no tener derecho ” (Cf. VÉSCOVI, Enrique; DE HEGEDUS, Margarita; KLETT, Selva; LANDEIRA, Raquel; SIMÓN, Luis María y PEREIRA CAMPOS, Santiago, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 1, Editorial Ábaco, Buenos Aires, p. 227-228). Similar lógica enfrenta la acción de anulación de marcas regulada en la Ley No. 17.011, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013. En concreto, la referida disposición establece: “El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación.” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). A su vez, en el plano reglamentario, el Decreto No. 277/2014 de 1º de octubre de 2014 dispuso en su artículo 4º: “Agréganse al artículo 35 del Decreto No. 34/999 de 3 de febrero de 1999 los siguientes incisos: "El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en las condiciones previstas en el artículo 19 de la Ley N o. 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la ley No. 19.149 de 24 de octubre de 2013 (…).” (la negrilla no pertenece al texto original). IV.II) Pues bien, desde estos andariveles conceptuales y normativos, el Tribunal estima que la firma promotora carece de legitimación para promover la acción de cancelación de la marca TAURO ENERGY DRINK (y, por ende, la presente acción anulatoria), ya que no acredita un interés directo, personal y legítimo, condición esencial para que proceda este tipo de acciones según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley No. 17.011 citado supra. Al categorizar y referir a la noción de interés directo, GIORGI enseñaba que: “ Interés directo significa interés inmediato, no eventual ni futuro. La existencia de un interés directo implica que el particular se encuentra en una situación jurídica definida y actual con relación a la Administración” (GIORGI, H., “El Contencioso Administrativo de Anulación”, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p.188). JIMENEZ DE ARÉCHAGA, al analizar el art. 258 de la Constitución, en términos enteramente revalidables a la cuestión ahora analizada, decía: “En mi opinión interés directo es todo interés que resultaría inmediatamente vulnerado por la aplicación de la ley inconstitucional; no lo es, en cambio el interés que remotamente pudiera llegar a ser comprometido si la ley se aplica …” (JIMENEZ DE ARÉCHAGA, J., “La Constitución del Uruguay de 1952”, Centro de Estudiantes de Derecho, Montevideo, 1965, t. IV, p. 818) (El resaltado no pertenece al original). DURAN MARTÍNEZ, en opinión que parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha adoptado, sostiene: “ De manera que el calificativo “directo” por oposición a “indirecto”, rechaza así lo eventual pero no necesariamente lo futuro. Si lo futuro es inequívoco no vemos por qué no debe comprenderse. Creemos que la expresión “directo” refiere al nexo causal y no al momento en que se produce la lesión del interés. Lo importante es que la lesión se produzca por el acto jurídico correspondiente sin que interese si ella es hoy o mañana ” (DURÁN MARTÍNEZ, A., “Contencioso Administrativo”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, ps. 117 y 118) (El resaltado no pertenece al original). En la emergencia, es de toda evidencia que la simple condición de competidor de AA no basta; ser titular de marcas en la misma clase o sector no genera por sí misma un derecho a intervenir en la cancelación de registros de terceros. El interés alegado debe ser concreto, actual y cierto, y no meramente eventual o hipotético, como ocurre en el presente caso. Este criterio se refuerza con la Sentencia No. 86/2020, que puso fin a un proceso previo entre las mismas partes y confirmó que las marcas de ambas firmas no eran confundibles. En esa resolución, se concluyó que AA no demostraba que la existencia del registro cuestionado constituyera un obstáculo efectivo para su actividad comercial ni que su legítimo ejercicio de derechos se viera perjudicado. Por tanto, la alegación de un perjuicio potencial no alcanza para satisfacer la exigencia legal de un interés directo. Asimismo, la actora no puede pretender utilizar la acción de cancelación como un mecanismo para “depurar” el Registro de marcas o eliminar signos de terceros por mera coexistencia registral. La ley exige un vínculo inmediato y efectivo entre el acto impugnado y la situación jurídica del solicitante, y ese vínculo no se encuentra presente en este caso. En conclusión, AA no acredita el interés requerido para habilitar la acción de cancelación. La legitimación activa, como requisito indispensable, no se satisface, y ello hace que la pretensión de cancelar la marca resulte improcedente desde el inicio, sin necesidad de anali zar el fondo del cumplimiento del requisito de uso. Como sostuvo el Tribunal en un caso sustancialmente idéntico por sentencia No. 363/2025, con su actual integración: “En efecto, como se viene de ver, resulta por demás claro el texto de la norma y, no admite dos interpretaciones, en cuanto a que se requiere un interés calificado para la promoción de la acción de cancelación. Ahora bien, específicamente, con respecto al interés que ostenta, en su demanda, CC expresó: “Si bien aceptamos que la ley requiere un interés calificado, discrepamos con la calificación dada por la Dirección (…) la situación actual es que la marca LYSOL nunca ha sido usada en el comercio uruguayo y de hacerlo, como es la obligación de t oda marca, se producirá una situación de confusión inevitable (…) Hasta ahora LYSOL ha sido una marca de defensiva, pero la potencialidad de uso de toda marca, la vuelve un problema a mi representada que sí sus marcas registradas (…)" (fs. 8 vto., y ss.). Asimismo, alegó que la Administración habría limitado la evaluación del interés al área administrativa sin considerar el interés de la actora en el mercado: "La ley no distingue sobre si el interés del accionante se limita al área del Registro de Marcas o si incluye también el desenvolvimiento de las marcas (y potenciales conflictos) en el mercado (…)" (fs. 10). Pues, basta con leer las manifestaciones de la actora en su demanda para concluir que, en la especie, no se cumple con el interés calificado que exige la ley. Tanto en vía administrativa como en este proceso, CC afirmó que el perjuicio que le produciría la continuidad de la marca “LYSOL” en el Registro es potencial, para el caso en que se comience a utilizar; y ello, visiblemente, no cumple con la nota de "directo" del interés requerido, ya que para ello el perjui cio debería ser actual o futuro, pero cierto, nunca eventual. Como ha expresado Chijane: "La marca registrada, no usada, debe repercutir directamente de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del accionante” (CHIJANE, Diego; La cancelac ión por No uso de la Marca; Ed. B de F; año 2019, pág. 429). Este aspecto fue correctamente puesto de manifiesto por el titular de la marca “LYSOL” en vía administrativa (fs. 23 y ss., y 30 y ss.) y por la Administración, en el informe de Asesoría de fs. 33 vto. Allí se dio cuenta que: “puede verse que el registro LYSOL se remonta a su primera concesión, en noviembre de 1978, mientras los correspondientes a CC son posteriores, el No. 474179 es el más antiguo, y ha coexistido con esa marca durante 35 años; y los otros son de fechas ulteriores. De hecho, como puede verse en el trámite de la solicitud No. 374271, la marca LYSOFORM fue concedida para Clases 3 y 5 sin oposición alguna (de tercero ni de la Oficina), por lo cual mal puede aceptarse la afirmación sobre la alta confundibilidad entre su s marcas y Lysol; y al no resultar titular de un interés directo, personal y legítimo, se aconsejará desestimar la cancelación promovida, sin entrar a analizar el uso efectivo del registro” (fs. 34). En consecuencia, la actora no logró probar que se cumplieron los presupuestos exigidos en el artículo 19 de la normativa legal, para que prosperara su solicitud de cancelación, máxime, cuando ambas marcas han coexistido en el mercado por tanto tiempo, sie ndo incluso la suya de fecha posterior de registro que la marca cuestionada.”. IV.III) Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, y aun ante la adopción de un amplísimo criterio en favor de la legitimación para accionar, no resulta ocioso reparar en la sinrazón del planteo fincado en la falta de uso de la marca, provocada en definitiva por la firma promotora a través de los constantes accionamientos en contra de las marcas registradas por la tercerista. Al respecto, cabe remitirse enteramente a lo sustentado en sentencia recaída en el expediente de homónima carátula identificado con la ficha No. 130/2024, en particular en cuanto se sostuvo: “La procedencia de tal acción es la contracara de la obligación de uso de la marca. Así, en la mecánica del artículo 19 de la citada ley 17.011, ante un no uso prolongado en el tiempo es procedente la cancelación del registro de una marca. En consecuencia, se impone al titular de la marca la carga de acreditar hechos positivos que demuestren el uso o, en su caso, la falta de uso por razones de fuerza mayor. En la emergencia, el tercero coadyuvante señaló que la actora “...desde hace varios años ha venido obstaculizando el registro de las marcas de mi representado, así como el normal crecimiento de su empresa que, en forma permanente, se ve obligada a defender sus activos de Propiedad Intelectual. En efecto, AA ha tratado, por todos los medios posibles, de impedir y obstaculizar la actividad de mi representado tal como ya se señaló y surge acreditado a través de los antecedentes administrativos aportados por el Estado” (fs. 102 vto.). Por lo tanto, se comparte con la tercerista que los sucesivos actos impugnatorios promovidos por la actora (tanto contra el otorgamiento de los registros como las solicitudes de cancelación) han obstaculizado, al menos temporalmente, la firmeza y estabilidad de los actos administrativos que sustentan sus marcas. Lo cual se erige en un obstáculo razonable y verificable que justifica la precaución en el pleno ejercicio de los derechos marcarios, impidiendo así la pro cedencia de la acción de cancelación por falta de uso”. V) En suma, por las razones anotadas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad: F A L LA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. Intímase a las partes actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada la sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023, y su modificativa Acordada No. 14/241: Art. 371 de la Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de las partes actora y tercerista en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).