Sentencia Definitiva N° 213/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de marzo de 2026. No. 213 Ministra redactora: Dra. Selva Klett VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad ” (Ficha No. 29/2024) y sus acumulados homónimos, sustanciados en las Fichas No. 30/2024 y No. 306/2024. RESULTANDO : I) La parte actora, en la presente ficha, dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 7 de febrero de 2022, que le concedió el registro de la marca “TETRA PACK PROTEGE LO BUENO” (Etiqueta), acta N° 510.305, para la clase internacional N° 16, sin derechos exclusivos sobre la expresión: “PROTEGE LO BUENO” (fs. 9 de los antecedentes en 87 fs.). En la Ficha N o. 30/2024 se procesa la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 7 de febrero de 2022, por la cual se concedió el registro de la marca “TETRA PAK PROTECTS WHAT'S GOOD (mixta)”, acta N° 510.304, a favor de la empresa actora, para distinguir los artículos y/o servicios comprendidos en la clase internacional N° 16, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos "PROTECTS WHAT'S GOOD" (fs. 8 vto. de los antecedentes agregados en la referida ficha). Por su parte, en la Ficha No. 306/2024, se requirió la anulación de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 14 de agosto de 2023, mediante la cual se concedió el registro de la marca “TETRA PAK PROTECTS WHAT'S GOOD (mixta)” , acta N° 550.428, a favor de la actora, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la clase internacional N° 16, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos "PROTECTS WHAT'S GOOD" (fs. 28 de los antecedentes obrantes en esa ficha). El cerno de las pretensiones deducidas radica en la supuesta ilegitimidad de la denegatoria del otorgamiento de derechos privativos en relación a las expresiones: “ protege lo bueno ” y su traducción al inglés: “protects what´s good”. Así, se refirió que l a expresión que se sometió a registro es una expresión original, propia de la inventiva de quien desarrolla el producto y de la empresa titular, que la creó en el año 2000, por lo que posee la distintividad necesaria para ser protegida por el derecho marca rio sin limitación alguna en sus palabras. Como consecuencia de ello todo empresario del sector estará habilitado para usar la expresión: “PROTEGE LO BUENO”, es decir, se le ha limitado la protección a la marca creada por la empresa actora. Tal situación también perjudica al público consumidor que, al percibir otros usos de la marca aprovechado por otras empresas, incurrirá en error. En tal sentido, puntualizó que la expresión “PROTEGE LO BUENO”, como conjunto de palabras dentro de la etiqueta en la cual aparece la marca principal “TETRA PAK”, es una creación original de la actora. La empresa usa esta marca, tanto en su versión de inglés, como de español, en sus operaciones a nivel internacional, incluyendo a nuestro país. En efecto, resaltó que posee el registro de la marca con derechos exclusivos sobre todas las palabras en numerosos países de la región y alrededor del mundo. Se trata de una marca con derechos adquiridos y gran notoriedad. En su país e idioma de origen, y en las demás jurisdicciones donde está registrada, no ha sido requerido ninguna renuncia a derechos exclusivos, lo que corresponde destacar, ya que se trata de países de la región y con criterios similares al nuestro en materia de registro de signos marcarios. Entonces es ilegítimo que la resolución impugnada haya rechazado todos los derechos de exclusividad respecto del lema de la empresa en su totalidad, sin efectuar separación, ni distinción alguna, ni justificar su decisión. Ni en las resoluciones impugnadas , ni en sus dictámenes previos, se presentaron elementos que justifiquen que las expresiones cuyos términos privativos se deniegan se traten de un adjetivo calificativo y, menos aún, que hayan pasado al uso general por su extendido uso. Del mismo modo, tampoco se indicaron otras marcas registradas que incluyan las expresiones en cuestión, ni usos por parte de los competidores o empresas del ramo. Tampoco se identificaron definiciones en diccionarios, u otros elementos que comprueben el al udido carácter descriptivo de los términos respecto de los que se denegó el uso exclusivo. Por ello consideró que se incurre en una hipótesis de falta de motivación. También invocó la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París, por cuanto, un Estado parte no podrá rechazar un registro que haya sido concedido en el país de origen. En la misma orientación, formuló un análisis de la generalidad o carácter descriptivo de la frase, por lo cual concluyó que no se está ante un conjunto de palabras necesarias, e imprescindibles, para todos los competidores. Al contrario, entendió que la frase es plenamente distintiva de la empresa actora, es su lema. La expresión se trata de una marca reconocida por el público, lo que la conduce a considerar que en el caso sería aplicable la atribución de “significación secundaria” para el supuesto en que se insista con calificar a la frase como genérica y descriptiva. Así, concluyó que, pertenezcan o no las palabras al idioma, hay fantasía cuando la definición no es directa a los productos que distingue la marca. Por ello, la Administración no ha podido demostrar que “PROTEGE LO BUENO”, o su traducción al inglés, sea un nombre o adjetivo usual en la clase N° 16, o sea de uso necesario imprescindible por parte de los demás empresarios, ni que tampoco se la use habitualmente en el mercado. Argumentos de similar tenor fueron esgrimidos en relación a la negativa de otorgar derechos privativos sobre los términos "PROTECTS WHAT'S GOOD" (traducción literal de “Protege lo bueno” al inglés), despojándola así, ilegítimamente, de todo tipo de protección sobre su marca. En su mérito, y tras citar jurisprudencia que entiende aplicable al caso y que le resulta favorable, fue requerida la anulación de los actos impugnados. II) Emplazada en forma la Administración, contestó de modo contradictorio bregando por la solución desestimatoria de las demandas. Al respecto, resaltó que surge de los antecedentes, en el informe de concesión de la marca “TETRA PAK PROTEGE LO BUENO”, que los términos “PROTEGE LO BUENO”, conjuntamente considerados, resultan descriptivos respecto de los productos a proteger en la clase internacional N° 16, indicándole al consumidor las cualidades que poseen. Por lo tanto, tales expresiones deben quedar disponibl es para su uso por parte de terceros interesados. De ese modo, invocando doctrina sobre el punto, refirió que nos encontramos ante un conjunto compuesto de términos carentes de fantasía, y descriptivos respecto de los productos que se pretenden proteger. Son descriptivos en tanto señalan características y/o cualidades de los productos ofrecidos, y carecen de fantasía porque no tienen significado alguno. Por ello, la expresión: “PROTEGE LO BUENO”, en su conjunto, carece de fantasía, dado que es una locución que contiene simples mensajes comerciales o “trade puffery”, por lo que no representa ninguna capacidad distintiva. La aludida locución “PROTEGE LO BUENO” está conformada por la mera combinación de términos descriptivos y de uso general en relación a los productos pertenecientes a la clase internacional N° 16, la que incluye, entre otros, “bolsas y artículos para empaqu etar, envasar y almacenar, de papel, cartón y materias plásticas”. Los términos que integran el signo solicitado no son una creación de empresa registrante, así como tampoco nos encontramos ante un signo integral único. La marca solicitada consiste en una combinación de términos irregistrables, que deben permanecer en libre uso, pero que, al formar parte del conjunto mixto solicitado, otorgan distintividad a la combinación ideada. Por ello, negó que la empresa titular se queda sin ningún tipo de protección sobre su marca. La marca incoada se encuentra protegida en cuanto a la particular combinación ideada por la firma titular. La ley de marcas permite que los términos no registrables formen parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. De igual modo, controvirtió que se genere perjuicio al titular de la marca y al consumidor. La motivación del acto impugnado es precisa, suficiente, y clara, por lo que carece de recibo el agravio relativo a la deficiente motivación. En otro orden, entendió que no es aplicable al presente caso lo preceptuado en el artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, porque no se ha acreditado que el signo impetrado haya sido debidamente registrado en el país de origen de su titular (Suiza). Tampoco resulta aplicable el artículo 8 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, ya que no se probó en forma fehaciente la fuerza distintiva del signo, ni la asociación mental en el consumidor respecto de los productos amparados por la firma accionante. En los expedientes acumulados (Ficha N° 30/2024, fs. 27 a 34, y Ficha N° 306/2024, fs. 52 a 58), la Administración contestó las demandas impetradas en el mismo sentido que viene de explicarse. En suma, requirió que las demandas sean desestimadas. III) Por Sentencia Interlocutoria No. 19/2025 se dispuso la acumulación del presente expediente con los autos homónimos sustanciados en las Fichas Nos. 30 y 306, ambos de 2024 (fs. 56 a 57). IV) Abierta la causa a prueba fueron diligenciados los medios probatorios propuestos por las partes que, por su orden, formularon sus alegatos de bien probado. V) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen Nº 368/2025, de 30 de junio de 2025, se pronunció por la solución desestimatoria de las demandas. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, arts. 317 y 319 y ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de las pretensiones anulatorias. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará las demandas por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En obrados el thema decidendum estriba en determinar si resultó ajustado a derecho la concesión del registro de las marcas en cuestión, en lo que refiere a los términos: “PROTEGE LO BUENO” y "PROTECTS WHAT'S GOOD" (traducción literal de “protege lo bueno” al inglés), sin exclusividad. En lo que hace al encuadre normativo importa señalar que el art. 4 de la citada Ley N° 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas y, por tanto, irrogarán nulidad absoluta: “9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. Mientras que el nral. 12 del citado art. 4° dispone tampoco son registrables: “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Por su parte, se ha identificado que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, debe estarse a las trascriptas previsiones de los nrales. 9 a 12 del art. 4 de la citada Ley N° 17.011. En esos casos , se está ante denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, carecen de aptitud distintiva, "no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabrican te; y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca" (así: MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. Las marcas en el Uruguay, citados en Sentencia N° 751/2012). En la emergencia las frases “PROTEGE LO BUENO”, o su versión en idioma inglés “"PROTECTS WHAT'S GOOD", ingresan en los supuestos prohibitivos establecidos en la normativa legal, por lo que resulta correcta la no concesión de derechos exclusivos a su respecto. Así, cabe destacar que los productos comprendidos en la clase internacional N° 16 son: papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería y artículos de oficina (excepto muebles), adhesivos (pegamentos) d e papelería, o para uso doméstico, material de dibujo y material para artistas, pinceles, material de instrucción y material didáctico, hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta. De tal modo, “PROTEGE LO BUENO”, y su homónimo en inglés, refieren a vocablos descriptivos de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en la clase internacional N° 16, por lo que carecen del necesario requisito de distintividad. Sobre el particular, se ha observado con respecto al art. 4º, nral. 9, que: “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen (…) las expresiones pasibles de describir algo, serán de uso común y, por lo tanto, no monopolizables puesto que se tratará de términos indispensables para el resto de los concurrentes” (así: BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, Tomo I, 2da. Edición, FCU, Montevideo, 202 2, p. 143). Mientras que en consideración al nral. 11 se indicó que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “son aquellas usuales o que se han “vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir” (así: BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, cit., p. 147). Lo que viene de señalarse es lo que acontece con las marcas en examen desde que guardan una ineludible relación con los productos a distinguir, expresando características propias, intrínsecas, o inherentes a los referidos bienes. Dicho de otro modo, se est á frente a vocablos que, en conjunción, pueden aplicarse con la misma finalidad a cualquier producto igual o similar, sin que ello posibilite distinguir el producto de un fabricante respecto a otro de diferente origen. Todo lo que determina que no sea pos ible atribuir, ni conceder, un uso exclusivo. Aunado con lo anterior, no se advierte que la expresión “PROTEGE LO BUENO” se trate de una locución de fantasía, novedosa, que pueda leerse o interpretarse sin remitirse a los elementos que individualmente la componen, en tanto se trata de palabras de uso genérico que no confiere n ningún grado de especialidad tras el análisis de su conjunto. IV) Por otra parte, la promotora esbozó que la normativa nacional e internacional protegían el valor de este tipo de marcas mediante el instituto del “significado secundario” o “secondary meaning”. No le asiste razón en su planteo. En este sentido, el art. 8º de la citada Ley N° 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determi nada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios”. Al respecto, resultan de pacífica aplicación en la emergencia lo indicado por el Tribunal en la Sentencia No. 497/2021. Allí, ante un agravio de similar tenor al esgrimido en obrados, se señaló que: “Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). (…) “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. J uan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110 -116) (…) Es así que la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado, y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia: “…c uanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” ( Cf. Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de marcas, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019)”. Según lo indicado, tales nociones resultan trasladables a obrados. Así, importa señalar que la documentación aportada por la actora (carpeta de documentación en 109 fs. agregada en los presentes autos), no logra acreditar la vinculación directa, inmediata y naturalizada de los términos cuestionados con la fuerza distintiva respecto de un producto que comercializa. En efecto, la actora debía demostrar que el consumidor nacional asocia al signo con un solo producto, o con el producto de determinado productor. Sin embargo, en autos, de la prueba diligenciada no puede concluirse que haya acreditado tal aspecto. Por lo cual, resulta infundada la causal de ilegitimidad esgrimida. V) Tampoco resulta de recibo el argumento fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París. Sobre el particular se considera que, la referencia de la que hace caudal la promotora, sobre la existencia de los derechos adquiridos en registros de otros países, no puede, de modo alguno, obturar la aplicación de la norma nacional, teniendo especial rel evancia para tal proceder, la prohibición absoluta relevada. Así, resultan de aplicación al presente los fundamentos expuestos por el Colegiado en la citada Sentencia No. 497/2021, donde se dijo que : “si bien dicha disposición consagra -refiere al art. 6 quinquies del Convenio de París- la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye expresamente aquellas hipótesis en que las marcas “estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”. Del mismo modo, y a mayor abundamiento sobre el tema, se comparte el informe de la Asesoría Jurídica en vía recursiva por el cual se consignó que: “No se ha acreditado que el signo de autos cumple con el requisito exigido por la referida disposición de estar debidamente registrado en el país de origen de su titular, a saber: SUIZA, por tanto, esta Asesoría entiende que no corresponde la aplicación de 6 quinquies del Convenio de Paris en el presente caso. La primera condición (...) es que la marca de fábrica o de comercio de que se trate haya sido regularmente registrada en el país de origen. El mero depósito -y menos aún el mero uso - de la marca en el país de origen no basta, por lo tanto: ese depósito en cualquier país de la Unión- puede ser suficiente para reivindicar el derecho de prioridad de conformidad con el articulo 4 (véase la referencia a esta posibilidad en el artículo 6 quinquies, sección F), pero no para reivindicar la aplicación del artículo 6 quinquies" (Georg Bodenhausen, ob. cit., p. 119, énfasis en el original). Al presentar la fundamentación de los recursos de autos se presentaron certificados de registros en diversas jurisdicciones, pero ninguno de ellos corresponde a un registro ante la oficina competente de Suiza” (fs. 74 vto. de los antecedentes de los presentes autos). La inconcusa redacción de la norma transcripta, sumada a la jerarquía de la nulidad absoluta establecida en el art. 4 de la Ley No. 17.011, informan, en definitiva, a la desestimatoria del embate articulado en la demanda. VI) En último término , resta por analizar el agravio vinculado a la falta de exposición de los motivos en que se sustenta la decisión de la Administración. En el caso, inversamente a lo sostenido por la actora, los motivos surgen claros y congruentes de los antecedentes que precedieron al dictado de los actos impugnados. En tal sentido, consta a fs. 8 de los antecedentes administrativos (Ficha No. 29/2024), el informe de concesión de 1° de febrero de 2022, por el que se indicó que: “se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos "PROTEGE LO BUENO", artículo 7º de la ley 17.011. PROTEGE LO BUENO: conjuntamente considerados, los términos resultan descriptivos respecto de los productos a proteger en la clase Niza 16, indicándole al consumidor las cualidades que posee. Por tanto, debe quedar disponible para su uso por parte de terceros interesados. Por tratarse de denominación/es técnica/s, comercial/es o vulgar/es que expresan cualidades o atributos de los productos y/o servicios. (numeral 9, art. 4 Ley 17.011). Por tratarse de término/s que han pasado al uso general, no son de fantasía, no presentan características de novedad, especialidad o distintividad. (numeral 11. art. 4 Ley 17.011)”. En iguales términos procedió la Administración con relación a los otros registros marcarios en pugna (fs. 8 de los antecedentes en la Ficha N° 30/2024 y fs. 27 vto. de los antecedentes en la Ficha N° 306/2024). Por lo tanto, los fundamentos de las resoluciones que se procesan surgen palmariamente de los antecedentes administrativos que sirvieron de razón suficiente para su dictado, por lo cual no se advierte defecto alguno en ese sentido que pueda inficionar de nulidad a los actos encausados. Por ello , el agravio basado en la falta de motivación merece ser rechazado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímanse las demandas y, en su mérito, confírmanse los actos administrativos impugnados. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).