Sentencia Sentencia N° 208/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de marzo de 2026. No. 208 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS: Para sentencia, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 466/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (M.I.E.M.), con fecha 27.10.2023. Por la misma se resolvió conceder el registro de marca T (mixta), solicitado bajo expediente No. 517748, a favor de BB de E.U. de Norteamérica para los productos comprendidos en la clase internacional 41 según detalló (fs. 36 vto. A.A.). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 21 y siguientes repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 5358/2024 (fs. 27); y si bien resultó noticiada del pleito (fs. 28), BB no compareció en el presente proceso. III) Abierto el juicio a prueba, las partes ofertaron y produjeron la que consta a fs. 32 y siguientes y ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 1457/2025 (fs. 45), únicamente compareció a tal efecto la actora a fs. 47 y siguientes. IV) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 353/2025, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 52 y ss.). V) Por auto No. 3207/2025 (fs. 55) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la D.N.P.I., con fecha 27.10.2023. Por la misma se resolvió conceder el registro de marca T (mixta), solicitado bajo expediente No. 517748, a favor de BB de E.U. de Norteamérica para los productos comprendidos en la clase internacional 41 según detalló (fs. 36 vto. A.A.). En su escrito inicial, la representante de la actora relató que , ante la solicitud del registro de la marca en cuestión por BB, se opuso fundadamente en el registro previo a su favor del signo T, No 521.528, que protege la totalidad de los servicios de las clases internacionales 38 y 41. Consideró que la marca concedida resulta similar y confundible con la de su propiedad, en tanto protegen idénticos servicios en la clase internacional 41. Estimó que entre las marcas no existen claras diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético, por lo que su coexistencia provoca un riesgo cierto de confusión. Recordó que el riesgo de confusión consiste en que el público crea que los productos qu e se identifican con la marca procedan de la misma empresa, o de empresas vinculadas. En tal sentido, manifestó que las marcas son altamente confundibles y que la impugnada pretende distinguir servicios que ya se encuentran protegidos por la prerregistrada, y ambas, se dirigen al mismo consumidor. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el traslado de rigor compareció la Administración demandada. Controvirtió la acción señalando que, si bien desde el aspecto denominativo ambas marcas son iguales, no lo son desde el punto de vista gráfico, lo que impide la confusión entre ambas. Indicó que existen varias marcas con la letra “T”, por lo que el hecho de que compartan el mismo fonema no es suficiente para considerarlas confundibles. Al respecto, explicó que el artículo 4 de la Ley No. 17.011 establece que las letras o los números no son individualmente registrables a menos que se los dote de una forma particular, y en el caso ambas marcas están dotadas de dicha forma particular. Citando el informe de D .N.P.I., señaló que ambas marcas utilizan diferente tipografía, color y diseño. Por tales argumentos solicitó la confirmación del acto III) Control de regularidad formal de la acción y sistema contencioso aplicable. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volición encausada le fue notificada a la actora el 17.11.2023 (fs. 5), por lo cual, interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 27.11.2023 (fs. 3 y ss.). Por resolución de fecha 1.8.2024, el M .I.E.M., en ejercicio de atribuciones delegadas, desestimó el recurso jerárquico poniendo fin a la vía administrativa (fs. 72 y ss. A.A.). Si bien este último acto no consta haya sido notificado a la actora, la demanda anulatoria que da inicio a este proceso, fue interpuesta útilmente el día 25.7.2024 (según consta en la nota de cargo a fs. 12). Asimismo, a l tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto -Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.8 69 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el 25.7.2024 contra un acto cuya notificación a la actora se produjo el 17.11.2023. IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, por unanimidad y en concordancia a lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administr ativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. V) Antecedentes relevantes y examen de los agravios. A fs. 2 de los antecedentes administrativos, la empresa BB solicitó el registro de su marca mixta allí ilustrada, agregando, entre otros, los documentos que comprueban el registro de la misma marca en EE .UU. (fs. 5 y ss. A.A.). Esto provocó que la hoy actora formulara su oposición, señalando que el signo que se pretendía registrar era confundible con el signo previamente registrado de su propiedad (fs. 19 y ss. A.A.). Conferida vista de la oposición al interesado, este la evacuó en los términos que lucen (fs. 24 y ss. A.A.) explicando en síntesis que las marcas pueden coexistir pacíficamente porque su diseño es diferente y porque se encuentra registrada una variedad de signos marcarios con diseños de la letra “T”. Agregó que la marca se dirige a un servicio específico de un consumidor especializado y discriminador. Luego de analizar los descargos de la opositora y de la interesada, el Área de Asuntos Jurídicos de D.N.P.I. aconsejó no hacer lugar a la oposición y conceder la marca (fs. 35 y ss. A.A.). En virtud de ello, se dictó el acto encausado en autos, mediante el que se concedió el registro de la marca resistida. Pues bien, como tantas veces ha dicho este Tribunal, en estos casos impregnados de subjetividad, corresponde la consideración de los signos en pugna a los efectos de realizar el examen comparativo. Tal comparación es siempre a fin de determinar si, a los ojos del juzgador, los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia sin generar distorsiones entre el conjunto de derechos en juego. El riesgo de confusión como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido el art. 6 de la ley marcaria con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46). Pues bien, en el caso, el Tribunal considera que la marca de marras reúne con relación al antecedente, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley No.17.011. Es evidente que, si bien ambas están conformadas por la misma letra, su distintividad en función de lo que se expone a continuación, no debe ser acotada a la misma sino examinarse en función de su diseño. Esto en la medida que, como establece el artículo 4 numeral 7 de la Ley No. 17.011 y correctamente releva la Administración, las letras individualmente consideradas sin forma particular no pueden ser objeto de registro exclusivo. Textualmente dice la norma que: “ A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta”: (...) “7º) Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular”. Al respecto BUGALLO explica: “Corresponde explicar la extensión de la expresión “individual” que calificó la prohibición del registro de letras y números. Con esta expresión, se busca alcanzar a los 10 números básicos y las letras del alfabeto: que nadie monopolice la utilización del “0”, del “1”, etcétera, y que nadie monopolice la utilización de la “A”, “B”, etcétera. […] … conceder la exclusividad a una persona sobre algún número o alguna letra, implicaría conceder un monopolio sobre todas las expresiones posibles de ella.” (BUGALLO, B. Ley de marcas nombres comerciales e indicaciones geográficas, análisis exegético. FCU, 1999. Montevideo. Pág. 41). En tal sentido, la comparación gráfica permite concluir que ambas marcas son diferentes. Si se las compara, el diseño de la propia letra es diferente, los colores son claramente diferentes, dado que la marca prerregistrada no es a color. Además, ésta última tiene otros elementos además de la letra , dado que tiene un recuadro que la enmarca, y el antecedente no cuenta con más elementos que la propia letra con su diseño particular. Por lo que, desde el punto de vista visual, no se considera que existan elementos que permitan confundir las marcas. Cabe concluir entonces en la suficiente aptitud distintiva de la marca impugnada, concluir lo contrario implicaría permitir la monopolización de las letras o números, lo que justamente la norma mandata evitar. Cabe subrayar que incluso, como surge a fs. 24 a 25 vto. de los antecedentes administrativos existe un importante número de marcas que contienen la letra T de modo contemporáneo en el registro, y ello a partir de que todas son de naturaleza mixta. Por otra parte, ambos signos coinciden en parte de los servicios protegidos en la clase internacional 41, dado que la impugnada es personalizada para algunos servicios: “Servicios de información y educación sobre las mejores prácticas de periodismo ético e independiente; servicios de información y educación en forma de divulgaciones estandarizadas sobre la fiabilidad, la ética y la autenticidad de las noticias y las fuent es de información en línea para ayudar al público y a las plataformas tecnológicas a e valuar la confiabilidad del periodismo y de los medios de comunicación en línea”. No obstante, en virtud de la descripción transcripta que demuestra la especialidad de los servicios que protege, se comparte con la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, en que razonablemente puede pensarse que se tratan de servicios dirigidos a un público atento que difícilmente confunda las empresas. Por último, corresponde añadir que, como invoca la interesada en sede administrativa, resulta aplicable lo expuesto por el Colegiado en la Sentencia No. 364/2002 (a la que se remite), donde también se discutía la confundibilidad de dos marcas que contenían una letra “R” pero contaban, al igual que en el caso, con diferente diseño. En definitiva y a partir de los argumentos señalados, el Tribunal estima que la Administración concluyó razonable y legítimamente que en el caso no se verifica una hipótesis de confundibilidad, por lo cual los agravios expuestos por la actora no resultan de recibo. VI) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).