Sentencia Definitiva N° 197/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de marzo de 2026. No. 197 Ministro redactor: Dr. William Corujo VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, esta causa: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 216/2024). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora AA, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 17 de febrero de 2023, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual se concedió el registro de la marca BRIOCHE FELIX (denominativa), solicitado bajo expediente No. 534469, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término BRIOCHE, a favor de BB, para las clases internacionales 29, 30. Y con derechos totales para las clases internacionales 32, 33 y 43, artículo 7 de la Ley No. 17.011 (fs. 21 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria (fs. 3 a 8 infolios) expresó lo siguiente. Relató que el 9 de marzo de 2022, BB solicitó el registro de la marca denominativa BRIOCHE FELIX, No. 534469, para proteger los productos y servicios de las clases int. 29, 30, 32, 33 y 43. En paralelo, y sin conocer la existencia de la solicitud antes mencionada, con fecha 26 de setiembre de 2022, la actora solicitó el registro de la marca mixta FELIX CAFFE, No. 542877 para proteger los servicios de la clase int. 43, signo distintivo que venía usando en forma ininterrumpida desde el año 2010. Con fecha 17 de febrero de 2023, la DNPI resolvió conceder el registro marcario BRIOCHE FELIX, acto que se impugna. Por su parte, el proceso de registro de su marca FELIX CAFFE transcurrió normalmente sin que se hayan presentado oposiciones dentro del plazo legal establecido luego de su publicación, y el 2 de mayo de 2023 fue concedida, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término CAFFE, obteniendo así derechos exclusivos sobre el término FELIX para los servicios de la clase 43. El 19 de mayo de 2023, BB interpuso recursos contra la resolución de concesión de su marca FELIX CAFFE, los que fueron notificados a la actora el 12 de julio de 2023. Es precisamente a raíz de la notificación recibida, que la actora toma conocimiento de la existencia de la marca BRIOCHE FELIX, por lo cual, además de contestar la recurrencia contra su marca FELIX CAFFE, en tiempo y forma, decide presentar recursos contra el acto de concesión de BRIOCHE FELIX, agraviándose específicamente con relación a la clase 43 (que comprende, entre otros, servicios de bar, café, restaurantes). Junto a la contestación de los recursos contra la concesión de la marca FELIX CAFFE, solicitó la acumulación de autos con el expediente de la marca BRIOCHE FELIX. Alegó como agravios los siguientes: en primer lugar, uso de la marca FELIX CAFFE, en forma ininterrumpida desde el año 2010, por lo que posee mejor derecho por uso anterior al registro; en segundo lugar, confundibilidad directa en la clase No. 43 puesto que estamos ante marcas semejantes que protegen idénticos servicios; en tercer lugar, riesgo de asociación, pues la utilización de la marca concedida para la clase int. 43, automáticamente remitirá a la marca de la actora, existiendo un indebido aprovechamiento de la reputación ajena. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 30 a 31 infolios) oponiéndose al accionamiento impetrado. Indicó que el accionar administrativo se ajustó a las previsiones legales existentes. Los signos enfrentados impresionan diferentes, por lo que la hipótesis confusionista alegada no se verifica. Si bien comparten el término FELIX, al estar acompañado de otros términos como CAFFE o BRIOCHE, alejan cualquier hipótesis de confusión. Además, los consumidores de este tipo de servicios, pueden calificarse como atentos y esta circunstancia, minimiza aún más la posibilidad de confusión. Aludió a la sentencia dictada por este Tribunal No. 909/2011 en la que se dirimía la confundibilidad de los registros AGATA y AGATHA RUIZ DE LA PRADA, referidos a la misma clase int. No. 3. En dicho pronunciamiento, la Corporación -aun cuando reconoció la opinabilidad de la materia- concluyó que ambas marcas podían coexistir en el registro. Finalmente, conforme con lo prevenido por el artículo 55 del Decreto Ley Nº 15.524, solicitó se confiera traslado de la demanda a BB y, en definitiva, se rechace la demanda instaurada confirmándose el acto impugnado. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) A solicitud de la parte demandada se notició del pleito a BB -art. 55 del Decreto Ley No. 15.524- (fs. 33 vto. infolios), quien no se presentara en el plazo legal otorgado a esgrimir defensas (fs. 35 infolios). V) Por Decreto No. 4035/2024, se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose la documental presentada, por Decreto No. 5922/2024 se dio plazo a las partes para presentar sus alegatos, haciéndolo las partes alegaron por su orden, parte actora (fs. 47 a 51 infolios) y parte demandada (fs. 53 infolios). VI) Por Decreto No. 6853/2024, se tuvo por presentados los alegatos de las partes y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo; quien se pronunció por dictamen No. 73/2025 (fs. 57 y vto. infolios) solicitando se proceda con la acumulación solicitada por el accionante en vía administrativa. VII) Por Decreto No. 883/2025, compartiendo lo solicitado por la Procuraduría se intimó a la parte demandada a la agregación de la documentación referida (fs. 59 infolios) la que fuera agregada por Decreto No. 1798/2025 (fs. 68 infolios) volviendo los autos en vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se pronunció por Dictamen No. 366/2025 (fs. 73 a 76 infolios) aconsejando amparar la demanda y anular el acto objeto de la causa. VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, de 22.6.87 arts. 4 y 9). Conforme de los dichos de la parte actora no controvertidos, tomó conocimiento del acto el 12 de julio de 2023 por lo que los recursos de revocación y jerárquico interpuestos el 21 de julio de 2023 (fs. 24 vto. a 27 infolios) se tendrán por presentados en tiempo y forma. Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, el 6 de febrero de 2024 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 12 de abril de 2024 (nota de cargo fs. 9 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 17 de febrero de 2023 por la DNPI, mediante la cual se concedió el registro de la marca BRIOCHE FELIX (denominativa) por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término BRIOCHE, a favor de BB, para las clases internacionales 29, 30; y con derechos totales para las clases internacionales 32, 33 y 43, artículo 7 de la Ley No. 17.011 (fs. 21 infolios). Precisamente la contienda se centra en la registración de la marca con derechos totales para la clase internacional No. 43 conforme lo plantea la actora en sus agravios. III) Habiendo analizado los argumentos de la actora y la normativa vigente, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado en la porción objeto de agravio, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) En un primer análisis, de conformidad con el relato de antecedentes efectuado por la parte actora, contrastado con las actuaciones agregadas infolios y las carpetas de documentación en 33 y 85 fs., se releva que existieron recurrencias cruzadas en virtud de los registros que se encuentran en pugna, BRIOCHE FELIX (concedido el 17 de febrero de 2023, que se resiste en autos) y FELIX CAFFE (concedido el 2 de mayo de 2023, cuyo titular es la aquí impugnante). La actora funda su reclamo en una hipótesis de mejor derecho por uso anterior de marca en relación a la clase internacional No. 43 y para ello invocó el artículo 24 de la Ley Marcaria, No. 17.011 y estimó que entre BRIOCHE FELIX Y FELIX CAFFE se verifican las hipótesis de confundibilidad directa y riesgo de asociación. El mencionado artículo establece: “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente Ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año. Cuando la oposición se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada. Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho. Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal”. La actitud de la aquí actora se enmarcó en la hipótesis contemplada en el inciso 3º de la norma transcripta, por cuanto al momento de oponerse ya había solicitado su registro marcario. En el caso, la actora señaló y acreditó que viene haciendo uso de su marca -FELIX CAFFE- en forma ininterrumpida desde el año 2010. Conforme emerge de la carpeta de documentación en 88 fs., resulta acreditado que la marca de la accionante tiene un uso ininterrumpido desde hace muchos años atrás, es decir, ostenta un mejor derecho respecto de la marca cuestionada. A título enunciativo, vide contrato de publicidad fechado 2011 fs. 76; acta de inicio de establecimiento ante la DGI fechada 7 de enero de 2011; actas de relevamiento de personal de BPS, alguna de las cuales tiene fecha 2013 (fs. 24); contrato con First Data para operar con tarjetas de débito y crédito (2012), fs. 10; comprobante de pago de Habilitación Higiénica por parte de la Intendencia de Maldonado, fs. 14; facturas con vencimiento año 2014, fs. 2; entre otros. En razón de que la actora acreditó un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de su marca FELIX CAFFE desde el año 2010/2011, y que el registro de BRIOCHE FELIX fue solicitado en marzo de 2022, el uso anterior documentado confiere a la actora un mejor derecho respecto a la marca cuestionada. En paralelo con lo anterior, corresponde analizar la confundibilidad y/o riesgo de asociación invocados por la promotora, a la luz de que las marcas registradas lo fueron sin derechos privativos sobre los términos BRIOCHE y CAFFE. De manera que, aunque el registro se concede por el conjunto, no puede dejarse de lado que el término FELIX es compartido por ambos con derechos privativos. Veamos: la marca de la actora tiene un uso acreditado desde hace muchos años (2011); ambas marcas protegen la clase internacional No. 43 (que incluye restaurantes, cafés, etc.); estamos ante el mismo término “FELIX”; ambos comercios comparten localidad, ya que se encuentran en el mismo departamento (Maldonado). Por todo ello, estimo que resulta indiscutible, al menos, la confundibilidad indirecta de la marca concedida con la de la impugnante. Esto es, existen claras probabilidades de que el consumidor asocie la marca concedida (que se comercializa a través de una panadería) con la de la actora (cafetería). Se trata, pues, de rubros claramente análogos y complementarios, por lo que el riesgo de asociación resulta posible. Por su parte, no se concuerda con lo alegado por la accionada en su contestación cuando afirma que estamos ante un consumidor atento, lo que aventa cualquier hipótesis confusionista. Como afirma con acierto la Procuraduría del Estado, la clase Int. 43 incluye en lo que interesa al caso, alimentos y bebidas para el consumo prestados por personas o establecimientos, por lo que, a priori, no estamos ante consumidores selectos, sofisticados. Al decir de OTTAMENDI: “La confusión, en mi opinión, tiene dos variantes, igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó”. (OTTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”, 5a. Edición actualizada y ampliada. Buenos Aires, Lexis Neris, Abeledo-Perrot, 2003, ps. 150- 151). A lo anterior, se añade un aspecto procesal que merece ser tenido en cuenta, cual es que la titular de la marca aquí impugnada no compareció a abogar por el mantenimiento del acto, tal como consta a fs. 33 y vto. y 35 infolios. En suma, en virtud de lo expuesto corresponde anular el acto impugnado, sobre la clase internacional 43. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado en la porción objeto de agravio. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).