Sentencia Definitiva N° 154/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de marzo de 2026. No. 154 Ministro redactor: Dr. Ángel Manuel Cal VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 608/2024). RESULTANDO : I) AA, asistido por la Dra. BB, de fs. 7 a 11, entabló demanda de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 24 de febrero de 2023, que concedió “el Registro de la Marca LA CHOZA CUBANA (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7° de la Ley N°17.011, solicitado bajo expediente No. 518184 a favor de CC de URUGUAY, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 43” (fs. 2). En necesaria síntesis, la actora sostuvo que la impugnada es contraria a Derecho por conceder el registro de marca “LA CHOZA CUBANA” (mixta), para distinguir productos o servicios de la Clase Internacional 43, porque es confundible al signo pre registrado de su propiedad “CHOZA DE MAR” que identifica las clases internacionales 41 y 43. Expresó la accionante qué no existe entre las marcas involucradas claras diferencias requeridas por la legislación, y subrayó que, se trata de signos confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual provocando su coexistencia riesgo cierto de confusión para el consumidor y lesión para su representada. Sostuvo que en ambos casos el elemento distintivo del signo es el término CHOZA y resulta un elemento esencial al momento de analizar el riesgo global de confusión. Asimismo, afirmó que ambas marcas se dirigen al mismo tipo de consumidor, en tanto la marca impugnada pretende distinguir servicios que ya se encuentran protegidos por la marca en la que se funda el accionamiento. Destacó que los locales comerciales que se distinguen con las marcas choza de mar y la choza cubana se encuentran actualmente prestando servicios en José Ignacio por lo que el riesgo de confusión y el daño provocado es innegable. En definitiva, solicitó la nulidad del acto. II) El Ministerio de Industria, Energía y Minería representado por la Dra. DD contestó la demanda controvirtiendo los agravios esgrimidos (fs. 63 a 68). En resumen, afirmó que al realizar un análisis en conjunto se puede apreciar que ambas marcas impresionan diferente, no existe confusión ni asociación respecto al origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos por los signos en pugna, y el consu midor los distingue perfectamente. Puntualizó que, aunque ambas refieren al servicio gastronómico es evidente que para el presunto consumidor que la marca la “CHOZA CUBANA” refiere a comidas y bebidas típicas de origen cubano mientras que “CHOZA DE MAR” podría estar refiriéndose a comidas y bebidas típicas de mar o simplemente estar aludiendo a su sentido de ubicación respecto al mar. Señaló que la pre registrada es denominativa y la recurrida es una marca mixta, cuya combinación de palabras, letras y componentes gráficos le otorgan distintividad entre ambos signos. Con relación al elemento distintivo “choza”, aclaró que, por definición de la Real Academia española se entiende a la construcción pequeñitos casa hecha de materiales pobres como palos ramas o paja destinada a refugio o vivienda, siendo un término débil qu e ha admitido el registro de varias marcas utilizando la misma expresión. En definitiva, bregó por la coexistencia pacífica del registro de ambas marcas y solicitó se rechace la demanda confirmándose el acto impugnado. III) Por Decreto Nº 87/2025, de 3 de febrero de 2025, se abrió el juicio a prueba habiéndose diligenciado la que fuere ofrecida por la parte demandada a fs. 72 y por la actora a fs. 75. IV) Por Decreto Nº 1706/2025, de 21 de abril de 2025, se confirió plazo común para formular alegatos, cumpliendo la actora a fs. 82 y la demandada a fs. 85. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar se expidió por Dictamen Nº 408/2025, aconsejando conformar el acto (fs. 89 a 90 vto.). VI) Por Decreto Nº 3522/2025 se citó a las partes para sentencia (fs. 92) la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) El Tribunal , por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, confirmará el acto impugnado. II) El actor accionó contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el 24 de febrero de 2023, que concedió “ el Registro de la Marca LA CHOZA CUBANA (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7° de la Ley N°17.011, solicitado bajo expediente No. 518184 a favor de CC de URUGUAY, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 43” (fs. 2). Desde el punto de vista formal, se cumplió con los presupuestos necesarios para el análisis de mérito del asunto (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869). III) A fin de efectuar un correcto abordaje corresponde realizar una breve reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. La actora solicitó el registro del signo mixto LA CHOZA CUBANA (fs. 22) para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 43 que comprenden principalmente: “ los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”. Esto provocó la oposición del hoy actor, invocando el registro previo a su favor de la marca CHOZA DE MAR (fs. 24) respecto de lo que se dio vista a la actora que fue evacuada a fs. 31 y ss. El 15 de febrero de 2023 , se realizó informe de asesoría en el que se aconsejó no hacer lugar a la oposición del tercero y conceder el registro solicitado por el conjunto y sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7° de la Ley N° 17.011 (fs. 33 y ss.). En tal sentido, se dictó el acto de marras el 24.2.2023 por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, resolviendo conceder el registro (fs. 2). IV) En virtud de los antecedentes reseñados, el Tribunal, por unanimidad, confirmará el acto impugnado. El invocado riesgo de confusión a considerar jurídicamente es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo. En tal sentido, el artículo 6 de la Ley N°17.011 exige, con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya estén inscriptas o en trámite de registro. La Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los pr oductos marcados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155). BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEV AS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre -reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEV AS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46. Subrayado propio). En efecto, de la comparación entre los signos “LA CHOZA CUBANA” y “CHOZA DE MAR” apreciadas las semejanzas y no las diferencias, considerando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente y prestando una atención común y ordinaria desde la pers pectiva del consumidor promedio—puesto que no se acreditó que tenga otra calidad — surge que son claramente diferenciables entre sí, por lo cual, no existe impedimento que obste al registro de la marca solicitada en la clase internacional 43. El signo marcario de la marca mixta impugnada se compone de una parte gráfica consistente en un círculo en el que se ubica el dibujo de una choza y abajo los términos “LA CHOZA CUBANA”. En cambio, la marca pre-registrada es denominativo “CHOZA DE MAR”, com partiendo la palabra “Choza”, que significa “ construcción pequeña y tosca, hecha de materiales pobres, como palos, ramas o paja destinada al refugio o vivienda”. La semejanza entre las marcas radica en el término “Choza” de carácter débil, que además se encuentra en otras marcas que conviven pacíficamente en el mercado, mientras que las claras diferencias graficas, fonéticas y conceptuales no permite aceptar el pla nteo de la parte actora sobre la confundibilidad del signo marcario cuestionado. La prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cf. Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay”, p. 313 y ss.) ( Sentencias Nos. 648/1996, 255/2005, 686/2017, 182/2019, 448/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021, 127/2022, 663/2022 y 115/2023, entre otras). En este caso, el consumidor puede distinguir fácilmente ambos productos/servicios, tanto por las diferencias en la denominación como por los elementos gráficos que incrementan la fuerza distintiva de la impugnada sobre la pre registrada. Se comparte el informe de fecha 16 de setiembre 2024, de Asuntos Jurídicos del organismo, el cual puntualizo “Considera que ambos signos son claramente diferentes al resultar que "LA CHOZA CUBANA" es mixta, mientras que "CHOZA DE MAR es denominativa, entendiendo la doctrina destacada en la materia que, frente al cotejo de marcas mixtas y denominativas, debe darse mayor importancia a la parte denominativa . Agrega que, en lo conceptual también resultan diferentes ya que una hace referencia a comidas y bebidas de origen cubano, mientras que el otro signo marcario refiere únicamente a su ubicación respecto al mar. Por su parte, en informe de fecha 09 de julio de 2024, la DNPI entendió que no existe riesgo de confusión para el público consumidor destacando el perfil gráfico particular de la marca "LA CHOZA CUBANA", la debilidad del término "CHOZA" -por ser descriptivo- y por entender que la clase internacional 43 comprende otros servicios vinculados al alojamiento temporal. Expresa que la normativa marcaria no exige que los signos sean absolutamente diferentes, sino que basta con que presenten elementos que permitan su distinción, lo que resulta posible en el caso concreto al apreciarse ambas marcas en su conjunto. Destaca las diferencias en el plano fonético y conceptual al referirse una a una choza cubana y la otra a una choza de mar”. En definitiva, analizadas las marcas en pugna a la luz de los postulados sentados por doctrina y jurisprudencia, puede concluirse que las particularidades que dotan a ambas marcas una denominativa y otra mixta, permiten una coexistencia pacífica en el regi stro y en el mercado de las marcas de la accionante “CHOZA DE MAR” y la concedida “LA CHOZA CUBANA”. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).