Sentencia Definitiva N° 140/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de marzo de 2026. No. 140 Ministra redactora: Dra. Selva Klett VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 356/2024). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 8 de mayo de 2023, que, en la porción que es objeto de agravio, resolvió desestimar la solicitud de registro de la marca “INDIA N MOTORS MOTORCYCLE” (mixta), solicitada bajo expediente N° 479.539 a favor de “AA” de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional N° 35 (fs. 27 de los antecedentes). En necesaria síntesis de la demanda, se indicó que se dedujo oposición de oficio a la solicitud de registro en virtud de las marcas previamente registradas: “INDIAN EMPORIUM MODA SIN LÍMITES”, “INDIAN OUTLET” y “B.H BY INDIAN EMPORIUM”. Lo anterior en virtud de que el término “INDIAN” obra como predominante y característico del conjunto marcario, lo que hace al riesgo de confusión entre los signos. Sin embargo, se refirió en la demanda que el riesgo de confusión no es tal. Al respecto, se indicó que la actora viene utilizando el término solicitado desde hace más de 20 años, lo que informa a la pacífica coexistencia de tales términos en el mercado. También refirió que el término se utiliza en relación a su negocio de proveer repuestos de motocicletas provenientes de la India, lo que informa a un determinado grupo de consumidores y, a su vez, destierra el peligro de confusión. De modo coadyuvante , refirió que los registros antecedentes no ostentan exclusividad sobre el término “INDIAN”. A ello se le adiciona que ni siquiera promovieron oposición en relación al registro solicitado. Del mismo modo, analizó uno a uno los registros preexistentes en relación con el registro denegado. Así, entendió que, desde el punto de vista visual, fonético, conceptual y contexto de uso, no existe riesgo de confusión. Por su parte, indicó la contradicción de los actos propios de la Administración, en cuanto se han autorizado múltiples registros con los términos: “INDIAS”, “INDIAN” o “INDIA”. En el mismo sentido, reseñó la jurisprudencia del Tribunal en lo que refiere a la debilidad de las denominaciones comunes como signos marcarios. En su mérito, fue requerida la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración, contestó de modo contradictorio, bregando por la solución desestimatoria de la demanda. Al respecto, sostuvo que existe una familia de marcas que utilizan el término “INDIAN” de propiedad de BB. Así, señaló que la accionante, pese a señalar que existe bajo riesgo de confusión, implícitamente está aceptando la existencia de riesgo. Por su parte, remarcó como inobjetable que el término “INDIAN” es el mot vedette de las marcas en pugna, máxime cuando se pretendía su registro para la misma clase internacional. De allí que deba estarse a ese término preponderante para juzgar el riesgo de confusión. En el mismo sentido remarcó el carácter notorio que representan las marcas de BB lo que viene a incrementar el peligro de confusión. También descartó la supuesta especialidad que invoca la actora ya que solicitó el registro para toda la clase internacional N° 35, sin distinciones. En la misma orientación refutó lo indicado en la demanda, en cuanto a que hace prácticamente 20 años viene utilizando el signo cuyo registro denegó, lo cual no se condice con la documentación agregada que fue analizada en la contestación. Del mismo modo, señaló que no se violó el principio de igualdad, sino que se estuvo a la realidad de los hechos dado por la existencia de una familia marcaria. En cuanto a que no se haya otorgado exclusividad al término “INDIAN”, entendió que ello no enerva la protección de los conjuntos marcarios previamente registrados, ni excluye la existencia de confusión. Por último, descartó la existencia de violación a la teoría de los actos propios. Así, explicó que no se actuó de modo arbitrario, sino que el proceder de la Administración fue debida y legítimamente fundado. En suma, requirió que la demanda sea desestimada, a la vez que promovió que sea citado como tercero BB. III) El tercero citado, debidamente emplazado, compareció y dedujo tercería coadyuvante con la parte demandada, la que fue admitida por Decreto No. 6.532/2024. IV) Abierta la causa a prueba fueron diligenciados los medios probatorios propuestos, y las partes y el tercero, por su orden, formularon sus alegatos de bien probado. V) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen N o. 268/2025 se pronunció por la solución desestimatoria de la demanda. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, arts. 317 y 319 y ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) De modo preliminar importa señalar que la clase internacional N° 35, para la cual fue solicitada la marca denegada, comprende los servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, y trabajos de oficina. En base a dichas actividades y servicios deberán compararse l os signos en pugna a efectos de determinar si existe o no confusión. En tal sentido el art. 6 de la ley marcaria, con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o en trámite de registro. Desde la dogmática , BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle ”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERT ONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”, t. II. 2ª Edición, Bs. As., 2003, p. 46). En obrados, sin dudas, el mot vedette de las marcas en comparación lo constituye el término “INDIAN”. En tal sentido, si bien la marca denegada es mixta, la expresión INDIAN figura en igual formato a las previamente registradas. Así, a vía de ejemplo, importa considerar los siguientes signos: motors Como se advierte fácilmente: la forma, tamaño, y destaque, de la palabra es igual en sendas marcas. Sobre el tópico el Colegiado ha señalado, siguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, que “ocurre a veces que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo. En estos casos excepcionales, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado; ésta es la teoría denominada del mot vedette, que con mayor justeza podría llamarse del élément vedette (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Derecho de marcas”, T. II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, Buenos Aires, 2003, p. 48)” (Sentencia No. 518/2022). Según lo anotado, el elemento preponderante en la marca es INDIAN, y si bien todas las marcas agregan alguna otra expresión, ninguna de ellas ostenta un papel protagónico en el logotipo. Al respecto, se comparte enteramente el meditado análisis de la Procuraduría del Estado en cuanto señaló que: “La similitud fonética y gramática es evidente, lo que puede redundar en una muy posible confusión y asociación con las marcas pre registradas en la misma clase. Señalan MERLINSKI y SALAVERRY, al referir a la posibilidad de confusión indirecta, “en particular debemos señalar que el riesgo de confusión, comprende el riesgo de asociación. El riesgo de confusión por asociación en un sentido estricto e inmediato se verifica cuando el error se proyecta sobre la identidad del titular. En sentido estricto pero mediato, se observa cuando se confunden las características de los productos o servicios de modo tal que puedan hacer creer a los consumidores o usuarios que uno es derivación de otro y como consecuencia, que ambos presentan el mis mo origen empresarial. Esta última no resulta ajena a la realidad comercial de nuestros días, en que se aprecia una tendencia generalizada a la diversificación de actividades económicas. Al lograr la aceptación del mercado y un incipiente éxito respecto de la comercialización o prestación de determinados productos o servicios; los esfuerzos se dirigen a ampliar el sector económico inicial elegido, e incursionar en productos y servicios vinculados. En consecuencia, el riesgo de asociación, con la consiguiente hipótesis de confusión, resulta incrementado. Para evitar los supuestos mencionados, es que se permite la extensión en el alcance de la protección de una marca a otros bienes para los cuales no se la solicitó específicamente. Es conveniente y procedente relacionar esta norma con la del artículo 6, en cuanto allí se consagra como condición de registrabilidad la diferencia entre las marcas, ya sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios co ncurrentes” (MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY, Lucía. “Las Marcas en el Uruguay”. Ed. Álvarez, C., Año 2000, p. 41 y 43 y 44) (…) En la emergencia, considerando los productos que integran las clases en que se solicitó el registro, se entiende que el público consumidor es medio, “ni excesivamente desatento ni excesivamente desatento”, por lo que esa primera impresión de la marca puede razonablemente generarle una indeseable confusión. Por otra parte, se configura en la especie identidad absoluta de los productos protegidos por cada marca, desde que la pre-registrada cubre la totalidad de las solicitadas por la actora. Lo expuesto determina que los productos se comercialicen por los mism os canales lo que hace aún más palmaria la confusión” (fs. 92 vto. a 93 vto.). También se coincide con lo expuesto en el informe precedente al dictado del acto en cuanto a que los signos “ comparten la palabra “INDIAN”, creemos que es el elemento predominante por el cual se identifican las marcas en el mercado. Si bien por lo expresado anteriormente creemos que se dedican a rubros diferentes, en lo que respecta a la clase 35 internacional, y en virtud de lo que abarca entendemos que podría generar confusión al consumidor. Y más teniendo presente que el solicitante pretende registrar la totalidad de la clase mencionada, no dando lugar a que pueda coexistir el principio de especialidad” (fs. 36 y ss. de los antecedentes). IV) En relación con lo que viene de explicarse, cabe reiterar que para obtener un nuevo registro la ley exige que el signo solicitado sea claramente diferente de los ya inscriptos (art. 6 de la indicada ley N° 17.011), requisito que aquí no se verifica. La autoridad registradora constató que el signo de la actora carece de distintividad notoria y presenta riesgo de confusión con las marcas de BB, por lo que legítimamente se opuso a su inscripción para distinguir productos de la clase internacional N° 35. El hecho de que las marcas citadas de BB hayan sido concedidas sin derechos privativos sobre el término “INDIAN” no impide concluir que entre los signos en pugna exista confusión y/o riesgo de asociación, justamente porque dicho término constituye su núcleo identificador. Por lo tanto, al apreciarse los signos en pugna, de acuerdo con la impresión de conjunto que genera la observación de la marca solicitada enfrentada a los antecedentes marcarios invocados, de un modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas, y desde el lugar del consumidor, tanto ortográfica como fonéticamente, no surgen las diferencias suficientes con las pre registradas, de acuerdo a lo requerido legalmente por el mentado art. 6 de la Ley No. 17.011. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa N o. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).